浅谈上市公司专利权与商业秘密的法律风险

●张 旭

（贵州财经大学文法学院，贵州 贵阳550025）

上市公司的专利权与商业秘密一直都是关乎公司小到股价波动，大到公司经营存续的关键性指标，本文将从上市公司的专利权入手，重点阐述专利权从申请到发生侵权时的可能会遇到的法律风险，对其中最为特殊的一种商业秘密涉及的法律风险进行分析，浅谈常见的可能会发生泄露的几种情形。

一、上市公司专利权及其保护

（一）上市公司的专利权概述

专利权是一种归属于智力劳动者在一定期限内享有的独占实施权，不仅具有强烈的排他性，同时强调时间性和地域性。专利权的获得并不是一种事实行为，不是如同建造好了房屋就自动拥有房屋的所有权那么简单，专利权的产生相对复杂，权利人需要严格按照专利权法规定的程序依法向专利权局书面申请、审查，最终获得准许后才能得到。因此，一旦成功获得了专利权，就意味着一定经过了法律的认可，除非是法律的特殊规定和权利人自身的许可，任何人都不得实施该项专利，否则构成侵权。在专利权申请领域存在的众多法律风险中，本文将从两大方面进行阐述：申请不当方面的法律风险和未经许可而使用的法律风险。

（二）申请之初调查相关情况

上市公司通常在行业内有一定影响力，对于自身的知识产权要更加重视，在决定拨入大量研发资金进行产品研发之时，务必做好尽职调查，确保研发产品与市场上已有的产品间不存在相似专利权的申请情况。如已经有相关的申请过程或者已经获得过专利权的情况发生，一定要及时发现，再联合董事会进行下一步的研发决定，从产品的立项源头发现法律风险。

（三）联合研发中做好权利归属约定

实际生活中，除了上市公司独立研发外，通常会出现行业巨头之间的相关技术讨论互动，由一个大公司牵头或者数个公司联合进行某个项目知识产权研发。若存在此种情况，即意味着所有参与到研发的公司均享有一定的知情权，若是未及时签订权利义务约定合同，将来有可能发生知识产权审批后的权属争议。而出现知识产权的权属争议的调查认定往往极其复杂，因为研发过程通常是缓慢且专业化程度高的，涉及的一些商业秘密等原因往往不能让司法人员做出很好的调查，一旦发生权利义务纠纷，不仅对公司的声望、财报有所影响，更可能出现整个行业的动荡甚至倒退。若是必须合作研发，务必在合作合同中对涉及知识产权的权属及各方的权利、义务作出明确无误的约定。[1]

来看一个著名案例。三洋株式会社（以下简称三洋）在美国起诉比亚迪侵犯其两项锂离子电池专利权一案发生在2002年，当时的比亚迪缺少国际诉讼经验。相对于比亚迪公司的猛烈发展，三洋一直处于行业瓶颈期。所以三洋在第一时间就已经关注到了竞争对手比亚迪的一举一动，一旦发现比亚迪涉及电池领域，马上展开调查，结合自身已有的知识产权，向比亚迪提起诉讼，请求禁止比亚迪锂离子充电电池在美国销售。比亚迪积极应诉，并向法院提出了反诉，一时间这场跨国知识产权纠纷案件引起了新闻媒体的巨大关注，直至2005年，这场官司最终以双方分别撤诉达成和解而告终。通过这个案例，我们应该明白知识产权不仅可以时刻关乎公司自身利益，甚至会成为维护国家尊严的一项有力手段。

二、专利权申请的法律风险

上文已经提到专利权的获得是需要依法通过申请、审批的，因此在申请过程中出现的法律风险值得我们关注。

（一）专利性质上出现错误导致的申请错误风险

专利性质上出现错误导致的申请错误是指本应通过商业秘密保护的技术，却申请了专利权，费时费力不说，最终不但以失败告终，还白白错失了时机。其实法律上对于发明创造的保护有两种途径，一种是申请专利权，另一种是作为商业秘密进行保护。这两者最大的区别在于，申请专利权需将有关材料公开并公布，而商业秘密不用。若上市公司由于错将本该属于商业秘密的技术进行专利权申请，不仅会被相关部门驳回，更意味着主动公开了自己的研究成果，竞争对手可通过公开合法的渠道获得公司的技术开发情况。因此，该技术不仅不但无法获得专利权，也无法再作为商业秘密获得任何形式上的保护。

（二）专利权时间届满导致的法律风险

根据专利权的性质可知，专利权是有时间和地域上的限制的，公司一旦决定申请专利权，过程公开不说，一旦期限届满，专利权人便会丧失专用权，也就成为了行业公开的技术了。所以，上市公司在进行专利权申请中，应当合理估计竞争对手的研发情况，若预计对手无法在短期内研发成功，上市公司不如先采用商业秘密的方式进行保护。[2]

（三）申请过程中涉及的文件撰写方面带来的法律风险

《权利要求保护范围书》是我国专利权申请文件最重要的文件之一，《专利权说明书》及《权利要求书》也同样有显著重要性。[3]对于文书的撰写应特别谨慎，应当详实写出所有涉及的保护范围和权利要求，才不会因撰写方面的问题导致出现法律对该项发明创造的保护范围变窄、权利归属不清等情况出现。

三、专利权侵权法律风险

权利人成功获得专利权后，最常见的法律风险就是专利权受到侵权。可以把侵权行为分为两大方面：一方面是上市公司自己的专利权遭到他人侵权。一旦发生涉及某项自身知识产权遭受侵权的情况，公司应当对该专业领域内所涉及的侵权行为、生产出的侵权商品进行全方位跟踪，以便及时发现被侵权的事实，保留相关证据以便及时制止侵权；另一方面是上市公司侵犯了他人的专利权。因此，有必要在实施某项产品的研发、生产及投放市场前，应检索出所涉及的该专利权的相关文献，了解自身产品是否侵犯了他人的专利权。[4]还有一种情况值得注意，上市公司在尚未取得专利权时，往往会被他人通过专利权申请渠道检索到关键信息，从而出现抢先注册或者直接大规模量产，由此产生复杂的法律风险。因此建议上市公司在申请专利权过程中，必须考虑公开范围的大小是否涉及核心技术秘密，是否容易被模仿等因素。

四、商业秘密的特点与法律风险

（一）商业秘密的特点

商业秘密是不为公众所知悉却能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。我国法律对商业秘密同样进行保护。商业秘密与专利权相比，具有如下几个特点：1.保护范围更广泛。所有能够用专利权保护的都可以采用商业秘密来保护，但有些可借助商业秘密保护的技术，却不能申请专利权保护。2.保护成本更低。商业秘密保护的要求更为宽松，无须经申请审核等严格的规定，时间成本和维护成本更为低廉。3.没有期限限制。只要上市公司的保密工作做得足够好，就可以永远使用下去。对于技术难度大，预计其他公司在短期内无法开发出的专有技术，上市公司不妨先把商业秘密保护的方式考虑进来。

（二）商业秘密法律风险中泄露风险的环节

1.核心人员职位流动

人才是最宝贵的财富，猎头公司的出现使得这些掌握核心技术的人才经常跳槽进入福利待遇更好、发展空间更大的部门或者公司，造成职位的内部流动或者外部流动。因此，为了防范人才流动导致泄露商业秘密，公司应该完善内部管理机制，在公司招聘并与人才签署劳动合同时对工作中涉及商业秘密的保护作出明确约定，如对于离职时签订竞业限制、违约赔偿金等。

2.出现商业间谍窃取商业秘密

由于社会竞争激烈，对于关键技术的把握往往会得到巨大商机，赚取巨额利润，某些公司便会采取向对手委派“卧底”的方式来获取竞争对手的商业秘密。为了避免这种商业间谍导致泄密，上市公司的人力资源部在核心人才的人事任免、聘用方面，应仔细审查被录用的职员的职业背景和经历，做好尽职的背景调查。

3.公开发表学术论文

专业人士往往有着学术和科研任务，有时为了建立和巩固其个人在本领域的学术地位和专业威望，可能会公开发表学术论文，将最先进的研究成果展示出来。而论文方式一旦公开发表，上市公司便无法再通过商业秘密来保护该技术。因此上市公司应当及时与其研究团队共同签署合同，约定在工作范围内的技术和方法不得以讲座、技术交流、论文发表等任何形式泄露。

4.外来访客无意之举

如今公司接受媒体采访、邀请明星参观带货等方式火热开展，通过视频转播过程中涉及的画面或者聊天内容往往也是商业秘密泄露的重要渠道。如今直播带货成为社会风潮，直播事故也屡屡发生，因此建议上市公司在直播等公开宣传中，对于生产过程中涉及商业秘密的技术信息资料以及生产流程加以保护，相关员工在接受采访时也应当注意发言是否涉及具体商业秘密，公司需与职工、参观者签订保密协议等。

5.将业务合同纳入商业秘密的保护范畴[5]

标准格式条款的合同在如今发达的网络时代可以很快被搜索并下载，因此上市公司应当加强内部合同的审核、保存工作，对涉及经营商业秘密的合同，不但有必要加入保密条款，更有必要将合同本身纳入商业秘密的保护范畴，直接对整个合同进行保护，防止他人对合同的滥用以及泄露合同中所涉及的商业秘密。

五、结语

作为上市公司，应当全面充分地记录并保存好公司所有的知识产权，全面了解自身权利。同时在公司日常的运营中尽可能了解并支持技术人员知识产权的产生过程和申请过程，对于商业秘密要进行重点关注和重点防控，设立相关的内部控制机制，尽可能避免泄露商业秘密的情况发生，只有主动了解公司的专利权和商业秘密，充分了解到所涉及的法律风险，才能更加有针对性地对公司的风险控制作出进一步改善，以期实现公司的利益最大化。