关于抵触申请的研究

北京高沃律师事务所

一、关于抵触申请的相关规定

在美国，抵触申请就是现有技术；在欧洲，抵触申请也是现有技术，但却被排除用来评价创造性；在我国（此处是指我国大陆地区），抵触申请不属于现有技术，用来评价新颖性；在我国台湾地区，抵触申请不包括本人，不属于现有技术，用来评价新颖性。

我国2000年的《专利法》对于抵触申请的规定与现行中国台湾地区的相关规定相似，而2008年的《专利法》修订将抵触申请范围扩大到本人，也就是包括本人。

2000年《专利法》规定：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

2008年《专利法》规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。（后半句“申请日在前，公开在后”就是法律对于抵触申请的定义。这也就是关于抵触申请评判一份专利文件新颖性的出处。）

二、抵触申请的背后法理是什么，也就是抵触申请的出发点是什么

《中国专利法详解》中论述到抵触申请时所依据的法理是防止重复授权。但是，如果是为了防止重复授权，那么如何理解被在先申请人放弃的在先申请仍然能够作为抵触申请来影响在后申请的新颖性？或者在先申请根本没有要求保护的范围为何也能作为抵触申请来影响在后申请的新颖性？

因此，除了防止重复授权之外，其背后还有一层法理我觉得是捐献理论，即在先申请人没有最终授权的那部分内容其实是在申请日之时就捐献给大众的，因此如果这部分内容即使出现在后申请中，也是不值得在后申请予以保护的。也就是说是贡献给大众参考的，但不能被别人当作自己个人的权利进行保护。

三、下面提供两个示例进行说明

1.申请人甲的在先申请中记载了A+B两个方案，权利要求保护A方案，然后被公开。申请人乙的在后申请中记载了B方案，权利要求保护B方案。

分析：甲相当于在乙之前就理论上能够获得B方案的保护，但他选择放弃B方案，将B方案捐献给世人。退一步讲，甲其实也可以通过修改权利要求等方式将B方案重新纳入保护范围，这样申请人乙的在后申请更没有理由被授权。

2.申请人甲的在先申请中记载了A+B两个方案，权利要求保护A方案，然后被公开。申请人甲的在后申请中记载了B方案，权利要求保护B方案。

分析：即使B方案获得授权，这种情况也不属于重复授权的情况；申请人甲用自身的行为表明他没有放弃他的B方案。但是事实上，根据现行专利法，B方案会由于抵触申请的原因被驳回（新颖性）。

四、其他角度来分析抵触申请

我国的现行规则将申请人本人的在先申请也纳入抵触申请范围是对申请人的限制，尤其是主动修改时间的限制，这样可以避免申请人通过在后申请变相“延长”主动修改的时限。

示例：

同一申请人，在先申请A申请日为2015.1.1，公开日为2016.7.1，说明书记载椅子的各个详细结构，包括扶手，座垫，滚轮，支架等各个详细结构的介绍，权利要求书保护的是扶手，那么对于在先申请A来说，想要从说明书中将“座垫”加入权利要求保护的时间为2015.1.1日之后的主动修改时间段，主动修改时间起点为2015.1.1；

在后申请B申请日，2015.5.1，公开日为2016.11.1，说明书记载内容与A相同，记载了椅子的各个详细结构，包括扶手，座垫，滚轮，支架等各个详细结构的介绍，权利要求书保护的是滚轮，对于B来说想要从说明书中将“座垫”加入权利要求保护的时间为2015.5.1日之后的主动修改时间段，主动修改时间起点为2015.5.1；

按照旧法，排除本人的规定，也就是本人的申请不构成抵触申请，不影响在后申请文件的新颖性，这个角度出发，对于将“座垫”加入权利要求保护的时间延长了“由2015.1.1至2015.5.1日”4个月的时间，最多能延长18个月。

按照现行专利法，本人的申请构成抵触申请，从这个角度出发，只能对在先申请A中，将“座垫”加入权利要求保护，时间为2015.1.1日之后的主动修改时间段，主动修改时间起点为2015.1.1；对于在后申请B，无法将“座垫”加入权利要求保护，因为无论“座垫”这一方案已被A公开，会导致B方案没有新颖性，不被授权。

五、给大家提出几种情况，大家可以思考是否符合抵触申请

1.甲申请日为2015年1月，公开日为2016年7月，公开内容为鞋子的设计方案；乙申请日为2015年9月，公开日为2017年1月，公开内容为帽子设计方案。

2.甲申请日为2015年1月，公开日为2016年7月，公开内容为鞋子的设计方案；乙申请日为2015年9月，公开日为2017年1月，公开内容为同一款鞋子的设计方案。

3.甲构成乙的抵触申请，甲公开技术方案为A+B，权利要求保护方案A，乙公开为A，权利要求保护方案A。

4.甲构成乙的抵触申请，甲公开技术方案为A+B，权利要求保护方案A+B，乙公开为A+C，权利要求保护方案A+C。

六、结论

对于在先申请和在后申请不是同一申请人，抵触申请更倾向于捐献原则，未列入保护范围内但是说明书中公开的内容是提供给大众参考的，因此，不允许有其他人将公开的内容列入私人的保护范围；

对于在先申请和在后申请是同一申请人，抵触申请似乎更倾向于避免重复授权，在先申请公开的内容，申请人可以在修改的时候将说明书中未保护的内容加入在先申请权利要求书中进行保护，因此，只要是在先申请记载的范围都会影响在后申请的新颖性，避免在后申请重复授权。