浅谈如何答复专利申请文件不具备实用性的审查意见

袁晓哲 北京高沃律师事务所

从实用性的定义入手，根据专利法第22条第4款规定的实用性：主要包括两个部分，1.可以在产业上进行生产；2.能够产生积极的效果。二者缺一不可。

案例部分权利要求：

一种无X线下经颈外静脉植入起搏器的房颤动物模型，其特征在于按下述步骤得到：第一步，为动物建立静脉通道，对动物进行麻醉后，在无X线透视下，从动物的颈外进行静脉穿刺，将可剥脱鞘管植入静脉中；第二步，在无X线透视下，将螺旋电极插入可剥脱鞘管内，螺旋电极在可剥脱鞘管牵引下，将螺旋电极的内端送至右心房内；第三步，在无X线透视下，螺旋电极的外端连接电生理刺激仪，通过电生理刺激仪发送刺激，当电生理刺激仪的电压＜2毫伏时，螺旋电极的内端位于右心房合适的植入位置；第四步，在无X线透视下，旋转螺旋电极的外端，将螺旋电极的内端固定于右心房的心房肌上；第五步，在无X线透视下，在动物颈部位置分离皮下组织造起搏器囊袋，将起搏器植入起搏器囊袋中；第六步，将起搏器和螺旋电极的外端连接，开启起搏器，同时，撕开可剥脱鞘管，将螺旋电极与起搏器缝合并且固定于动物皮下后得到无X线下经颈外静脉植入起搏器的房颤动物模型。

一种根据权利要求2或3或4或5或6或7或8所述的无X线下经颈外静脉植入起搏器的房颤动物模型的制作方法，其特征在于按下述步骤进行：第一步，为动物建立静脉通道，对动物进行麻醉后，在无X线透视下，从动物的颈外进行静脉穿刺，将可剥脱鞘管植入静脉中；第二步，在无X线透视下，将螺旋电极插入可剥脱鞘管内，螺旋电极在可剥脱鞘管牵引下，将螺旋电极的内端送至右心房内；第三步，在无X线透视下，螺旋电极的外端连接电生理刺激仪，通过电生理刺激仪发送刺激，当电生理刺激仪的电压＜2毫伏时，螺旋电极的内端位于右心房合适的植入位置；第四步，在无X线透视下，旋转螺旋电极的外端，将螺旋电极的内端固定于右心房的心房肌上；第五步，在无X线透视下，在动物颈部位置分离皮下组织造起搏器囊袋，将起搏器植入起搏器囊袋中；第六步，将起搏器和螺旋电极的外端连接，开启起搏器，同时，撕开可剥脱鞘管，将螺旋电极与起搏器缝合并且固定于动物皮下后得到无X线下经颈外静脉植入起搏器的房颤动物模型。

审查意见：审查意见中认为1-8的模型是通过六个步骤得到的，其中涉及以有生命的动物体为实施对象，涉及麻醉后静脉穿刺、在颈部中支入可脱落乔官、螺旋电极和起搏器、缝合等创伤性或介入性手段，包括了对动物实施费治疗目的的外科手术方法，无法在产业上使用，因而不具体实用性。

而权9保护的是一种模型制作方法，该方法以有生命的动物体为实施对象的外科手术方法，无法在产业上使用，因而不具备实用性。

1 根据审查意见中所指出的问题，可以通过以下思路进行答复：

由于权1和权9是相同的操作步骤，而权1保护的是一种房颤动物模型，权9保护的是一种房颤动物模型的制作方法，根据专利审查指南3.2.4节规定，在解答这类实用性问题时，可以先将权1看作是要求保护的是一种装置，将权1中关于硬件装置部分分离出来，针对说明书中的内容重新撰写权1，修改为保护装置的权利要求，再相应的删除有争议的权9即可。

根据上述答复思路，修改后的权利要求书如下：

一种无X线下经颈外静脉植入起搏器的房颤动物模型，其特征在于，包括：

螺旋电极、可剥脱鞘管、电生理刺激仪、起搏器；

所述螺旋电极插入到所述可剥脱鞘管内，所述可剥脱鞘管牵引所述螺旋电极；

所述螺旋电极的内端与所述房颤动物模型的植入位置；

所述螺旋电极的外端与所述电生理刺激仪相连接；

所述螺旋电极的外端和所述起搏器相逢合。

其他权利要求保持不变。

采用该方式克服了不具备实用性的问题，最终授权。这种答复思路最简单，但是有可能出现的权1修改超范围的问题，不符合专利法第33条的规定，因此，在答复关于实用性的审查意见时，可以视情况而定，是否采用该方式进行答复。

2 本案例还可以以专利法第25条第3款的内容作为答复思路：

审查指南实用性部分3.2.4节与专利法第25条第3款的内容相对应。

针对本案例以审查指南第二部分第一章4.3.1.2中2）不属于诊断方法的发明直接目的不是获得诊断结果或健康状况，而只是从活的人体或动物体获取作为中间结果的信息的方法，或处理该信息（形体参数、生理参数或其他参数）的方法。只要证明本申请中的房颤动物模型是为了获取从活的人体或动物体作为中间结果的信息即可。

关于是否为中间结果的信息：只有当根据现有技术中的医学知识和该专利申请公开的内容从所获得的信息本身不能够直接得出疾病的诊断结果或健康状况时，这些信息才能被认为是中间结果。

关于疾病的诊断和治疗方法的内容，有兴趣的可以去参见审查指南第二部分第一章4.3节的内容。

此外，针对直接以有生命的人体或动物体为实施对象，为什么无法在产业上利用的问题。

其他资料显示：出于人道主义的考虑和社会伦理的原因，医生在诊断和治疗过程中应当有选择各种方法和条件的自由。

针对打针是否符合实用性的规定的问题。

根据审查指南第二部分第一章4.3.2.1属于治疗方法的发明，以治疗为目的的针灸、麻醉、推拿、按摩、刮痧、气功、催眠、药浴、空气浴、阳光浴、森林浴和护理方法；以治疗为目的的整容、肢体拉伸、减肥、增高方法。因此，首先要确定打针这一技术手段是否以治疗目的，若是以治疗为目的的打针则不符合第25条第3款的规定，若不是以治疗为目的的打针根据审查指南第二部分第一章4.3.2.2中单纯的美容方法，即不介入人体或不产生创伤的美容方法，包括在皮肤、毛发、指甲、牙齿外部可为人们所视的部位局部实施的、非治疗目的的身体除臭、保护、装饰或者修饰方法。以上述内容来进行判断是否符合第25条第3款的规定。

以上为关于实用性答复的相关内容，感谢您的阅读。