专利法中的惩罚性赔偿问题研究——以《专利法修正案（草案）》第72条的适用为视角

马忠法，谢迪扬

（复旦大学 法学院，上海 200438）

引 言

我国专利法第4次修订工作于2013年启动，至今仍在进行之中。2015年7月报请国务院审议的《专利法修订草案（送审稿）》制定了最高为3倍的加倍赔偿制度，并将法定赔偿的上限从100万元提高到300万元。2018年5月19日，中美两国在华盛顿就双边贸易磋商发表联合声明，双方表示将高度重视知识产权保护，同意加强合作。其中，中方将推进包括《专利法》在内的相关法律法规修订工作。同年12月23日，《专利法修正案（草案）》被提交至十三届全国人大常委会第七次会议审议，第72条将加倍赔偿的上限提高到了5倍，法定赔偿的上限提高到了500万元。这一改动体现了我国严打专利侵权、全面加强专利保护的决心和魄力。但是，五倍赔偿是否为惩罚性赔偿、法定赔偿可否翻倍等问题引发了新的争议。本文就该条款展开详细分析，并就其理解与适用提出对策分析。

一、专利法中惩罚性赔偿制度的一般理论

（一）专利法中惩罚性赔偿制度的概念

惩罚性赔偿是指弥补实际损害之外，依法另行增加的金钱负担[1]。惩罚性赔偿是与补偿性赔偿相对的一个概念，是一种独立的民事责任，在构成侵权或违约的前提下，还有其专门的构成要件、归责原则、举证责任、赔偿数额认定等规定[2]。专利法中的惩罚性赔偿也适用上述定义，在构成专利侵权的前提下，并满足法律规定的其他条件时，法官可以对侵权人施加超过专利权人损失的赔偿，该超过部分，就是专利法中的惩罚性赔偿。有学者认为，侵权行为人交还所有侵权获利之后，依法对其另行施加金钱负担，该金钱负担即具有惩罚性[3]。这种见解也具有相当程度的合理性，但在本文论述中，专利法中的惩罚性赔偿是指超出专利权人损失的赔偿。

（二）专利法中惩罚性赔偿制度的立法模式

由于惩罚性赔偿的数额主要是基于法官的酌定，为了防止法官权力的不当扩张，各国所采取的立法模式中，都加入了限制惩罚性赔偿数额的条款。各国的立法模式主要可以归纳为三种，一是比例限制式，即在法律中限定了惩罚性赔偿数额与补偿性赔偿数额之间的比例关系，防止惩罚性赔偿数额大大超过补偿性赔偿数额的情况发生；二是最高数额限制式，即在法律中明文规定惩罚性赔偿的最高数额，或是规定补偿性赔偿和惩罚性赔偿的总和不能超过某个数额；三是支付能力限制式，即规定惩罚性赔偿数额最高不得超过侵权人支付能力的百分之几。

在上述三种立法模式中，第一种最适合专利侵权案件的特点。最高数额限制式的缺陷在于，由于专利的价值、侵权人获利情况、专利权人受损情况在个案中差异巨大，如果只规定一个最高数额的限制，则对赔偿数额较小的案件没有起到合理的规制作用，又不当限制了赔偿数额较大的案件中惩罚性赔偿数额的适用。而支付能力限制式的问题主要有以下几点：一是侵权人支付能力在实践中难以确定；二是侵权人支付能力的百分比在立法阶段难以确定；三是以侵权人的支付能力来限制专利权人的获赔权利，其法理基础不足。因此，我国在专利法中引入惩罚性赔偿制度时，立法模式宜选择比例限制式。

（三）专利法中惩罚性赔偿制度的功能

责难与预防是专利法中惩罚性赔偿制度的两大功能。惩罚性赔偿的首要功能在于责难，是司法审判系统代表社会对专利侵权行为作出的否定性评价。惩罚性赔偿在民事赔偿制度体系中具有特殊的地位，是填平原则之外的加重责任，从性质和构成要件来看，更接近于行政责任或刑事责任[4]。有学者指出，惩罚性赔偿是在刑法谦抑性原则的指导下，代替刑罚实现惩罚目的的措施[5]。其次，预防也是专利法中惩罚性赔偿的功能之一。惩罚性赔偿可以起到对专利侵权行为的遏制作用，而且在适用过程中，惩罚金额要达到一定数额，以确保遏制的效果。有学者在研究中发现，部分侵权行为的收益远远大于法院给出的补偿性质的赔偿数额，因此法院的判决完全没有起到遏制侵权发生的作用，侵权人反而将赔偿额计入成本，继续实施侵权行为[6]。而且由于专利侵权案件诉讼费用高、周期长、取证难等原因，实践中只有部分被侵权的专利权人提起诉讼，如果只给予补偿性赔偿，则会助长侵权人的侥幸心理，无法起到足够的威慑作用。部分学者反对在专利法中引入惩罚性赔偿制度，因为创新具有连续性，很多创新的行为会被认定为侵权，其认为赔偿数额应以达到预防目的为限，超出该限额的惩罚性赔偿最终会阻碍科技进步[7]。可见，在鼓励创新的制度目标下，未必需要摒弃惩罚性赔偿，可以通过合理的制度设计，规范惩罚性赔偿的构成要件及数额确定的规则，来限制惩罚性赔偿的适用对象和惩罚幅度，使得惩罚与预防的双重目的在专利侵权赔偿制度中得以兼容。

另有学者认为惩罚性赔偿还有弥补专利权人损失的功能，其理由是，我国法院仅支持对权利人的直接损失的补偿，间接损失无法得到补偿；侵权人获利、专利许可费的合理倍数和法官酌定的赔偿金额均无法完全弥补专利权人的实际损失，引入惩罚性赔偿制度可以加大赔偿数额，起到填平损失的作用[3]。填平损失应为补偿性赔偿的功能，与惩罚性赔偿的功能应当严格区分。我国确实存在专利权人获赔数额低于实际损失的问题，解决这一问题应从规范补偿性赔偿数额的计算方法入手，再辅以商业秘密的法官保密制度、举证责任的合理分配制度、损害赔偿的特殊证明标准等配套制度设计，把补偿性赔偿数额与权利人的实际损失之间的误差控制在合理范围内，而不是以惩罚的名义，来达到填平损失的目的。正如上文所述，惩罚性赔偿有其独立的功能，即责难与预防。如果对二者不加以区别，则将引发惩罚性赔偿适用条件模糊、法定赔偿滥用、法院之间惩罚幅度不统一等司法实践上的问题。

二、我国关于专利惩罚性赔偿的问题

（一）修订草案理解上的问题

1.修订草案是否规定了惩罚性赔偿制度不明确。我国2019年专利法修订草案第72条第1款规定了最高为5倍的加倍赔偿制度，并规定只有在同时满足“故意”和“情节严重”这两个条件时，才能适用加倍赔偿①。由于修订草案通篇未提及“惩罚”二字，又因为修订草案是在专利权人维权难、获赔少、亟需提高赔偿数额的大背景下制定的，部分学者就提出，修订草案中的加倍赔偿制度并非惩罚性赔偿，而只是提高补偿性赔偿数额的一个举措，相对于“惩罚性赔偿”的提法，“加重赔偿”一词更为贴切[7]。这就意味着法院在确定加倍赔偿的倍数之时，仍旧应以填平权利人的损失为限，不能加入惩罚侵权人的考量因素。但是多数学者认为，修订草案中的加倍赔偿制度具有惩罚的意味，甚至直接将其称为“惩罚性赔偿”[8]。其依据首先在于国家知识产权局关于《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》的说明，该说明的第三部分明确指出，最高为5倍的加倍赔偿即为惩罚性赔偿②。其次，有学者认为1—3倍的加倍赔偿可以归为补偿性赔偿，但倍数高达5倍，则惩罚的意味就十分明显了。

2.法定赔偿可否翻倍不清楚。即便认为修订草案第72条第1款中的加倍赔偿制度就是惩罚性赔偿，该制度能否用于法定赔偿，或者说法官在确定法定赔偿数额时能否考虑惩罚性的因素，修订草案并未给出明确的答案。用文义解释的方法分析该条款，可以发现惩罚性赔偿的适用范围十分有限，侵权人不仅要同时符合“故意”和“情节严重”两个条件，还必须是在权利人的损失、侵权人获得的利益或专利许可使用费可以确定之时才能适用。当上述三者均难以确定的，只能适用第2款，即法定赔偿。但第2款并未规定加倍赔偿制度，而是根据第1款的最高加倍幅度，把法定赔偿的上限增加到500万元。那么在适用法定赔偿的案件中，法官能否考虑惩罚性的因素呢？对此，学界似乎还没有广泛讨论，但由于商标法中惩罚性赔偿的立法模式与专利法修订草案十分类似，可以从惩罚性赔偿条款在商标法中的司法实践推测专利法颁布后相关条款的司法运作状况。部分适用法定赔偿的商标侵权案件中，法官虽然已经认定了侵权行为人故意侵犯商标权且情节严重，但因没有加倍赔偿的基数而拒绝适用加倍赔偿的规定，只在法定赔偿中考虑了惩罚性的因素③。而且法官只会给出法定赔偿的最终数额，即使说明其中有惩罚性的考虑因素，也不会指出多少赔款为补偿性赔款、多少赔款为惩罚性赔款。更有法官认为，无法确定加倍赔偿基数时，在法定赔偿中考虑惩罚性因素是缺乏法律依据的④。由此可见，专利法修订草案的惩罚性赔偿条款在适用过程中也很有可能出现这样两个问题：一是法官在确定法定赔偿数额时可否考虑惩罚性赔偿的因素；二是如果法官考虑了惩罚性赔偿的因素，是否需要分别指出补偿性和惩罚性赔偿的数额，以及惩罚性赔偿是否仍受第72条第1款中1—5倍的限制。

（二）修订草案适用中的问题

专利法修订草案第72条是我国第二次在知识产权法领域中增设惩罚性赔偿条款，首次设立是在《商标法》（2013年）第63条，其立法模式及条文语词与专利法修正草案中的惩罚性赔偿条款几乎完全一致⑤。最新修订的商标法颁布至今已有将近7年，商标法的惩罚性赔偿制度在实施过程中出现了一系列问题，部分典型现象在专利法修订草案通过后也很有可能重演。下文就一一列举这些问题，并分析其在未来专利法实施中出现的可能性。

1.惩罚性赔偿适用范围过窄。即使商标法中的惩罚性赔偿制度在2014年就已经开始实施，直至2018年，山东枣庄中院的一份民事调解书中才首次适用该制度⑥。有学者在2015年，即新商标法颁布实施一年半之时，对北京、上海、广州、深圳、杭州、合肥六地的商标侵权案件进行随机抽样调查，发现六地的平均赔偿率为28.15%，与新商标法实施之前1/3的赔偿率相比差别不大[9]。这是因为惩罚性赔偿制度只能在权利人损失、侵权人获利、商标许可使用费可以确定的情形中才能适用，而这类案件占比极少。根据中南财经政法大学知识产权研究中心提供的数据，商标侵权案件中采用权利人损失、侵权人获利和法定赔偿三种计算标准的案件分别占比1.37%、1%、97.63%[10]。在2015年抽样调查的研究报告中，商标侵权案件适用法定赔偿的依旧高达98%[9]。这进一步说明了惩罚性赔偿制度并未在司法实践中广泛适用，或已沦为形式。权利人获赔数额未增加的现象在专利法领域中也很有可能出现。因为专利法修订草案中的惩罚性赔偿制度的立法模式与商标法一样，很多法官会认为只限于赔偿基数可以确定的情形中才可适用。而且法定赔偿滥用的现象是知识产权案件中的通病，专利侵权案件也不能幸免。由于法定赔偿中可否适用惩罚性赔偿制度尚不明确，而占绝大多数适用法定赔偿的专利侵权案件中，法官很有可能拒绝适用惩罚性赔偿，那么增设该制度很有可能达不到提高专利权人获赔数额的效果。

2.惩罚性赔偿的适用条件不一。商标法的惩罚性赔偿制度有两个适用条件，一是恶意侵权，二是情节严重。司法实践表明，不同法院对这两个适用条件的理解存在很大分歧。首先，在恶意侵权的认定上，大致形成了三种宽严不一的认定标准。第一种认定标准最为严格，公权力机关明确告知其行为侵权，仍旧继续实施侵权行为的，才被认定为恶意，具体来讲有以下四种情况：法院之前已经做出过侵权判决、侵权人已签署承认侵权的调解协议书、行政部门已出具罚款单、商标评审委员会由于商标过于近似而做出不予注册的决定⑦。第二种认定标准较为宽松，只需向侵权人发送律师函，未停止侵权的，即为恶意侵犯商标权⑧。第三种认定标准最为宽松，只要能证明侵权人属于明知故犯，均可认定为恶意。而且有的法院在认定恶意时还会考虑商标的知名度，认为只在商标具有较高知名度的情况下，侵权人才应当知道其行为侵权⑨。这种认定标准宽严不一的现象会引发惩罚性赔偿制度适用的混乱。其次是情节严重的认定问题。法官在判断侵权情节严重与否时，考量的因素不一致。有的法官以非法销售金额为主要考量因素，有的法官会综合考量侵权次数、侵权时长、侵权地域范围等诸多因素，还有法官仅以恶意侵权就认定为情节严重，这其实是将惩罚性赔偿的两个适用条件强行合并，不当降低了惩罚性赔偿的适用门槛。再次，法官可否主动适用惩罚性赔偿，在实践中也产生了分歧。有观点认为，法官可以主动适用惩罚性赔偿，无需权利人专门在诉讼请求中写明。这是因为2001年的《商标法》就存在隐性惩罚性赔偿，这表现在法律允许以侵权人获利代替权利人损失来确定赔偿数额；而且确定法定赔偿数额时，法官也会考虑侵权人的过错程度[11]。换言之，在多年司法实践中，即使权利人未特意请求惩罚性赔偿，法官在确定法定赔偿数额时也会考虑惩罚性的因素，因此惩罚性赔偿正式入法之后也无需专门在诉讼请求中写明。另有观点认为，新商标法实施之后，惩罚性赔偿已正式成为一种请求权，法官应秉承不告不理的原则，如若当事人未请求惩罚性赔偿，法官不可主动适用[8]。由以上分析可知，虽然专利法修订草案中惩罚性赔偿的适用条件在表述上与商标法略有不同，但适用条件细化不足的问题在新专利法颁布实施后也很有可能出现⑩。这会引发不同法院在专利侵权案件中适用惩罚性赔偿的条件宽严不一的问题。

三、美国相关经验的借鉴

（一）惩罚性赔偿的适用条件

1.主观故意的认定。美国专利侵权案件中，惩罚性赔偿制度的适用以侵权人具有主观故意为前提。历史上，美国立法和判例中主观故意的认定标准经历过多次变更，这充分体现了专利侵权案件中主观故意认定问题的复杂性与多变性。近年来，美国立法趋势和司法主流意见都体现了认定重心从客观到主观的转移，从重视专利权人提供的客观证据逐渐转变为关注侵权人真实的心理状态。在标准确立的模式上，主要有正面列举式、反面排除式和概括式，这三种模式确立的标准对我国相关制度的构建都具有借鉴意义，下文就对此展开分析。

其一，正面列举式的标准。美国2007年《专利改革法案》（HR1908法案）的第三项正面罗列了能够构成故意侵权的三种情形，一是未经调查继续侵权，二是故意仿制，三是重复侵权。未经调查继续侵权是指侵权人在实施侵权行为之前，没有对该行为是否侵犯他人专利权进行调查，没有尽到合理的注意义务，且在专利权人通知之后，仍旧继续侵权[11]。故意仿制是指，侵权人故意以专利产品为样板，模仿制造与专利产品相同或类似的产品，并无创新的意图，事实上也并未在此基础上有所创新。在这种情形中，对其适用惩罚性赔偿并不会阻断创新的连续性。重复侵权是指，侵权人在停止上一次侵权之后，又进行了相同或类似的侵权活动。因其在上一次侵权行为停止之后，知道该行为侵犯他人专利权的可能性很大，所以在重复侵权的情形中认定侵权人的主观故意并无不妥。虽然该法案因赔偿金的计算方式争议过大，被参议院否决，但其中主观故意认定的标准仍有借鉴意义[12]。

其二，反面排除式的标准。2011年美国通过《美国发明法案》（Leahy-Smith America Invests Act），在主观故意的认定问题上，通过反面排除的方式对惩罚性赔偿的适用进行限制。该法案规定，侵权人未获得其行为是否侵权的律师意见，或是未能将律师意见提交法庭或陪审团，不能以此推定侵权人故意侵权或是诱使侵权[12]。这一限制的合理性在于，如果将咨询律师认定为证明善意的必要措施，那么实际上是给专利侵权人施加了高于其他侵权人的注意义务，而且专利侵权人必须以放弃律师客户保密特权的代价来证明自己非故意，这在美国司法上被称为“昆腾困境”[13]。为了化解“昆腾困境”，上述限制在2004年的Knorr案中就开始适用，2011年的法案将其法典化，进一步加强了该限制的司法效力[14]。

其三，概括式的标准。美国Seagate一案确立了专利惩罚性赔偿制度中主观故意的两步认定法[15]。第一步为客观鲁莽标准（objectively reckless），即专利权人须提供清晰有力的证据（比一般侵权行为更高的证明标准），来证明被告的侵权行为是一种鲁莽的行为。如果符合第一步，则可以进入到第二步，即主观分析，专利权人必须证明被告在主观上明知或者应知其行为很有可能侵犯他人专利权。如果在该专利技术领域的普通技术人员看来，被告的行为是很有可能构成侵权的，那么被告就有很高的几率被认定为存在主观故意。在实践中，被告往往以咨询过律师意见为由，对“客观鲁莽”进行抗辩，法院也以此认定原告提出的证据未达到清晰有力的证明标准，而使被告成功逃脱惩罚性赔偿。为了解决这一问题，几年后的Halo案做了两点修正，一是将证明标准从“清晰有力”下调到“优势证据”（与一般侵权行为一致）；二是去除了“客观鲁莽标准”，即只要在被控时被告主观上明知或应知侵权风险即可[16]。在这种判定标准下，专利权人发出的具体详细的侵权通知，将是证明被告主观故意的有力证据[12]。

在判断被告是否明知或应知侵权风险之时，法官一般会考虑以下因素：专利权人是否提供了明确的通知说明被控侵权人的特定行为会侵犯其专利权、被控侵权人在实施侵权行为之前获得的律师意见如何、专利权人与被控侵权人之间的关系如何、被控侵权人与本领域技术人员相比的能力差别大小、被控侵权产品上是否标有专利权人的专利标识、专利授权与商用化之间的时间间隔长短等。法官在综合考虑以上因素之后，才能对被告是否构成故意侵权作出认定。

2.情节严重的认定。美国司法裁判中情节严重的认定标准既不等同于主观故意，也不完全排除主观恶性的考量，而是兼顾主客观的情节综合认定。根据美国法典第284条的规定，无论陪审团能否确定赔偿数额，法官都可以将陪审团确定的数额或是法官酌定的数额最高提高至其三倍，但满足什么条件可以翻倍赔偿，法律却没有明确规定[17]。美国司法判例中，侵权人构成主观故意只是适用惩罚性赔偿的一个前提条件，法官在此类案件中还须考虑其他因素，从而决定是否要适用惩罚性赔偿。一般来说，只有在侵权人行为达到一定恶劣程度（egregious cases）之时，法官才会适用惩罚性赔偿。至于什么样的侵权行为达到这一恶劣的程度，法官有充分的自由裁量权，一般都是综合考虑全案各个因素才能确定的。由此可知，构成主观故意的侵权人不一定会被施加惩罚性赔偿，换言之，主观故意本身还不能使案件达到一定的恶劣程度。但“情节严重”这一要件不只是对客观情节的衡量，也包括主观情节严重的情形。

（二）惩罚性赔偿倍数的确定

并不是所有适用惩罚性赔偿的案件中惩罚的倍数都是三倍，法官会根据侵权人主观恶意的程度及侵权行为的情节个案确定惩罚的倍数。美国Read案中给出了帮助法官确定倍数的9个因素，这些因素可以被分为四类[18]。第一类是侵权人在知道侵权的可能性之前的心理状态，比如侵权人实施侵权行为的动机，是蓄意抄袭权利人的构思还是另行做出设计；第二类是侵权人在知道侵权的可能性之后的心理状态及行为，比如侵权人知晓了他人拥有知识产权的时候，是否调查知识产权的保护范围或者具有善意地认定知识产权无效或者并非侵权的情况、被控侵权人采取的补救行为、被控侵权人企图隐藏其不正当行为的意图、被控侵权人作为诉讼当事人的行为；第三类是侵权客观情节的严重程度，比如被控侵权人侵权行为的持续时间、被告企业规模和财务情况；第四类是证据的证明力大小，即证据所证明的事实逼近客观事实的程度。这四类考量因素的设计可为我国惩罚性赔偿倍数确定的制度所借鉴。

四、我国专利法中惩罚性赔偿制度的理解与适用

（一）对专利法修订草案第72条的理解

1.惩罚性赔偿制度的新增。惩罚性赔偿制度乃专利法修订草案所新增之内容。首先，现行专利法并未建立惩罚性赔偿制度。有学者认为将许可费翻倍赔偿、在法定赔偿中考虑侵权人的主观恶性乃是专利法中的隐性惩罚性赔偿，本文对此并不赞同。因为无论是以许可费的合理倍数，还是以法定赔偿的方式确定的赔偿数额，在性质上都属于补偿性赔偿，是在权利人的损失无法确定的情形中对其的替代，并不能体现惩戒和预防的立法目的。其次，根据专利法修订草案的上下文及规定的内容，可以确定该草案建立了惩罚性赔偿制度。因为按照惩罚性赔偿的定义，赔偿数额超过权利人损失的部分即为惩罚性赔偿，而修订草案将权利人的损失作为翻倍的基数之一，这表明立法者允许法院最终确定的赔偿数额打破填平原则的上限。虽然足额弥补权利人是立法者修改该条款的目的之一，但这不能否定立法者在填平原则之外另设惩罚侵权人的立法目的。因此5倍赔偿制度同时反映了足额补偿权利人和严惩侵权人的双重立法目的。

2.《草案》第72条第2款中适用惩罚性赔偿的合理性。在适用第72条第2款（法定赔偿）的案件中，如果侵权人符合“故意”和“情节严重”的条件，那么法官应当在确定赔偿数额时加入惩罚性因素的考量，而且惩罚性赔偿的数额应与适用第72条第1款的案件持平，以达到修订草案所新增的责难与预防的目的[19]。因为适用第72条第1款和第2款的区别在于权利人损失、侵权人获利或专利许可使用费能否确认，不能因为无法确认就剥夺了部分专利权人获得惩罚性赔偿的权利，使得部分恶意侵权人因无法确认赔偿基数就逃避惩罚性赔偿条款的惩治。而且，我国专利侵权案件适用法定赔偿的比例常年维持在90%左右[13]。如果法定赔偿中不能适用惩罚性赔偿制度，那么适用该制度的案件将大幅减少，其弥补专利人损失、惩戒侵权人的立法目的均难以实现。

另外，法官应在法定赔偿数额中分别指出补偿性赔偿和惩罚性赔偿的具体数额，且按照体系解释的方法，惩罚性赔偿的数额仍然受第72条第1款中1—5倍的限制。上文已经提到，由于专利赔偿数额个案差异非常大，如果法定赔偿中的惩罚性赔偿只受最高限额的限制，就会导致小额案件限制不足、大额案件限制过度的问题。法官在确定惩罚性赔偿的具体数额时，不仅可以给出整数倍，还可以给出小数倍。比如，在赔偿基数较大的案件中，2倍赔偿就已经对侵权人不公，此时，法官可以给出1.2倍这类小数倍的赔偿，既满足了1—5倍的限制，又可以增加惩罚性赔偿制度的灵活性。

为使法律条文表意清晰，可将“故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”的语句，调整到法定赔偿之后，作为第72条的第3款。同时将法定赔偿的上下限额调整为2万元以上100万元以下。这样调整的目的是将法院根据72条第2款确定出来的数额也作为惩罚性赔偿的基数，适用1—5倍的惩罚性赔偿。这么做的好处在于，首先，法定赔偿中能否适用惩罚性赔偿的问题将被彻底解决，且该惩罚性赔偿的幅度也被限制在1—5倍的合理范围内；其次，专利权人不会因能否确认赔偿基数而受到区别对待，不能确认赔偿基数的专利权人也不会因此被剥夺获得惩罚性赔偿的权利，有利于提高专利法体系内部的统一性。

（二）专利法中惩罚性赔偿制度适用的三个步骤

专利法修订草案第72条确定的惩罚性赔偿制度可通过以下三个步骤加以适用：第一，确定补偿性赔偿数额；第二，判断是否需要适用惩罚性赔偿；第三，在需要惩罚性赔偿的案件中确定惩罚的倍数。虽然“三步适用法”看似繁琐，但相比于给出一个笼统赔偿数额的传统做法，它可以明确赔偿数额的内部组成，即多少是补偿性赔偿，多少是惩罚性赔偿。这不但保护了当事人知情权，还有利于上诉、再审等司法审查活动的开展；而且法官在分别确定“赔偿基数”和“赔偿倍数”时可以充分体现灵活性，在适当提高赔偿数额的同时兼顾对专利权滥用的遏制。下文将对上述三个步骤展开详细说明。另外需要指出的是，同案中有多个被告的，应分别适用上述三个判定步骤，分别确定是否应当适用惩罚性赔偿。

1.确定补偿性赔偿数额。补偿性赔偿的目的在于弥补权利人的损失，确定补偿性赔偿数额的原则就是尽可能将权利人的权益回复到侵权未发生之时。如果按照专利法、民事诉讼法等相关法律法规的规定，原被告双方能提供较为充分的证据，以证明权利人的损失、侵权人的获利及专利许可费的合理倍数，那么该数额即为补偿性赔偿数额。需要指出的是，在补偿性赔偿数额的确定阶段，专利许可费就可以适当翻倍。这是因为许可费确定时，专利技术的获利能力还没有经过市场的检验，存在一定的不确定性；而侵权人在实施侵权行为之时，被侵犯的专利技术往往已经得到了市场的认可，表现出相对较高的市场价值。由此可知，侵权专利的许可费往往会低于其真正的市场价值，要将许可费翻倍才能达到填平权利人损失的目的。如果不能以上述三种方式确定补偿性赔偿数额，法院也应在适用法定赔偿时，以填平原则为核心确定补偿性赔偿数额。该数额的确定不能带有惩罚侵权人的考量因素，仅以填平权利人损失为限。

2.判定是否适用惩罚性赔偿。首先，涉及主观故意的认定。故意侵权应当包括直接故意和间接故意。直接故意是指，侵权人明知自己的行为将侵犯他人专利权，并积极追求这一危害结构的发生。间接故意是指，侵权人明知自己的行为很有可能侵犯他人专利权，并放任这种结果发生的心理状态。比如，侵权人在收到权利人发出的足够详细可信的侵权通知之后，怠于咨询专业人士，或者向明显不够专业的对象咨询从而获得不侵权的错误意见，无视侵权通知继续从事侵权行为的，即构成间接故意，属于故意侵权的范畴。有观点认为惩罚性赔偿应限于直接故意，本文并不赞同[14]。因为专利侵权与否具有很大的不确定性，未经法院裁判难有定论，有相当一部分侵权人已经意识到侵权的可能性，但并不能肯定自己的行为侵权，而是以放任的心态实施侵权行为。如果将间接故意排除在惩罚性赔偿的适用范围之外，那么可能会引起适用范围过窄的问题。

故意侵权不应类推到重大过失。重大过失是指，侵权人应当知道却不知道自己的行为侵犯了他人专利权，如果知道将立即停止侵权的心理状态。侵权人重大过失的案件并不适用惩罚性赔偿，首先是因为重大过失与“故意侵权”的文意不符，虽然很多国家在侵权法上将重大过失等同于故意，但如果用严格的文义解释的方法，重大过失的侵权人不符合“故意侵权”的条件；其次，在重大过失的情形中，只要侵权人得知其行为确实侵犯他人专利权，他就会立即停止侵权，对这种程度的主观恶性没有必要施加惩罚性赔偿。而且，专利权人在起诉之前，一般都会向侵权人发出侵权通知，因此“应当知道而不知道”的情形出现的可能性较小。这里需要注意的是，专利权的公示并不意味着侵权人应当知道侵权事实。这是因为专利权具有边界模糊性，根据专利权利书上的语句，该领域的普通技术人员有时确实难以确定自身行为是否侵权，即使收到了专利权人的侵权通知书，如果该通知不够具体、可信，一个善意的侵权人完全有可能认为其行为合法。因此，侵权人是否应当知道自身行为侵权，需要根据专利说明书的语句、案件中具体侵权行为、侵权通知的具体程度和可信程度个案综合判断。

根据美国的相关立法经验，我国在立法时还可正面列举构成主观故意的典型行为，如重复侵权、以侵权为业等；反面排除侵权人无法提供或不愿开释专家意见之时对其的不利推定；并将主观故意的证明标准调整为“优势证据”标准。

其次，是情节严重的认定。只构成故意侵权还不足以适用惩罚性赔偿，还须满足情节严重的要求。本文认为，情节严重分为主观上的情节严重和客观上的情节严重，两者之中满足一项即可。主观上的情节严重是指，侵权人的主观恶性已经明显大于故意，构成主观特别恶意或“尤其恶意”[2]。应当注意其与“故意”在主观恶性上的区别，否则就会捆绑惩罚性赔偿的两个条件，不当扩大其适用范围。主观上的情节严重在实践中可表现为：有在先侵权判决而继续侵权的，有承认侵权的调解协议而继续侵权的，受过专利执法机关的处罚而继续侵权的，三次以上反复侵权的，收到侵权通知之后扩大侵权规模等情形[20]。对客观上的情节严重，可参照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定来理解，主要从非法经营数额、专利权人的损失这两方面来把握[21]。此外，根据相关司法解释和部分高级人民法院发布的指导意见，客观情节的严重程度还受到侵权时间、侵权规模、是否以侵权为业、侵权人的组织化程度等因素的影响[22]。

3.确定惩罚性赔偿的倍数。在判定需要对侵权人进行惩罚性赔偿之后，还需要确定惩罚性赔偿的倍数。根据上文所述，本文认为在适用法定赔偿的案件中，法官也应首先确定赔偿基数，再判断是否应当加以惩罚性赔偿，应当惩罚的，再在1—5倍的范围内确定惩罚性赔偿的倍数。经济学研究表明，当惩罚性赔偿金的倍数等于补偿性损害赔偿金与预防成本之比乘以避免损害事故的边际概率时，惩罚性赔偿金将使那些边际加害人将社会成本内在化[15]。由此可知，惩罚性赔偿金不能过低，否则无法达到预防的立法目的。在确定惩罚性赔偿的倍数时，可考虑以下三个因素：一是侵权情节的严重程度；二是侵权人逃避追究的几率；三是侵权人行为的创新程度。

惩罚性赔偿的倍数应与侵权情节的严重程度呈正相关，这是需要考虑的主要因素。法官在个案判断侵权情节的严重程度时，应当从主观情节和客观情节两方面进行把握。具体的考量因素可以参照美国法院的做法，主观上的考量因素主要是侵权人在得知侵权可能性前后的主观状态，侵权人实施侵权行为的动机，是为了仿制还是为了另行创作，得知侵权可能性之后是否主动咨询专业人士，是否合理怀疑涉诉专利的有效性、合理认为其行为合法等等；客观上的考量因素主要是非法经营数额、专利权人损失、侵权时间、侵权规模等等。需要指出的是，在商标法惩罚性赔偿制度的司法实践中，如果公权力机关明确告知被告其行为侵犯他人专利权之后（如有在先侵权判决、在先行政罚单的情形），被告仍旧继续侵权的，法院普遍施加了3倍的顶格惩罚。这一做法的合理性在于，公权力机关的侵权判断具有公信力，被告的侵权的可能性被提高至将近百分之百，而且被告继续侵权的行为还有藐视公权机关的意味，对其加以严惩合情合理。另外，当证据的证明力较弱时，惩罚性赔偿的倍数也应相应降低。因此本文建议，在专利法惩罚性赔偿的适用中，对公权力机关告知后仍旧继续侵权的，应当加以3—5倍的惩罚性赔偿，与商标法的司法实践持平。而对其他形式告知侵权人的，比如以律师函、侵权通知书的形式告知的，由于其公信力较弱，法官可根据实际情况适当降低惩罚性赔偿的倍数。

除此之外，惩罚性赔偿的倍数应与侵权人逃避追究的几率呈正相关、与侵权行为的创新程度呈负相关，这些则是需要考虑的辅助性因素。如果某类专利侵权案件维权费用特别高、取证特别困难、专利权人维权积极性特别低，而社会上侵权行为猖獗，那么这类案件的侵权人逃避追究的几率就非常大。在此类案件中，如果不严惩涉案的侵权人，反而会助长其他侵权人的侥幸心理，不能起到很好的威慑和预防的作用。因此逃避追究几率大的案件，惩罚性赔偿的倍数也要相应提高。另一方面，专利的边界模糊性给在后创新者带来无法避免的侵权风险[7]。如果不加区别地苛以惩罚性赔偿，会引发在后创新者畏首畏尾的问题，最终会抑制创新。因此，在侵权人主要动机是另行创新、且具有一定程度的创新成果时，其创新程度越大，惩罚性赔偿的倍数应相应降低。

结 语

专利法中的惩罚性赔偿是指弥补权利人实际损失之外，法院依法对侵权人另行增加的金钱负担，其功能主要在于责难和预防；而补偿性赔偿的功能才是填平损失。惩罚性赔偿有其独立的功能，不能以惩罚的名义，来达到填平损失的目的。如果对二者不加以区别，则将引发惩罚性赔偿适用条件模糊、法定赔偿滥用、法院之间惩罚幅度不统一等司法实践上的问题。

我国专利法第4次修订工作于2013年启动，2015年《专利法修订草案（送审稿）》增加了3倍赔偿制度，并将法定赔偿的上限增加到300万元。2018年，在中美贸易战的影响下，《专利法修正案（草案）》第72条将加倍赔偿的上限提高到了5倍，法定赔偿的上限提高到了500万元。但是，第72条第1款的加倍赔偿制度是否为惩罚性赔偿不明确，第72条第2款的法定赔偿可否因惩罚因素而翻倍不清楚，由此引发了新的争议。而且比照商标法中相关制度的实施情况，可预测新专利法正式实施后也会出现惩罚性赔偿适用范围过窄、适用条件不一等问题。

针对惩罚性赔偿的适用条件，可借鉴美国的司法实践。在主观故意认定的问题上，可将认定重心从客观转移到主观，从重视专利权人提供的客观证据逐渐转变为关注侵权人真实的心理状态，灵活运用正面列举式、反面排除式和概括式确立相应的司法裁判标准。在情节严重的问题上，既没有将主观故意等同于情节严重，也没有完全排除主观恶性的考量，而是在兼顾主客观情节的前提下，进行综合认定。针对惩罚性赔偿倍数的确定，美国司法判例总结了确定倍数的9个因素，这些因素可以被分为四类：侵权人在知道侵权的可能性之前的心理状态、侵权人在知道侵权的可能性之后的心理状态及行为、侵权客观情节的严重程度、证据所证明的事实逼近客观事实的程度。

惩罚性赔偿制度乃专利法修订草案所新增，因为修订草案将权利人的损失作为翻倍的基数之一，这表明立法者允许法院最终确定的赔偿数额打破填平原则的上限。如果侵权人符合“故意”和“情节严重”的条件，那么法官应当在确定赔偿数额时加入惩罚性因素的考量，而且惩罚性赔偿的数额应与第72条第1款的规定相符合，以达到修订草案所新增的责难与预防的目的。法官应在法定赔偿数额中分别指出补偿性赔偿和惩罚性赔偿的具体数额，且按照体系解释的方法，惩罚性赔偿的数额仍然受第72条第1款中1—5倍的限制。专利法修订草案第72条确定的惩罚性赔偿制度可通过以下三个步骤加以适用：一是依照填平原则确定补偿性赔偿的数额；二是判定是否适用惩罚性赔偿，其中，“故意”包括间接故意，不包括重大过失，“情节严重”包括主观上和客观上的情节严重；三是确定惩罚性赔偿的倍数，其与侵权情节的严重程度、侵权人逃避追究的几率呈正相关，与侵权行为的创新程度呈负相关。

注 释：

①赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

②参见《国家知识产权局关于〈中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）〉的说明》第三部分：修改的主要内容为“（一）加大专利保护力度，维护权利人合法权益。……针对专利权人普遍反映的专利维权举证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差等问题，……为解决‘赔偿低’问题，增设对故意侵权的惩罚性赔偿制度……”

③参见上海市高级人民法院（2016）沪民终409号民事判决书、上海知识产权法院（2016）沪73民初443号民事判决书。

④参见广东省高级人民法院（2017）粤民终1395号民事判决书。

⑤参见《中华人民共和国商标法》（2013年）第63条：侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

⑥参见山东省枣庄市中级人民法院（2018）鲁04民初字第432号民事调解书。

⑦参见浙江省高级人民法院（2017）浙民终777号民事判决书、江苏省高级人民法院（2018）苏民终476号民事判决书、北京市高级人民法院（2018）京民申4666号民事判决书、江苏省高级人民法院（2017）苏民终220号民事判决书。

⑧参见广东省东莞市第二人民法院（2014）东二法知民初字第356号民事判决书。

⑨参见浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民终9104号民事判决书。

⑩专利法修订草案用的是“故意侵权”，而商标法规定的是“恶意侵权”；二者在“情节严重”的表述上没有分歧。部分学者认为“恶意”的严重程度应当重于“故意”。但在适用条件宽严不一的问题上，上述区别不会对此产生影响。

[11]该法案还对专利权人的实际通知行为提出了较高的标准，专利权人的通知必须是明确的，并且应具体说明侵犯了专利的哪项权利要求。参见张玲：《美国专利侵权惩罚性赔偿制度及其启示》，载《法学杂志》2013年第2期。

[12]参见美国《专利法》（2011年） 第 298条：The failure of an infringer to obtain the advice of counsel with respect to any allegedly infringed patent,or the failure of the infringer to present such advice to the court or jury,may not be used to prove that the accused infringer willfully infringed the patent or that the infringer intended to induce infringement of the patent.

[13]参见Kloster Speedsteel AB v.Crucible,Inc.793 F.2d 1565（Fed.Cir.1986）.

[14]参见Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v.Dana Corp.383 F.3d 1337（Fed.Cir.2004）.

[15]参见 In re Seagate Tech.LLC,497 F.3d 1360（Fed.Cir.2007）.

[16]参见Halo Elecs.Inc.v.Pulse Elecs,Inc.136 S.Ct.1923（2016）.

[17]参见《美国法典》第 284条：When the damages are not found by a jury,the court shall assess them.In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.

[18]参见Read Corp.v.Portec,Inc.,970 F.2d 816,23 U.S.P.Q.2d 1426（Fed.Cir.1992）.

[19]部分学者认为现行专利法（2008年）以许可费合理倍数、法定赔偿的方式确定赔偿数额时，已经适用了隐性惩罚性赔偿。那么在惩罚性赔偿明确入法之后，法官在适用法定赔偿时，其考虑的惩罚性因素应当高于以往，从而达到修订草案所新增的责难与预防的目的。参见盘佳：《论惩罚性赔偿在专利侵权领域的适用——兼评〈中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）〉第65条》，载《重庆大学学报（社会科学版）》2014年第2期。

[20]这里是参考了商标侵权案件中情节严重的认定标准。参见浙江省高级人民法院（2017）浙民终777号民事判决书、江苏省高级人民法院（2018）苏民终476号民事判决书、北京市高级人民法院（2018）京民申4666号民事判决书、江苏省高级人民法院（2017）苏民终220号民事判决书、河北省高级人民法院（2015）冀民三终字第62号判决书。

[21]商标侵权案件中惩罚性赔偿的适用也会参考侵权人是否构成刑事犯罪，部分法院认为，构成刑事犯罪的即构成情节严重。参见广州知识产权法院（2017）粤73民终2097号判决书。

[22]参见上海市高级人民法院《关于知识产权侵权纠纷中适用法定赔偿方法确定赔偿数额的若干问题的意见（试行）》安徽省高级人民法院《关于审理商标、专利、著作权侵权纠纷案件适用法定赔偿的指导意见》，江苏高级人民法院《关于知识产权侵权损害适用定额赔偿办法若干问题的指导意见》。