跨境网店侵害美国商标权应对浅析

郜 炜

浙江导司律师事务所，浙江 宁波 315010

一、相关背景

越来越多的中国经营者开始投资国际跨境网店销售平台(以下简称“跨境平台”)，尤其是AMAZON、WISH、EBAY、ALIEXPRESS①等，经营者可在其上设网店，并通过PAYPAL、PAYONEER、PINGPONG、国际支付宝等款项中间结算平台(以下简称“结算平台”)款项结算。随之而来，中国经营者所设跨境网店侵害美国商标权的消息日益增加②，且常伴随结算平台账户被封。

二、案例介绍

(一)简介

案例一：某美国律所作为知名商标权利人代理人向身处中国境内、某跨境平台W上的网店经营者M发邮件，告知M已因网店产品侵害商标权被诉至美国法院I，邮件附了下载起诉文件的网址。M下载后发现被告众多且所用PAYPAL账户已被I冻结，遂自行回邮求情，要求谅解。

案例二：某美国律所向多个跨境平台经营者发邮件，明确网店所售产品侵害他人商标权并被诉至美国法院。与上一案例不同点在于，被告未直接联系对方并委托了律师。

(二)共性分析

1.权利人通常起诉多个被告，部分被告仅列在起诉状附表，案件所涉跨境平台主要有EBAY、ALIEXPRESS、WISH、ALIBABA国际店等。

2.被告收到原告律师邮件时，可能未收到法院书面文书，诉讼材料均通过原告邮件所附网址下载。诉讼文件常包括传票(Summons)、起诉状和附件(Complaint & Exhibit)、临时禁止令(Temporary Restraining Order)、预防性禁制令(Preliminary Injunction Order)，有时包括原告动议(Motion)及备忘录(Memorandum)、自愿调解程序(Voluntary Mediation Program)文件等。

3.美国法院所发传票常会明确诉讼情况③，要求21天④内答辩(Answer)并向原告律师提交，否则会依法缺席判决(Judgment by Default)⑤。

4.管辖法院常为美国联邦法院伊利诺伊州北区法院、纽约州南区法院、弗罗里达州南区法院等。若由伊州北区法院受理，原告多由芝加哥Greer，Burns & Crain，Ltd.律所(GBC)代理。

5.若被告自行联系原告，常被要求提供跨境网店经营者信息(如名称、地址、联系方式、银行及PAYPAL账户等)、经营者实控其他网店信息等，有时还会被要求提供产品销量、标识图示等⑥。

(三)案例结果

不了解美国法律的被告一旦贸然与原告沟通、回复邮件，极易误入更大风险。案例一中被告邮件实际导致变相自认侵权，后聘律师调查发现原告商标所在产品类别与案涉产品不同，遂最终促成原告撤诉⑦，被告支付了较低成本。案例二涉及网店多，律师依被告所供各店数据，通过区别经营实况及往来款数额后，结合原告所供各店数据、经营者身份等因素，促成了大部分和解。

三、案件析评

(一)初期阶段重点

利用商品类别与注册商标不同的实体抗辩促成原告撤诉虽有先例，但建议把法院庭审以前的诉讼初期时段重心放在落实送达程序合法性、可披露信息内容、实际经销数据等事项上。

(二)策略和建议

1.勿轻言放弃实体抗辩

因被告数量多，原告诉请未必涵盖全面，据文书起草习惯其诉请常以侵权明显、恶意性高的几家网店行为作为主要依据，诉请未必适用所有被告，部分中国经营者身份不适格情形客观存在。如案例一虽为商标等同使用，但产品类别不同影响原告诉请稳定性⑧，且美国律师对此类案件有可能打包收费，不可忽视原告律师急于结案的可能。

2.慎重对待原告材料

原告所发材料中可能包括原告已提交申请但未被法院签发的“Proposed(提议)”文件，需予以区别以便准确判断案件进展，必要时可委托律师与法院核实以避免差误。

上述两案例中，原告所交材料有所不同，案例二有法院签发的预防性禁制令(Preliminary Injunction Order)⑨，案例一只有该文件的“提议”版且非法院签发，显然会影响被告应诉方式。因为预防性禁制令为法院判决前所签发以禁止被告某种行为，法院签发前会考虑申请人胜诉可能性，申请人可能受到的难以弥补损害⑩，对双方当事人以及公共利益的影响等⑪。

通过审查原告所交材料，亦能了解诸多信息，如被告名单可帮助被告查询比较不同侵权差异，而临时禁止令(Temporary Restraining Order)⑫、结算平台账户是否被封，又可作为评判原告是否真实了解被告销售状态的参考，有利于判断案件走向、赔偿金标准。

3.关注时间点

若被告未在法定期限内答辩或申请，法院可依法登记被告缺席后作缺席判决(Judgment by Default)⑬、依原告单方证据直接认定侵权成立，即便判决不影响对赔偿金额实质审。法院签发的禁止令通常会明确被告对抗该禁止令的撤销申请(Motion to Dissolve)⑭期限，一旦错过也会导致失权，被告及时回复是正确应对的基础，其亦可通过延期或驳回申请等实现延期。其中，延期申请不限于一次，但需双方协议并交法官签发命令。

4.重视程序性抗辩

美国法律明确了被告各类抗辩权，其中包括缺乏事物或对人管辖权、不合适审判地、不充分起诉文书、起诉文书送达、未陈述给予救济的诉讼请求等⑮，可充分考虑其适用性。此外，中国经营者系境外主体，原告以邮件方式进行的送达是否合法亦可作为合理抗辩。

无论程序上应对是否有效，跨境网店经营者经济能力、结算平台被扣金额、经销产品数量、诉讼成本等才是实质问题，这些也是考虑赔偿款金额的法定要求⑯。由于程序性抗辩影响到诉讼成本，故是否选择仍需要依实情加以考虑。除上述建议外，提前与专业人士沟通、了解与被告直接沟通的必要性、真实计算涉案网店实际销售情况、考虑美国律师费用及地域选择的必要性这些问题，亦是正确应对相应案件的重要方式。

总体而言，在笔者所接触的此类案件中，和解结案是较为主流的选择及实际结果，毕竟和解中的对价依美国法律规定不得作为索赔有效性及诉请金额的有效证据○17。但是和解只是纠纷解决的途径之一，具体是否选择仍需结合具体案情慎重决策。

[ 注 释 ]

①雨果问答：《跨境电商选择哪个平台好，各个平台有什么优势》[EB/OL].雨果网.http： // www. cifnews. com/ ask/ §icle/1612，2018-5-28.

②收到美国GBC的邮件，说我们侵犯了商标，现在paypal被冻结[EB/OL].福步外贸论坛.http： // bbs. fobshanghai. com/ thread-6983366-1-1.html，2018-5-28.

③Fed.R.Civ.P.§4.

④Fed.R.Civ.P.§21(a)(1).

⑤Fed.R.Civ.P.§55(b).

⑥Fed.R.Civ.P.§26(a).

⑦Fed.R.Civ.P.§41(a).

⑧15 U.S.C §1094.

⑨Fed.R.Civ.P.§65(a).

⑩Winter v.NRDC，Inc.，555 U.S.7(2008).

⑪李明德，著.美国知识产权法[M].法律出版社，2014，4：609.

⑫Fed.R.Civ.P.§65(b).

⑬Fed.R.Civ.P.§55(a).

⑭Fed.R.Civ.P.§65(b)4.

⑮Fed.R.Civ.P.§12(b).

⑯15 U.S.C §1117.

⑰Fed.R.Evi.§408.