恶意抢注商标的认定与应对路径探析

秦卓瑜

摘 要：恶意商标抢注之风的蔓延是由商标内在价值、低廉的抢注成本、高额赔偿以及惩戒机制不完善等多种因素造成的。为有效遏制该现象，应当从制度层面提高商标抢注和囤积成本，完善商标审查制度并建立商标抢注行为的惩戒和赔偿机制。

关键词：恶意抢注;商标;认定;应对

文章编号：1004-7026（2019）17-0005-03         中国图书分类号：TS2;S5        文献标志码：A

恶意抢注商标的认定需要同时符合“恶意”以及商标“已经使用并有一定影响”两个条件。其中“恶意”包括主观明知或应知的认知状态以及客观违反诚实信用原则的不正当手段，明知或应知应以普通社会公众的认知能力为判断依据。“已经使用”是指以识别商品来源为目的，将商标用于商业活动中。“有一定影响”则是指达到在一定地域范围或相关行业内、被本领域的相关公众知晓的程度。

商标抢注现象随着商标法的实施而产生，是一种消极的社会现象。自20世纪90年代以来，商标抢注现象就一直受到我国学术界和实务界的广泛关注。此后，随着我国市场经济发展的不断深化，从苹果公司与深圳唯冠的iPad商标之争，到“微信”和“我是江小白，生活很简单”商标无效宣告请求案，再到“捂脸”表情和小猪佩奇遭抢注事件，商标抢注之风在我国越演越烈。

1  恶意抢注商标的现状

1.1  恶意抢注商标的内涵

商标抢注是指有意阻断商业标识与商品、服务提供者之间正确联系的行为。商标抢注有广义和狭义两种定义，广义的商标抢注指的是未经在先权益人许可，将其享有的财产权益或者人身权益的标识，如他人著作物、享有专利权的实用新型或者外观设计以及姓名等，申请商标注册的行为;而狭义的商标抢注是指未经在先商业标识使用者的许可，将其商业标识，如使用的未注册商标、域名、商号等申请商标注册的行为[1]。由于广义的商标抢注涉及对他人姓名权、专利权、著作权等的侵犯，其可以通过侵权责任法、专利法和著作权法的相关规定予以解决。故“恶意商标抢注”仅指明知或应当知道是他人在先使用的商业标识，未经在先使用者同意，而以自己名义抢先申请商标注册的行为。

1.2  立法现状

就我国《商标法》目前的规范体系来说，第7条、第9条、第13条、第15条和第32条是关于恶意抢注商标行为的法律规制。但是，第7条仅宣示性地规定了“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，并未明确违反该原则应当承担何种法律责任;第9条和第32条虽加强了对在先权利的保护，但对于“已经使用并有一定影响”的法律认定标准仍未予以明确。《商标法》第13条是关于禁止在相同或类似商品上抢注他人未在中国注册的驰名商标、在不相同或者不类似商品上抢注他人已在中国注册的驰名商标的规定。第15条是关于禁止代理人、代表人以自己的名义抢注被代理人、被代表人商标的规定。这在一定程度上对于恶意抢注行為的个案认定起到了一定的指导作用，但适用范围有限，仍无法包括恶意抢注商标的全部类型。

2  恶意抢注的成因

2.1  商标价值的驱动力

商标在本质上是一种标记，用来对特定经营者的品牌服务或其他经营者的商品或服务进行区别。因此，商标承载着一个特定企业的商业信誉，代表了市场和大众对其产品价值、质量以及服务的认可，进而构成了担保。抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，一方面，可以大量节省产品开发维护、广告宣传、品牌培育及市场开拓的成本，利用他人已经获得的品牌效应，推销自己的产品和服务，以迅速占领市场。另一方面，抢注人在自己不实际使用该商标的情况下，也可以通过对该商标的许可使用和转让，从囤积的商标中获取利益[2]。

2.2  低廉的抢注成本加剧投机心理

在实践中，低廉的商标抢注成本无疑加剧了抢注人的投机心理。一方面，对抢注人而言，商标注册申请的前期过程所需投入的资金并不多，一些地方政府为了鼓励商标注册，对申请人实施承担申请费、提供支持和奖励政策等措施，使得抢注人在商标的囤积行为中获利。另一方面，商标抢注行为预期的法律风险可控，因为其最坏的结果就是被撤销，但若抢注成功，抢注人便能够获得丰厚的许可使用费或转让费作为回报，从而赚取利益。实践中，多数被抢注人仅以要回商标专用权为目的，往往不愿再启动烦琐冗长的民事诉讼程序要求恶意抢注行为对所造成的损失进行赔偿[3]。

2.3  赔偿和惩戒机制不完善

依据我国《商标法》的规定，针对以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的行为，经审查发现或在申请阶段有权利人提出异议且成立的，将驳回申请不予注册;若已经注册成功的，权利人申请撤销或无效得到支持的，则抢注的商标会被宣告无效。我国没有确立平衡商标恶意抢注行为收益的规则，也没有对被抢注人损失进行赔偿和对抢注人进行惩罚的规定，即我国尚未确立恶意抢注商标的赔偿和惩戒机制。该赔偿和惩戒机制的缺位所导致的后果是，对于抢注人来说，其恶意抢注行为即使事后被追责，其所需承担的法律责任仅仅是失去抢注的商标。简言之，抢注人没有得到本来就不属于他的东西，而且抢注人不会有任何的损失。不仅如此，抢注人甚至可能已经在市场上受益良多，这是因为抢注成功后，虽然该商标可能会被宣告无效，但在使用期间，抢注人利用该抢注商标的声誉，往往已经取得了非常可观的利益[4]。

3  对恶意抢注商标行为的认定

3.1  “恶意”的认定标准

善意与恶意，是行为主体对其行为及结果的一种心理状态，其本质上属于心理意识层面，要对其做出法律评价，就需要参照言语和身体动作等外化的表现形式予以确认。我国《商标法》未对“恶意”的内涵及判断标准做出明确规定，故参照民法基本原理，“恶意”即为故意，其需要从主观上当事人明知或者因欠缺一般人的注意义务应知而不知和客观上采取不正当手段来界定。

3.2  明知或应知

明知和应知的内容应包含两方面：一是该商标已经使用并有一定影响的客观事实;二是造成混淆，影响在先使用者和消费者的利益。

一般认为，当事人间具有特别结合关系的，如商标代理机构、代理人或代表人在代理或代表关系确立前的磋商阶段、代理或代表关系存续期间和代理或代表关系结束后的合理期限内，应当认为其对委托人或被代表人的商标使用情况明知，该种特别结合关系本身可用来直接推定行为人明知的主观状态。在不具备特别结合关系的当事人之间，若商业标识在某一地域范围内长期使用，为消费者熟知，且行为人在该地域长期从事相同或类似产品的生产、消费和服务，则可合理推定行为人明知或应知商业标识已经使用并有一定影响的客观事实。若此时行为人将该商业标识抢注后继续在该地域范围内使用，则认为行为人认识到了损害在先使用者利益的后果，是为明知或应知。

此外，对“明知或应知”的认定，还应当综合考虑多种因素，如在先使用的商业标识是否具有较强的独创性或较高知名度，抢注者与被抢注者是否存在经贸、人员往来或其他纠纷，抢注者是否具有使相关公众产生误认或混淆的不正当竞争目的，使用中是否存在恶意攀附他人商誉等[5]。

3.3  不正当手段

根据法律规定，商标权的注册制度采用的是先申请原则，“先到先得”的制度在本质上鼓励了商标抢注行为。我国《商标法》第32条也并非禁止一切商标抢注行为，只有在行为人采用不正当手段抢注的情况下，才会被认定为非法抢注。实践中，评价是否为不正当手段，需要结合“明知或应知”和“有一定影响力”两个因素加以认定，其本质上就是看抢注行为是否损害他人利益、破坏商标注册秩序及社会公共利益。一般来说，企业隐瞒真实情况、提交虚假材料注册，或恶意反复抢注、连续抢注、大量抢注的，或在商标注册后并未实际使用却存在胁迫交易、索要高额转让费、许可使用费或侵权赔偿金等不正当行为的，均为以不正当手段恶意抢注商标。

综上，“明知或应知”应以普通社会公众的认知能力为判断依据，“恶意”不仅是指主观不正当竞争、牟利的心理和不真实的意图，还指违反诚实信用原则的不正当行为[6]。

4  “已经使用并有一定影响”的认定标准

4.1  “已经使用”的认定

《商标法》第48条规定，法律层面的“使用”需要满足两点：一是在商业活动中使用商标，包括但不限于将商标用于商品、商品包装和容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览等;二是使用需要达到识别商品来源的目的。故“已经使用的商标”是指被抢注者将在商品中能够起到区别商品来源的功能，并实际在生产经营活动中使用商品标志的行为。

被抢注者主动使用未注册商标属于《商标法》范围内的“已经使用”，需要明确的是“被动使用”是否也属于商标性使用。“被动使用”指的是在脱离甚至违背权利人的意志时，他人的使用行为，实践中通常表现为被抢注人的商业标识被媒体、同行等相关公众简称或代称为另一名称后，由于新闻报道宣传以及相关公众的口耳相传，使得该代称或另一名称具有了较高知名度。在这种情形下，抢注人在相同或类似商品上申请注册了该代称的，是否构成恶意抢注。对这一问题，学界和司法实践均存在争议[7]。

以李琛、邓宏光为代表的学者认为新闻报道虽不能表明被抢注人主动进行了商业宣传，但从侧面证明了被抢注人主动使用的商业标识和被抢注的商标具有共同的指向，从保护商标权人的角度出发，可以将媒体对简称或代称的使用纳入商标使用行为中，以满足使用的要求。

从务实的角度出发，法律规定恶意抢注行为的本意一方面是为了保护被抢注者对已经使用的未注册商标所付出的各项成本及可取得的利益;另一方面是为了维系商业标识和特定商品与服务之间的正确联系，保护消费者权益，杜绝搭便车等不正当竞争行为。媒体和社会公众使用未注册商业标识的别称或代称，并不违背被抢注者明示或可得推知的意思，且其往往和被抢注者主动、积极使用商业标识的行为相伴而生，二者相互促进、相互影响，被抢注者甚至也会援引该代称或别称指代其产品或服务。当被动使用和主动使用的商业标识指向同一产品或服务，且不能完全排除被抢注者对该别称或代称的商业使用目的和行为时，从立法目的出发，应当认可其满足“已经使用”的认定标准。

4.2  “有一定影响”的认定

《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条规定，所谓“有一定影响”，是以一定区域内相关公众知晓的程度为判断标准。此处“有一定影响”是一个相对概念，其认定标准远低于对驰名商标的要求，即只要求通过一定区域的广告宣传投放量、持续时间、市场占有量和销售额体现。在一定地域范围或相关行业内，为本领域的相关公众知晓即可，并不要求知晓的普遍性。

相关公众知晓的内容必须是商标而不能是该标志作为商号、著作权等非商标的使用影响。因为只有作为商标使用的标志，才能在产品或服务提供者与商标之间建立稳定联系，使商标在市场上因识别度而具有一定的影响力。因此，商标性使用所具有的影響将通过禁止恶意抢注行为予以保护，而非商标性使用形成的影响力，则要通过商标法中的在先权利保护条款予以保护。

5  制度应对与纾困路径

5.1  提高商标抢注和囤积成本

虽然《商标法》第49条第2款明确规定，注册的商标在无正当理由连续3年不使用的情况下，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。但鉴于我国商标注册和维持成本较低的状况，该规定实际上仍为商标抢注和囤积者提供了巨大的利润空间。一方面，撤销未使用的商标是依法申请的行为，其撤销不具有必然性。另一方面，商标抢注者可以在较低的经济风险中，把大量资源投在有潜在价值的新品牌名称上，然后在3年或更长的商标专用权有效期内转售或再许可给被抢注者。

因此，只有提高商标抢注和囤积成本，增加商标抢注者对抢注和囤积商标的维护成本等经济风险，才能有效遏制抢注者的投机心理。

具体而言，对于申请注册的商标，若申请人从注册之日起没有将其用于商业活动，则应对申请人逐月收取商标闲置费，该费用采取梯度计费模式，收取的比例按照商标闲置期间的长短逐月成倍提高。若3年期满时，仍未使用或申请人在3年期间内未及时缴纳商标闲置费，商标局无需经过任何单位或者个人的申请即可直接撤销该商标。

5.2  完善商标审查制度

商标先使用者往往不能及时发现抢注者的抢注行为，无法在商标审查阶段及时提出异议，这就导致后期商标无效异议、侵权之诉等，造成维权成本上升，浪费了社会资源。为有效遏制商标抢注行为，在未来《商标法》的修订中，可以参照美国《兰哈姆法》，以“打算使用”为商标申请注册的前提，即要求申请者在商标注册申请时，应当向商标局提供证据证明自己有实际使用商标的意图，已经实际使用该商标或为此作了必要准备，该种证据包括但不限于已经或正在置办工厂、店铺、购买设备、原材料和其他准备。若申请者仅在申请商标注册时声明有使用意图，但又不能提供相关证据证明，则应当认定其没有实际使用意图，驳回其商标注册申请。

5.3  构建商标抢注行为的惩戒和赔偿机制

法律责任的承担是法律效力得以实现的最终保障，但我国目前对于恶意商标抢注行为并未构建体系化的惩戒和赔偿机制，仅规定了驳回注册申请和宣告商标无效的法律后果，导致抢注违法成本过低，加剧了抢注者的投机和侥幸心理。就域外立法而言，日本为商标抢注者制定了严格的追责制度，《日本商标法》第79条规定，以欺诈行为取得商标注册的构成犯罪，对实施欺诈行为的行为人和法人以及自然人要课以罚金。美国也规定了在被抢注者提起的民事诉讼中，抢注者要承担相应的民事责任，包括停止侵害、返还商标、赔偿损失等。我国可参照此种立法模式，在《商标法》中规定，在恶意抢注商标的情况下，恶意抢注者应对被抢注人为维护自身权益投入的成本以及所遭受的损失承担赔偿责任，同时对恶意抢注商标的行为课以罚金，金额以权利人所受损失或商标抢注人获益的金额按比例确定。

参考文献：

[1]白露.恶意抢注商标的法律规制[D].哈尔滨：黑龙江大学，2018.

[2]刘铁光.规制商标“抢注”与“囤积”的制度检讨与改造[J].法学，2016（8）：38-48.

[3]李扬.我国商标抢注法律界限之重新划定[J].法商研究，2012，29（3）：76-84.

[4]中華人民共和国商标法：案例注释版[M].北京：中国法制出版社，2016.

[5]张振鸿.恶意抢注“商标俗称”法律规制研究[D].上海：华东政法大学，2016.

[6]杨分成.论我国商标抢注的法律规制[D].宁波：宁波大学，2014.

[7]袁谦.商标抢注行为法律规制探究[D].南京：南京大学，2013.