浅谈专利审查过程中的听证原则

陈远飞，邹云霞，邱臣，王晓茜

浅谈专利审查过程中的听证原则

陈远飞，邹云霞*，邱臣*，王晓茜*

（国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心，湖北 武汉 430000）

听证原则是专利审查的一项基本原则，首先对听证原则所涉及的事实、证据、理由的概念进行了阐述，然后结合实际案例论述了准确理解听证原则的事实对驳回时机的影响，并给出了相关建议。

专利审查；听证原则；事实；证据

听证原则是实质审查程序的基本原则之一，审查员在实质审查过程中作出的驳回决定会直接影响申请人的切身利益。因此，审查员作出的驳回决定应当符合听证原则。

《专利审查指南》2010版第二部分第八章第2.2节关于“听证原则”规定：“在实质审查过程中，审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会，即审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书已经告知过申请人。”并指出，审查员不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则。

《专利审查指南》2010版第二部分第八章第6.1.1节有关驳回申请的条件规定：“如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原则与程序节约原则。”

虽然《专利审查指南》对听证原则和驳回时机做了一般性的规定，但在审查实践中，审查员对听证所涉及的事实、证据、理由的认定和理解存在模糊之处，因此也导致对听证原则的把握不够准确。

1 专利审查过程中听证所涉及的事实、证据、理由

由于审查员作出驳回决定时，必然要涉及事实、证据和理由，而这三个概念又直接与听证原则相关，因此，应当加以厘清。

1.1 事实

专利审查程序中所称的事实，是指审查员从申请文件和/或对比文件等证据中筛选出的与结论（即不符合专利法及其实施细则的有关规定）相关的事实，并非申请文件和/或对比文件记载的全部信息。

事实应当是依据申请文件、对比文件等证据和/或本领域技术人员的公知常识提出的与理由相关的事实，并不是仅指审查员所认定的申请文件中的缺陷。

审查员在作出驳回决定之前应当告知申请人的事实一般包括：①作为审查基础的文本中所记载的内容是否符合专利法及其实施细则相关规定的情况，即申请文件中存在的缺陷；②审查员提供的对比文件中相关的技术内容；③请求保护的技术方案与对比文件中公开的技术内容之间的关系。

1.2 证据

证据是用于证明事实的客观材料。在专利审查程序中，最为常用的证据为书证，包括原申请文件、意见陈述书、修改的申请文件、对比文件、优先权证明文件等。审查员可提出书证以支持自己主张的事实，该书证是指所提出的特定文件的具体部分，例如“对比文件1第×页第×段”。

1.3 理由

理由是在认定事实之后为得出结论所依据的具体审查标准的集合。理由包括审查员针对专利申请所选用的专利法及其事实细则和审查指南中的有关审查标准性规定以及审查员对这些规定的理解和解释性的具体衡量标准。

2 准确理解听证原则所涉及的事实

在审查实践中，审查员对于听证原则所涉及的证据、理由是否变化的判断相对比较容易，但关于事实是否变化的判断则存在较大的争议。目前，对于听证原则所涉及的事实是否改变存在以下两种观点。

观点一：将听证原则所涉及的事实认定为申请人在申请文件中所申请保护的技术方案，具体就是原始权利要求书和修改后的权利要求书。因此，审查员在判断事实是否改变时，通常的判断对象是申请人修改后的技术方案，判断标准具体为修改后的技术方案是否为新的技术方案[1]。

观点二：只有在审查员增添了新的事实、证据、理由或证据和理由之间关系角度不同时，听证原则所涉及的事实才会产生变化，即事实是否变化，仅考虑审查员是否增添了新的事实、证据、理由或者证据和理由之间关系角度发生变化，而不考虑申请人修改后的事实[2]。

专利审查与一般的行政程序不同，在一般的行政程序中，作出行政决定所依据的事实往往在行政程序一开始就已经存在，行政程序进行过程中，行政机关主要是通过当事人的举证以及自己依职权调查收集证据来确定案件涉及的事实，因此往往只需告知当事人一次并听取其意见后就可以依法作出行政决定了。但是，在专利实质审查程序中，申请人在答复审查意见通知书时经常通过修改权利要求书以克服存在的缺陷，审查员必须针对修改后的权利要求书作出驳回决定。因此，审查员据以作出驳回决定的事实基础经常处于变动之中。审查基础的改变，导致审查过程中不可能完全依照传统的听证过程中对告知内容的理解来确定需要告知的内容，因为每次告知所涉及的必定是针对前次的文本，而不可能是针对尚未提交的将要修改的文本。

由此可知，驳回决定前需要通过听证方式告知申请人的事实，与驳回决定中所涉及的事实属于两个不同的概念。文本的修改，必然会导致驳回决定中所涉及的事实改变，但并不必然导致需要通过听证方式告知给申请人的事实改变。申请人修改后的技术方案虽然确实与修改前的技术方案不同，导致驳回决定中所涉及的事实发生改变，但这一修改的技术方案是申请人拟定的，在递交修改后的文件时申请人已经对这种不同了然于胸，所以这种事实的不同并不需要通过听证方式告知申请人。但如果在驳回决定中所涉及的事实是由于审查员增添了新的事实、证据或理由或证据和理由之间关系角度的不同而导致审查员提供的事实有变化，则需要进行重新的听证；否则，只要证据和理由没变，且相对应的审查员提供的与证据和理由相关联的事实没变，就符合驳回时机。

基于上述理由，笔者倾向于认同第二种观点。

下面以一个具体案例的形式来说明专利审查过程中对于“事实”的不同理解导致的对听证原则和驳回时机的把握上的差异。

案情：审查员在第一次审查意见通知书（以下简称“一通”）中指出权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性；申请人一通后进行了意见陈述而没有修改权利要求，审查员发出第二次审查意见通知书（以下简称“二通”），继续采用对比文件1评述权利要求1不具备新颖性，申请人二通后将说明书的技术特征补入到权利要求1中，对比文件1仍然可以破坏修改后的权利要求1的新颖性，且申请人再次补入的技术特征在一通、二通中审查员引用的对比文件1的具体段落部分记载中已被公开。那么，二通后能否进行驳回？

如果将事实理解为技术方案的话，由于二通后申请人在权利要求1中补入了说明书的技术特征，事实首次发生变化，因此不符合驳回时机，必须发第三次审查意见通知书（以下简称“三通”）。假设申请人三通后继续加入说明书内容，使得对比文件1只能评述权利要求1的创造性的情况下，由于理由改变，此时审查员还得继续发第四次审查意见通知书，会导致审查程序将因为申请人的反复修改变得冗长。

按照第二种观点，虽然申请人二通后补入了说明书的技术特征，导致修改后的技术方案与修改前的技术方案是不同的，但申请人补入的技术特征已经被审查员在一通、二通中引用的对比文件1的具体段落部分的记载所公开，在递交修改文件时申请人已经对补入的技术特征被对比文件1公开的事实了然于胸，所以这种不同不再需要通过听证方式告知申请人。换句话说，申请人能够在第一、二次审查意见通知书所告知的内容的基础上，理性认识到该缺陷的存在，对于驳回所依据的同类缺陷不感到突兀和意外。审查员此时作出驳回决定的做法是符合听证原则的。

3 结论

对于听证原则的把握，重点在于理解事实、证据、理由的概念以及三者之间的关系，而对于事实的理解和把握是其中的难点。笔者认为，在对事实的理解中，不应该片面地将听证原则所涉及的事实认定为申请人在申请文件中所申请保护的技术方案，而应该厘清在驳回决定之前需要通过听证方式告知给申请人的事实与驳回决定中所涉及的事实这两个概念的差异，从而准确把握驳回时机，践行专利审查中的听证原则。

［1］张毅.专利审查中的听证原则［J］.科技与法律，2015（4）：758-774.

［2］国家知识产权局条法司.专利法研究2006［M］.北京：知识产权出版社，2007：178-184.

D923.42

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.13.037

2095－6835（2019）13－0089－02

陈远飞（1985—），男，湖南郴州人，硕士，助理研究员，专利审查员，主要从事燃烧器与家用炉灶领域的发明专利实质审查。邹云霞（1986—），女，湖北荆州人，硕士，助理研究员，专利审查员，主要从事冰箱热泵领域的发明专利实质审查。邱臣（1989—），女，湖北枣阳人，硕士，助理研究员，专利审查员，主要从事电阻、电容以及电池领域的发明专利实质审查。王晓茜（1989—），女，湖北仙桃人，硕士，助理研究员，专利审查员，主要从事冰箱热泵领域的发明专利实质审查。

＊等同于第一作者

〔编辑：王霞〕