专利分案申请制度的文献综述

摘要：专利分案申请制度设立的初衷是为了克服单一性的缺陷。目前关于分案申请制度的研究多集中于两个方面，一方面是代理人申请人如何利用分案申请制度从中受益，另一方面是审查员从审查实践角度如何规制越来越多的非正常分案申请。但其不足仍需指出，代理人在一味为申请人寻求利益的同时，有些分案申请没有起到促进创新、鼓励发明创造的目的，反而导致审查周期延长，使权利一直处于悬而未决的状态，或者导致大量交叉重叠的专利，提高了转让实施的成本。应当从审查实践的角度重视审查指南中对于分案申请内容的限制，加强对其判断标准的研究，在未来研究中，应强化理论基础结合审查实践，明确比较对象，为专利分案申请制度的探索提供理论支撑，避免分案申请制度的滥用。

关键词：专利   分案   规制   滥用

我国专利分案申请制度存在一些问题，但尚未引起我国专利法学者的关注。近年来，中国的专利申请数量不断增加，其中分案申请的数量不容忽视。研究专利分案申请制度对于缩短审查周期，提高我国专利的法律有效性和确定性，提高我國专利审查质量都具有重要意义。[1]

目前，从已收集的国内期刊和著作上看，绝大多数关注我国专利分案申请制度的学者是国家知识产权局专利局的审查员和从事专利代理的专利代理人。代理人主要集中在操作层面，如何利用分案申请制度为申请人获得更多的“利益”，达到重复申请、拖延确权时间等目的。

广州嘉权专利商标事务所有限公司代理人冯剑明在《如何利用分案申请制度对专利申请寻求更大的保护》一文中指出如何利用分案申请制度对专利申请寻求更大的保护，其中包括为了尽快取得专利授权的方法，例如：进行发明实质审查的专利申请中包括独立权利要求1和引用其的从属权利要求，审查员在第一次审查意见通知书中认为独立权利要求1不具备授权前景，而引用其的从属权利要求是可获得专利权的。此时，申请人可以在答复一同时对权利要求1进行修改，将从属权利要求中部分附加技术特征增加到独立权利要求1中，以便缩短审查周期，尽快获得专利授权。对于未获得专利权的独立权利要求 1，申请人可以通过分案申请的方式重新进入实审，再与审查员争论其符合授权要求的理由。通过这种方式，申请人可以尽快获得专利权，也可以争取获得尽可能大的保护范围。冯剑明认为根据《专利审查指南2010》规定，不同发明创造的定义是权利要求书具有不同的保护范围。由于，原始申请授权以后权利要求的保护范围与分案申请的权利要求的保护范围并不完全相同。因此，满足不同发明创造的条件，满足了分案申请的要求，分案申请一旦授权，可以同时存在两件专利。[2]笔者对我国专利分案申请制度进行研究后，并不赞同冯剑明关于分案申请权利要求书对“不同的发明”的定义。也正是由于我国《专利法》[3]、《专利法实施细则》[4]和《专利审查指南2010》[5]中没有对申请人主动提出分案申请的情形作出过多的限制，因此，一些申请人可以使用分案申请获取更大的利益，这对公众有一些不利影响。可以看出，原始申请不涉及单一性问题，并且申请人主动提出分案申请的情况是需要进一步讨论的问题[6]。

上海光华专利事务所代理人朱裕禄在《分案申请的价值分析》一文中提到关于《专利审查指南2010》中规定的“原始申请与分案后的分案申请需要保护不同的发明”中的“不同的发明”的含义有两种主要观点。一种观点认为 ，根据《专利审查指南2010》的撰写体例，单一性和分案申请编写在同一章节，因此“不同的发明”指的是分案申请中的权利要求与母案申请的权利要求所要保护的应该不属于一个总的发明构思的发明，也就是为了克服单一性问题而提交分案申请;第二种观点认为，根据《专利审查指南2010》第二部分第三章第6.1节中所定义的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中具有相同保护范围的权利要求，从而，“不同的发明”是指两件或两件以上申请（或专利）中具有不同保护范围的权利要求。[7]

虽然，《专利审查指南2010》第二部分第六章第3.2节中规定了“原始申请与分案申请应要求保护不同的发明”，但是《专利审查指南2010》第一部分第一章没有规定发明专利分案申请请求保护的权利要求与母案申请不同，其主要关注的是对于分案申请形式上的审查，通常初审不会对分案申请是否与母案申请内容相同或者是否属于一个总的发明构思进行核实，因此即使申请人提交了内容完全相同的分案申请，也会初审合格而进入实审。可见，我国专利分案申请制度中关于分案申请后的权利要求应当满足的条件并不是初审审查的对象。针对与原申请内容完全相同的分案申请应该如何处理，也存在不同的观点。

国家知识产权局专利局审查员傅琦等在《分案申请制度研究》一文中提出了禁止申请人提交与母案所要求保护的权利要求完全相同的（或实质上相同的）申请文件作为分案申请。这样能够防止申请人重复对同一发明进行分案申请。[8]

国家知识产局专利局专利审查协作北京中心审查员付怀等在《从实际专利申请案例探讨对特殊分案申请的处理策略》一文中认为对于申请人个人主观过错或非正常申请，无论是发明还是实用新型，都强烈建议不要以相同的权利要求或技术方案提交分案申请，而对于为弥补其在提交原始申请时所犯的错误，则允许其提出相同的分案申请，以保护申请人的合法权益。[9]

可见，审查员主要从个案出发，对于同一件与母案内容相同的分案申请，从支持或反对的立场进行研究，然而，并没有对“与母案具有相同内容的分案申请”给出明确的定义，《专利审查指南2010》中“原始申请的权利要求与分案申请应当分别要求保护不同的发明”的定义，是解决该问题的逻辑起点。

成都九鼎天元知识产权代理有限公司代理人王美健等在《基于分案情况下对专利法第九条的讨论》中给出了分案申请重复授权问题的相关建议。[10]国家知识产权局专利检索咨询中心审查员苏东东在《谈专利法中的分案申请》给出了完善专利法分案申请的建议。[11]国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心审查员侯丽娜在《未引用关联权利要求时对专利申请授权前景的影响》中给出了涉及单一性申请在撰写申请文件、答复审查意见通知书时的建议，避免通过分案申请克服单一性缺陷。[12]国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心审查员宋扬等在《我国分案制度的探讨》中对现行专利法对于分案申请的相关规定、我国分案制度立法的发展以及与分案申请相关的优先权、生物保藏及不丧失新颖性宽限期等一些特殊情形等的立法本意进行了分析。[13]北京化工大学井静娟在《专利积案问题研究》中建议改变政府政策减少问题专利和垃圾专利的申请数量来缓解专利积案现象。[14]

上述学者給的建议做法中对《专利审查指南2010》中“分案以后的原申请和分案申请的权利要求应分别要求保护不同的发明”的定义存在多种理解方式，如何更好地理解“不同”来判断分案申请是否符合要求，只有明确这一内容才能进一步研究如果申请人提交的分案申请的权利要求与分案后的原申请相同时如何处理，因此，明确该定义才能有效规制分案申请滥用。

参考文献：

[1]朱峰.我国专利分案申请制度研究[D].华东政法大学，2012.

[2]冯剑明.如何利用分案申请制度对专利申请寻求更大的保护[J].专利代理，2017，（01）.

[3] 《中华人民共和国专利法》（2008年修订）。

[4] 《专利法实施细则》（2010年修订）。

[5]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].知识产权出版社，2010.

[6]杨瑞丽.结合案例谈某些类型的分案申请——探讨原申请并未涉及单一性问题而由申请人主动提出分案申请的情形[J].中国发明与专利，2011，（07）.

[7]朱裕禄.分案申请的价值分析[A].载中华全国专利代理人协会编2015年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛论文集[C].2015.

[8]傅琦.分案申请制度研究[J].科技与法律，2015，（06）.

[9]付怀，王俊德，李敏等.从实际专利申请案例探讨对特殊分案申请的处理策略[J].中国发明与专利，2014，，（01）.

[10]王美健，李娟.基于分案情况下对专利法第九条的讨论[A].载中华全国专利代理人协会编2015年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛论文集[C].2015.

[11]苏东东.谈专利法中的分案申请[A].《科技与企业》编辑部编决策论坛——公共政策的创新与分析学术研讨会”论文集（下）[C].2016.

[12]侯丽娜.未引用关联权利要求时对专利申请授权前景的影响[A].载中华全国专利代理人协会编2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文（第三部分）[C].2014。

[13]宋扬，陈腊梅，熊瑜.我国分案制度的探讨[J].中国发明与专利，2015，（10）.

[14]井静娟.专利积案问题研究[D].北京化工大学，2013.

（作者简介：侯丽娜，硕士研究生，助理研究员，研究方向为知识产权制度、专利法。单位：[1]华南理工大学法学院;[2]国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心。）