防御商标制度的法经济学分析

徐丽娟

(华东政法大学，上海，200063)

一、问题的提出

近期，产品跨界成为品牌营销的热门话题，继与美加净推出奶糖味的润唇膏之后，上海冠生园食品有限公司（以下简称冠生园公司）再次跨界，与气味图书馆联合推出了大白兔奶糖味香水。 从润唇膏、香氛再到奶茶、服饰，冠生园公司实现了以奶糖为中心的“品牌矩阵”扩展。 除“大白兔”品牌之外，旺仔、六神、泸州老窖均推出了其跨界产品，并取得了良好的商业效果。 从商标法领域而言，各品牌产品跨界的成功，得益于其防御注册的商标策略。 但是由于我国并未对驰名商标的防御注册在法律层面予以肯定，甚至为其设置了重重阻碍，在我国现有的法律制度下，驰名商标恶意抢注现象难以从事前进行防范。在司法实践层面，“伊利马桶”案①参见北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第1589 号判决书。、“特斯拉”商标纠纷②参见辽宁省沈阳市中级人民法院(2013)沈中民四初字第811 号民事裁定书；北京高级人民法院(2018)京行终2239 号行政判决书。、“七匹狼”商标行政争议案③参见最高人民法院(2013)知行字第59 号行政裁定书。等典型案例均反应出我国驰名商标恶意抢注现象的严峻。

我国现有法律规范中， 不乏以抑制驰名商标恶意抢注为目的的制度设计。《商标法》第13 条以驰名商标是否注册为依据， 划定了驰名商标禁止抢注的具体范围， 明确规定了禁止在相同或类似商品上抢注他人未注册的驰名商标， 以及在不相同或不相类似的商品上抢注他人已经注册的驰名商标。④参见《商标法》第13 条之规定。此外，《商标法》第33 条⑤参见《商标法》第33 条之规定。以及《商标法》第45 条第1 款⑥参见《商标法》第45 条第1 款之规定。，规定了在商标已经被申请注册的情况下， 权利人可以通过提出异议或请求宣告无效的方式， 保护自己的权益。但是总体而言，此类规定存在以下几个方面的问题：（1） 难以预防驰名商标被抢注现象的发生。《商标法》虽然明确禁止抢注驰名商标的行为，但是该类规定仅能起到事后救济作用。 驰名商标权人只能在他人已经提出商标注册之后， 通过异议或宣告无效的方式主张自己的权益。 （2）维权成本高。 在现有的制度体系下， 驰名商标权人为了维护自己的权益，在商标被抢注前，需要花费较大的精力时刻关注相关商标的注册情况；在商标被抢注后，需要花费大量的成本提起商标异议或无效宣告程序； 在异议或无效宣告请求被驳回的情况下， 还将卷入耗时费力的诉讼程序。 维权的高成本不利于驰名商标权人权利的保护。 （3）侵权损害大。 在商标“注册取得”以及驰名商标“个案认定，被动保护”的机制下，如果市场上出现利用驰名商标声誉， 在不相同或不相类似的商品上使用驰名商标“搭便车”的情况，权利人需要经过“认驰”、“认定保护范围”等复杂、漫长的过程后才可能维护自己的权益。此时，驰名商标权人因侵权受到的市场损失可能已难以逆转。

在此基础上，驰名商标权利人为维护自身权益，不得不寻求自立救济， 即在全类商品上注册驰名商标。 目前我国诸如哇哈哈、华为、腾讯等公司均对其商标进行了全类注册。 然而，由于我国《商标法》第49 条第2 款规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的， 任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。使得即便该商标进行了注册，也将面临被撤销的风险。 基于现有制度在保护驰名商标方面的局限性， 以及实践中通过事前注册以保护驰名商标的现实需要， 引发了学界对是否有必要建立防御商标制度的探讨。

防御商标制度事关驰名商标权利人、 第三方以及社会公众的利益，究其根本，是三方主体之间的利益如何平衡的问题。 但是对防御商标的既有研究多从“法教义学”的角度进行阐释，未能揭示该制度在三方主体的利益变动之间， 究竟存在怎样的利益影响过程。在此基础上，笔者欲以法经济学分析为方法论， 探讨我国是否有必要建立防御商标制度以及如何建立的问题。

二、防御商标制度的成本-收益分析

知识产权制度的核心宗旨在于实现各方主体之间的利益平衡， 该立法宗旨在商标法中的具体体现是，商标权人、消费者、商标权人以外的生产、经营者等市场竞争者之间的利益均衡关系。[1]商标法通过对商标各种关系的调整， 保护商标权人和消费者的合法利益，制止不正当竞争，以促进市场经济的有序发展。[2]法经济学分析方法从其理想状态而言，被视为“社会物理学”式的学问。[3]该方法通过实证经验数据， 能够对各类制度与各类主体之间利益消长的互动过程予以把握，有利于对制度理性选择的分析。[4]成本-收益分析方法是贯穿整个法经济学的分析方法，是法律经济分析的主要工具。[5]因此，就目前驰名商标保护的现状， 针对是否引入防御商标制度的问题，可以通过法经济学分析方法中的成本-收益分析法的运用予以把握。

（一）科斯定理

科斯定理是科斯在其经典论文《社会成本问题》中表述的核心思想， 国内学者黄少安将科斯定理表述为一个定理组，即：（1）如果市场交易成本为零，不管权利初始安排如何， 当事人之间的谈判都会产生资源配置效率最大化的安排；（2）在交易成本大于零的世界中， 不同的权利界定会带来不同效率的资源配置结果；（3） 产权制度的供给是人们进行交易、优化资源配置的前提， 不同的产权制度将产生不同的经济效率。[6]科斯定理重点强调的是，在存在交易成本的世界中，制度（权利的赋予格局）及其相对应的交易成本对资源配置有着十分重要的作用。[7]随着理论的发展，交易成本概念逐渐泛化，科斯在1999 年出版的《契约经济学》一书中，以“制度成本”替代了“交易成本”的概念，其认为“制度成本”是一个更好的术语， 它描述了用以协调运用经济资源制度安排的成本。[8]在此基础上，成本分析就是在制度成本不为零的时候，判断制度安排效率高低的方法。制度安排所决定的产权配置导致的成本越小（这里的成本就是制度运行的成本），该制度的效率就越高、经济绩效就越好。 合理的法律规则是使制度成本减少到最低的规则。[9]在对驰名商标恶意抢注规制的制度选择中，核心问题即为对制度成本最小、效率最高、经济绩效最好的制度的确定。

（二）防御商标制度成本分析

目前， 世界上仅有部分国家对防御商标给予保护，其中最为典型的为日本的防御商标制度。①日本商标法第7 章规定了防护标志，即防御商标制度。 其严格规定了申请防御商标的标准、续展的条件以及申请与续展的费用。 由第64 条可知，商标权人在其商品或服务注册商标作为表示其业务所属指定商品或服务的标示在消费者中广为知晓的情况下， 如果因他人将该注册商标在指定商品或者与其类似商品以外的商品或者指定商品类似服务以外的服务上使用而导致其商品或者服务与自己业务所属的指定商品产生混淆之虞的，对于该种商品或者服务，可以将与该注册商标相同的标识申请防御标识注册。 参见李扬译：《日本商标法》，知识产权出版社2011 年版，第49-52 页。在日本的防御商标制度下，可以预先划定知名、驰名商标的排他权范围，在该范围内，权利人可以申请防御商标注册。 防御商标没有注册后进行使用的义务，[10]且如果他人在所注册的该防御商标核定使用的范围内，使用相同商标，则该行为将被视为对该防御商标的基础商标专用权的侵犯。[11]我国学者对我国是否应该建立防御商标制度问题的讨论， 多是在参见日本防御商标制度的基础之上进行的。 部分学者反对在我国商标法中引入防御商标制度， 主要基于以下几个方面的原因：（1）防御商标制度通过抽象地认定以确定注册防御商标资格的做法值得商榷， 商标的驰名程度并非一直不变， 仅仅通过抽象的审查就单方面地排斥他人对商标使用权的做法容易在实践中产生流弊。[12]（2）为达到防患于未然的目的预先注册防御商标，在实际操作层面存在缺陷。防御商标的注册不仅会产生高昂的注册费用， 而且其防御的效果并不佳，商标侵权人稍加修改就能规避防御商标。[13]（3） 如果允许注册防御商标， 将产生大量的行政成本，进一步增加商标行政机关的压力。 （4）防御商标制度将变相鼓励商标囤积。

从以上意见可以看出， 学者之所以反对在我国引入防御商标制度， 其主要的顾虑是该制度可能带来的成本问题。 引入防御商标制度产生的制度成本主要体现为：（1）行政成本，即商标行政机关进行防御商标认定及注册产生的成本；（2）驰名商标权人付出的注册和维权成本；（3）第三人不能使用该商标而丧失的机会成本。

防御商标制度主要涉及驰名商标权利人、 申请注册与驰名商标相同商标的第三人、 消费者以及行政机关的成本和利益。如上文所述，在不存在防御商标制度，即在现有商标法律制度下，对驰名商标权人而言，其将可能通过两种方式为维护自身权益，一种是通过事后提起异议或无效宣告的方式维护自身的权益；另一种是在各类商品上提前注册商标，但通过该种方式注册的商标不使用将可能面临被撤销的风险， 驰名商标权人可能还会为此付出使用成本或被撤销后的注册成本。对消费者而言，由于缺乏事先的预防机制，在商标权属尚未确定的情况下，市场上极易出现“傍名牌”“搭便车”的情况，消费者的信赖利益难以保障。

对第三人而言， 在不存在防御商标制度的情况下，商标资源总体而言更为丰富，有更多的商标资源可供利用。对行政机关而言，由于不存在提前认定商标驰名或知名的问题，在商标注册阶段，其行政成本仅限于提供商标注册服务的成本。 在引入防御商标制度的情况下， 驰名商标权人可以通过事先注册防御商标以维护自身权益， 不需要再额外支付使用成本和维权成本。对消费者而言，防御商标制度构建的核心目的在于进一步保护驰名商标权人的权利，驰名商标权人商标专有权的保护与促进消费者利益是一致的， 消费者免于被混淆或欺骗的利益建立在商标专用权的充分保护之上。[14]防御商标的注册有助于其信赖利益的保护。对行政机关而言，其可能将负担更多的防御商标服务成本。 而第三人将丧失使用相同商标创造收益的机会。各主体的成本变化如下：

表1 各主体成本变化对比表

（三）防御商标制度的卡尔多-希克斯效率分析

法经济学将效益最大化作为选择某种制度的出发点，其首先需要对效益本身的标准作出判断。[15]在微观经济学中， 对效益本身的判断标准主要有卡尔多-希克斯标准与帕累托标准。帕累托改进标准是指在没有使任何人境况变坏的前提下， 使得至少一个人变得更好。在制度选择的语境下，该标准强调必须对各方都有利。 但是，在目前的商标环境中，难以达到帕累托改进的标准， 对规范驰名商标恶意抢注制度的选择带来的是此消彼长的结果。在此基础上，对防御商标制度效益的评判更为合理的标准是卡尔多-希克斯效率，其具体是指从结果中获得的收益完全可以对所受到的损失进行补偿。

从上文的对比关系图可以看出， 我国建立防御商标制度获得的收益主要体现为驰名商标权人维权成本的降低以及消费者信赖利益的保障， 损失主要包括第三人因此丧失的机会成本和行政机关的服务成本。如果认为我国有必要建立防御商标制度，就需要论证此制度带来的收益大于损失。 在防御商标制度相关的各项成本中， 行政机关的服务成本可以通过制度的构建予以规避， 对此笔者在下文中将具体阐述。由于消费者的信赖利益成本难以确定，且建立防御商标制度后，不会导致该成本的升高，因此判断防御商标制度是否符合卡尔多-希克斯效率标准的核心在于， 该制度带来的驰名商标权人维权成本的降低效益，是否大于第三人的机会成本损失。

从经济学的角度来看， 防御商标制度是否应该建立， 其实质是应该对驰名商标的保护配置什么样的权利的问题。建立防御商标制度，意味着将驰名商标保护范围内申请防御商标注册的权利赋予驰名商标权利人。在驰名商标权人与第三人的对比中，前者无疑是更具有生产优势的。 该权利配置带来的不仅是驰名商标权利人维权成本的降低，更重要的是，其带来的权利激励优势。在该配置方案下，驰名商标权人投入越多，收益越大，从而产生经济增长的结果。如果没有防御商标制度，基于我国“个案认定，被动保护”的相关规定，商标权属难以在事前划定明晰的界限， 容易出现第三人利用驰名商标的声誉“搭便车”的情况。由于驰名商标负载的声誉仅指向驰名商标权利人， 第三人虽然可以利用该商标获得短暂的竞争优势，但是该种竞争优势并不会长久存在。另一方面，如第三人欲使用该商标建立自己的声誉，其需要花费更多的成本，不利于社会总体财富的增长。且在反向配置的情况下， 驰名商标权利人将耗费较大的成本以维护自身权益。实际上，权利的维护成本对一个社会来讲是一种存粹的资源浪费， 它不能带来社会财富的增加，只是提高了社会成本。[16]波斯纳定理作为法经济学不可或缺的部分， 其衍生的一个重要论断在于：“法律应有利于社会资源配置的效率,从而促进社会财富的增加； 如果权利赋予的成本过高抑制效率, 那么权利就应该赋予最珍视它的人手中。 ”[17]由于前期对商标经营付出的巨大成本，相较第三人而言， 驰名商标权利人更珍视该商标之上的权利， 其对商标的利用能产生更大的产业价值。 因此，赋予驰名商标权人注册防御商标的权利，更能进社会财富的增加，实现资源配置效率的最大化。

三、我国防御商标制度的构建

（一）制度构建应考量的因素

上文对防御商标制度的成本-收益分析是基于最典型的日本模式，但实际上，在我国引入防御商标制度可以不受日本模式的限制。为实现卡尔多-希克斯效率最优， 我国防御商标制度的构建应尽可能地减少制度成本，增加制度效益。 总体而言，应考虑以下几个方面的因素：第一，该制度产生的行政成本应尽可能地小。 日本模式在注册阶段认驰虽然能够较为准确地划定商标的防御范围， 但是该模式增加了商标行政机关的压力， 在我国商标申请量如此巨大的当下，该模式的可操作性较弱。 第二，该制度应在最大限度内，保护社会公众使用商标资源的权利。防御商标制度饱受诟病的重要原因之一即在于其可能变相鼓励商标囤积， 不利于其它社会主体对商标资源的利用。[18]因此在制度构建时，应兼顾其它主体的权利。第三，该制度应尽可能地鼓励驰名商标权人使用该商标创造更大的商誉， 以促进社会总体财富的增长。

（二）具体制度构建

防御商标具体制度的构建涉及防御商标的注册、认定和维持。首先，就商标注册问题而言，从我国商标立法的历史来看，我国在1993 年实施的《商标法实施细则》 第十一条曾明确规定：“商标注册申请人申报的商品不得超出核准或者登记的经营范围。”之后的《商标法实施条例》删除了这一规定并明确，商标注册人可以在同一种或者类似商品上注册相同或者近似的商标。①参见《商标法实施条例》第31 条第2 款之规定和第32 条第2 款规定。该条规定的出台意味着商标注册突破经营范围的限制， 有学者甚至认为从该条规定中可以反推出防御商标的存在。[19]在今年的4 月23 日，全国人大常务委员会通过了对《商标法》作出修改的决定。 本次修法对以使用为目的的商标注册予以了强调，在第四条中，新增了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的表述。 该条虽然明确了对抢注、 囤积商标等恶意注册行为的规制， 但是并没有体现对驰名商标防御性注册这一并无恶意行为的否定。综合来看，我国目前的立法并未禁止驰名商标的防御性注册。在实践中，驰名商标权利人防御商标在注册阶段并未受到阻碍。哇哈哈、华为、腾讯、可口可乐等众多品牌均注册了防御商标。在我国目前的立法体系下， 防御商标面临的障碍主要体现在防御商标的维持阶段，《商标法》 第四十九条规定：“注册商标……没有正当理由连续三年不使用的， 任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。 ”在该条规定下，驰名商标权人注册的防御性质的商标， 极容易被第三人因不使用向商标局申请撤销该注册商标。如要维持防御商标的注册，权利人不得不花费大量的成本对这些商标进行使用。构建我国防御商标制度，需要对防御商标“三年不使用即撤销”（学界简称为“撤三”）障碍予以扫清。笔者认为，要解决该问题，可以将防御商标列为“撤三”的例外。防御商标制度的重点及难点问题主要表现在驰名商标防御范围的认定方面， 日本的立法模式在商标注册时由行政机关认定主商标的驰名范围， 进而确定在哪些类别上可以注册防御商标。 但是商标是否驰名，以及驰名的范围是不断变化的，日本“注册认驰”模式难以保证防御商标保护范围的固定性与商标驰名度变化的动态性之间的平衡， 也与我国驰名商标“个案认定，被动保护”规则存在冲突。且该种立法模式将产生大量的行政成本， 在我国商标申请量居高不下、 行政机关工作量较为饱和的情况下，“注册认驰”模式不可取。结合我国的立法现状，笔者认为，我国的防御商标制度可以仅在“撤三”环节具体体现。即在其它规定不变的情况下， 明确驰名商标权人可以在他人以“三年不使用”为由撤销商标的注册时，以防御商标进行抗辩。 这一制度安排不仅能够解决防御商标保护范围的固定性与商标驰名度变化的动态性之间冲突的问题，也符合我国驰名商标个案、被动认定规则。且在“撤三”制度下，一方面驰名商标权人需经营扩大主商标的声誉或在注册类别范围内使用防御商标，才能维持防御商标的注册；另一方面，对第三人而言，其如需使用该商标资源，可以向商标局提起“撤三”。 这一制度安排不仅能够保护驰名商标权人的权利， 亦能在驰名商标权人与第三人之间实现利益平衡。

综上， 我国防御商标制度的构建需要在立法中明确三个方面的问题。 其一为明确驰名商标权人可以注册防御商标， 在注册阶段不对驰名商标的防御性注册进行限制。 其二为明确防御商标是三年不使用撤销制度的例外。 在第三人因商标不使用提起撤销该商标时，根据当事人的主张，商标局或法院可以对争议商标的驰名范围作出认定， 在认定范围内的防御商标，将作为“撤三”的例外而不被撤销。 其三，我国是商标注册取得为主的国家， 防御商标一经注册，将产生注册商标专用权，在未被撤销的情况下，该商标专用权继续有效。 如果第三人在防御商标核定使用的范围内，使用相同商标，则该行为应被视为对防御商标注册商标专用权的侵犯。

四、结语

防御商标制度问题归根结底是制度选择的问题。在存在交易成本的现实世界，不同的制度安排具有不同的交易成本因而具有不同的经济绩效。[20]制度选择的关键在于实现经济绩效的最优。 通过防御商标制度与我国现行制度的对比可以发现， 防御商标制度带来的经济效益远大于引入该制度带来的成本。赋予驰名商标权利人以防御商标制度保护，更能促进社会财富的增加。从我国目前的宏观环境来看，防御商标制度对驰名商标权人权利的强保护， 有利于“培育壮大民族企业和知名品牌”，更符合我国实施商标品牌战略的现实需求。在我国商标立法中，引入防御商标制度， 是利弊衡量和基于我国国情的理性选择。