单位放弃专利权时职务发明报酬确定研究

郑 悦

一、问题的提出

中国《专利法》对职务发明人规定有“一奖二酬”的奖励及报酬机制。一奖，即在单位获得职务发明专利授权之后对发明人支付一次性的奖励。二酬，是指在职务发明专利实施后根据其推广应用的范围和取得的经济效益，由单位对发明人进行的持续性的付酬。②《专利法》第16 条规定：“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”根据《专利法实施细则》的规定，职务发明人所获报酬的确定标准是单位在该职务发明的专利权有效期内实施该专利所取得的利润或许可他人使用该专利所取得的许可使用费。③《专利法实施细则》第78 条规定：“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。”因此，在确定职务发明人的报酬时，无论是其依据是单位实施职务发明专利的所获利润还是许可他人实施专利取得的许可使用费，均要求发生于职务发明的专利有效期内。鉴于此，在实务中，有的单位出于各类目的，主动放弃专利权，或者借关联企业向专利主管部门请求宣告专利权无效，而单位作为专利权人则放任无效宣告的发生。这些行为人为地缩短了专利权有效的期间，也导致了职务发明人所获报酬降低。此时，发明人的报酬应当如何计算？是否应当在裁判中予以提高，以对发明人的损失进行补偿？本文将通过对一些案例的分析进行探讨。

二、司法实践中的观点及对前述观点的分析

（一）两则案例的比较分析

【案例1】单位主动放弃专利权——石某等三人诉重庆某机械厂职务发明人报酬纠纷案上诉案④参见重庆市高级人民法院(2005)渝高法民事判决书民终字第9 号。

重庆某机械厂原来拥有一实用新型专利“柱式回转喷头”，设计人为该厂已故工程师陈某。专利申请日为1999年3月4日，授权公告日为2000年1月19日。2003年8月，重庆某机械厂于纠纷发生以后书面声明放弃该项专利权。该产品自投产以后为重庆某机械厂创造了较好的经济效益，是该厂的主要赢利产品之一，同时该技术提高了中国许多工业领域的涂装技术，具有良好的社会效应。陈某的继承人石某等三人起诉重庆某机械厂，要求其支付2002-2009年期间的职务发明报酬。

一审法院认为，重庆某机械厂放弃专利的行为不能影响发明人所获报酬，应按照涉案实用新型专利的十年有效期计算报酬。二审法院则认为，应当按照专利的实际有效期间计算职务发明报酬，但根据单位主动放弃专利存在恶意，酌定调高了单位应支付的单年提成比例。

【案例2】单位放任专利被宣告无效——翁立克诉上海浦东伊维燃油喷射有限公司、上海柴油机股份有限公司职务发明设计人报酬纠纷案⑤参见上海市高级人民法院民事判决书(2008)沪高民三(知)终字第23 号。

翁立克曾在伊维公司任职，系“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”、“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”两项技术的发明人。2001年，伊维公司的母公司亦即上柴公司向国家知识产权局申请了涉案专利，并于次年获得授权。后上柴公司将涉案专利无偿转让给伊维公司。伊维公司许可案外人电装公司实施涉案专利并取得许可费，伊维公司也曾自己实施涉案专利并取得利润。2005年，案外人电装公司申请宣告涉案专利无效，伊维公司称因员工失误导致未能在法定期限内提起行政诉讼。同年，翁立克起诉伊维公司、上柴公司，要求支付职务发明报酬。

一审法院认为，一方面，原告只能要求被告支付专利权被宣告无效前基于专利许可使用费的收取所应提取的相应报酬。另一方面，被告放任专利权无效存在恶意，酌情将报酬提取比例定为较高的30%。二审维持一审判决。

对上述两案进行分析。首先，除石某案的一审法院外，石某案的二审法院及翁某案的一二审法院均认为，不论因何种理由导致职务发明专利权的无效，计算职务发明报酬所依据的营业利润或许可费用等均只能以专利权有效期内发生的为准。其次，两案中的所有审级都认为专利权人主动放弃专利或放任专利权无效的行为具有恶意，应当由专利权人对发明人进行某种形式的补偿。其中，石某案的一审法院以涉案专利本可自然存续的有效期限作为计算的期间标准，要求单位按照涉案专利本可以存续的最长有效期向发明人支付报酬。石某案的二审法院以及翁某案的两审法院则选择以专利的实际有效期为计算的期间标准，但根据专利权人的“恶意”酌定较高的报酬提取比例，以补偿发明人。这两种做法均不合理。

（二）计算期间应当以专利的实际有效期为准

对《专利法实施细则》第78 条⑥《专利法实施细则》第78 条规定：“在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。”进行文义解释可知：只有在专利权有效期限内取得的实施专利的营业利润、许可他人实施专利收取的使用费，才能够作为计算发明人报酬的依据，无论其支付方式是逐年支付还是一次性支付。并且，该条之中不存在但书，其后也没有条文作出例外规定，说明在何种例外情况下允许超出专利权有效期限进行职务发明报酬的计算；其他法律法规中也同样找不到这样的规定。因此，职务发明报酬计算的标准就应当仅限于单位在专利权有效期限内所取得的相关利润。

在此基础上，需要进一步分析《专利法实施细则》第78 条中的“专利权有效期限”究竟是指《专利法》第42 条所规定的“专利权的期限”，还是指专利权的实际有效期？所谓“专利权的期限”，是指自申请日起算，发明专利为20年，实用新型、外观设计专利为10年。但是，如果专利权人未按规定缴纳年费或者书面声明放弃其专利权，专利权也可能在期限届满前就终止。⑦《专利法》第44 条规定：“有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：（一）没有按照规定缴纳年费的；（二）专利权人以书面声明放弃其专利权的。”对于无效宣告的专利，自无效宣告作出之日起，专利权就视为自始不存在。⑧《专利法》第47 条规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”无论是专利权的期限自然届满还是在期限届满前终止，其效果均为发明创造进入公有领域，社会公众可以随意实施。当专利在期限届满前就已经终止，则此时也没有必要再去讨论特定专利权的“期限”了。由此可知，《专利法》第42 条规定的“专利权的期限”只是指专利权可以存续的最长期限，和《专利法实施细则》第78 条规定的“专利权有效期限”含义不同。故当法律条文表述为“专利权有效期限”，其自然是指专利权的实际有效期，而非最长期限。

因此，在严格适用法律的前提下，当法律没有规定专利权人的恶意作为以专利权有效期限为报酬计算期间的例外情况时，石某案的一审法院以及翁某案的两审法院关于职务发明报酬计算期间的认定是正确的，即应当以专利的实际有效期为准。

（三）确定提取比例不应考虑专利权人“恶意”

诚信原则是民法的基本原则之一，中国和日本都将诚实信用原则规定于民法典总则部分。⑨《民法总则》第7 条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”中国《合同法》第60 条规定：“当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”日本《民法典》第1 条第2 项规定：“行使权利及履行义务时，应当恪守信义，诚实实行。”德国则将诚信原则规定在债编。⑩德国《民法》第242 条规定：“债务人有义务依诚实和信用，并参照交易习惯，履行给付。”中国台湾地区亦效仿德国，将诚实信用原则规定在债编⑪中国台湾“民法”第148 条第2 款规定：“行使权利，履行义务，应依城市及信用方法。”。诚信原则无疑在民法体系中具有至高地位，也完全可以适用于债法领域。民法条文中一般提及当事人的“恶意”，大多是出于对损害赔偿责任的确定。⑫《合同法》第164 条第2 款规定：“代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。”然而，职务发明报酬的性质并非赔偿，它是对于发明人付出劳动的奖励和回报，与专利为单位带来的经济效益息息相关。

首先，职务发明报酬其本质是对发明人的鼓励与补偿⑬冯晓青,刘友华.专利法[M].北京：法律出版社,2010：93.，也可以认为是发明人将其发明创造的专利申请权让渡给单位所获得的对价。对价的确定，应当以发明创造本身的价值和其产生的经济效益为主要考量因素。中国《专利法》、《专利法实施细则》以及《促进科技成果转化法》将单位应向发明人支付的价款区分为奖励和报酬两部分，二者的性质与目的本就是不同的。其中，奖励为专利授权后即支付，它以专利权的取得为必要条件，属于对发明人发明创造行为的奖励以及单位向发明人支付的以专利授权本身为标的的对价。而报酬则类似于版权制度中的追续权，要求专利权人在取得经济利益后向专利权人逐年或者一次性支付相当的数额，它以经济利益的取得为必要条件，更类似于单位利用专利取得经济利益后向发明人支付的分红。既然报酬的确定必须以单位取得的经济利益为依据，那么当专利并未给单位创造经济利益时，就不能强行要求单位向发明人支付不存在的“分红”。在实践中，确实存在单位实施职务发明专利后其利润反而下降的情况，由于确实不能查明单位实施专利后取得的利润，法院便没有支持发明人关于支付报酬的请求。⑭参见上海市黄浦区人民法院民事判决书（1993）黄经初字第229 号。

其次，专利制度赋予专利权人放弃专利权的权利本就是为了实现专利的优胜劣汰，仅依据专利权人放弃专利的行为就认定其具有恶意是不合理的。《专利法》赋予专利权人主动以书面声明或者以不再缴纳年费的方式放弃专利权的权利，其立法要旨在于使专利权人结合其专利质量及取得的经济效益，自行决定保留或放弃部分专利权。专利权人对维持专利所需支出和专利之预期经济利益进行权衡，保留经济价值较高的专利，而放弃经济价值较低的专利，原本就是专利制度设计的初衷。放弃专利权的权利应当平等地适用于专利权人所有的一切专利，包括职务发明。不应考虑专利的职务发明性质，就以保有该项专利作为单位的义务。更不应以单位放弃专利为由，推定其具有恶意，甚至影响报酬的计算。因此，完全以恶意来评价专利权人放弃专利权的主观目的，是违背专利法立法目的的。

再次，从可得利益的角度出发，尚未发生的职务发明报酬不属于可得利益损失。根据《合同法》第113 条，可得利益损失，是指由于一方未履行或未全面履行合同义务的违约行为而给合同相对方造成的财产性损失⑮《合同法》第113 条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”。最高院印发的《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》中也指出，可得利益损失是市场主体的违约行为所导致的损失。⑯《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》第9 条：“在当前市场主体违约情形比较突出的情况下，违约行为通常导致可得利益损失。”然而，法律并未规定“单位具有保持专利权有效的义务，否则将对发明人承担违约责任”。既然专利权人放弃专利权并非“违约”，那么，由此所导致的发明人所获报酬的减少自然就不属于可得利益损失。

对于已发生的职务发明报酬，发明人的损失实质为单位所拖欠的该部分报酬。在确定这一提取比例时，法院可以考虑单位的恶意，但根据侵权责任的基本原理，发明人的相应损失必须是单位的恶意所导致的，即专利权人的恶意与相应损失之间必须具有因果关系。事实上，前述两案中，法院所依据的恶意是专利权人放弃或放任专利权无效的恶意，它所导致的后果是发明人不能在专利权无效后的一定期限内继续取得报酬。而这一结果是专利权人行使合法权利所导致的，不能构成可得利益损失。此时，发明人所遭受的实际损失仅限于专利权有效期内单位所拖欠的职务发明报酬，即便有单位的某种恶意导致了这种损失的发生，也只能是单位拖欠报酬的恶意，而与单位主动放弃或放任专利权无效的行为无关。因此，上述两案均以单位放弃或放任专利权无效的“恶意”酌情提高了报酬的提取比例，这一逻辑是存疑的。

三、基于《专利法》第47 条要求单位赔偿损失的不合理

有学者认为：“依据《专利法》第四十七条第一款的规定，当专利被宣告无效‘因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿’，该条规定的‘他人’并没有限定对象范围，既可能是被许可人，也可能是发明人，发明人可以明确要求专利权人赔偿因专利被宣告无效而造成的损失（职务发明报酬减少）。”⑰顾昕.专利被宣告无效后的报酬支付——翁立克诉上海浦东伊维燃油喷射有限公司、上海柴油机股份有限公司职务发明设计人报酬纠纷案[J].中国发明与专利，2018(8)：8-15.笔者无法认同这一观点。

首先，《专利法》第47 条解决的是专利无效宣告的效力对于无效宣告作出前已经执行的法院判决或行政机关的决定、已经履行的许可或转让合同是否溯及的问题。⑱《专利法》第47 条第2 款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”因此，《专利法》第47 条的适用范围应当仅限于前述合同、判决、决定中的相对人或被执行人，而不应当扩张到在专利被宣告无效的情况下因专利权人的恶意遭受损失的任何“其他人”。在第2 款第一句之后紧跟的但书，解决的只能是前一句的例外情况。也即原则上专利权人已经收取的赔偿金、许可费、转让费等不予返还，但如果由于某些原因，比如专利权人明知专利权即将被宣告无效，却赶在无效宣告作出前向他人许可或转让专利，在这些情况下，可以视为专利权人具有恶意，应当给予赔偿。在通常情况下，无效宣告效力的不溯及既往，是专利权人获益，他人遭受损失。但是，当将该条文适用于职务发明报酬纠纷时，此时的不溯及既往却是发明人获益，专利权人遭受损失。在专利权人主动放弃或放任专利权无效的案件中，适用《专利法》第47 条能够得出的结论是：对于无效宣告作出前，单位已经支付的职务发明报酬原则上不予返还。换句话说，专利权人不可能明知专利权即将被宣告无效仍“恶意”向发明人支付报酬，发明人不可能因为专利权人的“恶意”而遭受损失。由于这种特殊的受益方与受损方的位置互换，导致但书所作规定根本不能适用于本文所讨论的特定职务发明报酬纠纷的情形。因此，根据《专利法》第47 条要求单位赔偿损失的观点略显牵强。

其次，正如本文上一部分已经讨论的，尚未产生的职务发明报酬并非可得利益损失，也并非实际损失。由于所谓“职务发明报酬减少”并不属于任何一种损失，那么赔偿便无从谈起了。

四、现有奖酬制度已足以调节各方利益

实践中上述法院倾向于认定单位主动放弃专利权的行为具有恶意，由此按照较高的提取比例确定职务发明报酬。这可能是出于法院倾向于同情发明人，将职务发明报酬视为发明人的一种天然权利。但当回到专利制度的设立目的，其本质上是为了鼓励发明创造，促进社会科技进步。与其说专利权是一种天然权利，更不如说它是基于公众与专利权人之间的利益交换而产生的法定权利。同理，职务发明人与单位之间也是一种利益交换的关系，发明人以其发明创造的专利申请权为对价，单位以一次性奖励以及将来产生的经济利益中的一定比例为对价。既然如此，就不必过多考虑发明人与单位之间的强弱地位，只需回到专利制度设计的目的，去考虑职务发明人应得的报酬。

对于此，中国现有的奖酬制度已经能够有效调节专利权人放弃专利权时与发明人之间就报酬问题产生的纠纷，使之达到利益平衡。当单位以任何方式放弃专利权（包括声明放弃、主动请求或放任无效宣告等），这其实均在一定程度上反映了专利价值偏低，以至于专利权人不愿意继续维持专利的有效。在这种情况下，若强行要求单位赔偿发明人所损失的未发生的报酬，才是违背专利法立法目的的。而反过来，当专利确实具有较高的经济价值而单位却选择放弃专利，那么此时该技术进入公有领域，任何人均可以任意实施，包括该单位。但同时，单位尽管仍可以自己实施该项技术，却不能再依据其对该项技术的垄断优势而获得高于同行业其他竞争者的利润。单位自愿放弃垄断该项技术的优势也说明对该技术的垄断并不能为其斩获更多利润，那么这就是一个基于商业利益的战略考量，同样无可厚非。此时，单位在专利有效期内已经向发明人支付的奖酬，是符合发明人所开发的技术其实际经济价值的。只有经济价值极高的少数发明创造，单位保有该项专利权将产生极为可观的经济利润，相应的发明人才有资格在专利的最长年限期间享有报酬权。此时如果单位拒绝支付，所涉及的法律问题是如何完善单位所得利润之举证责任的问题，这就属于事实上的争议，而非法律争议了。

五、结 论

在专利权人主动放弃或放任专利权无效的案件中，根据专利权人恶意以超过专利权实际有效期的期间确定职务发明报酬或者酌定更高的报酬提取比例的做法缺乏合理性，在确定职务发明报酬时仍应当以专利实际产生的经济利益为标准。同时，依据《专利法》第47 条之规定要求单位赔偿职务发明报酬减少之损失的观点也缺乏合理性。由于中国现有专利制度已经足以对职务发明报酬问题中的各方利益实现平衡调节，该问题暂时无需从司法层面进行更多干预。