论如何强化专利审查中的证据意识

文 燕

一、引言

在专利审查中，证据是事实的基础，专利审查过程中“现有技术”即为“证据”的表现形式，《专利法》第22 条第5 款规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。在专利审查意见通知书中，审查员往往使用构成专利申请现有技术的对比文件结合公知常识评述发明专利的创造性。

对于公知常识的认定，《专利审查指南》（2010 版）第二部分第八章第4.10.2.2 节规定：审查员在审查意见通知书中引用的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。

但是，对于公知常识的认定和评判仍然是现如今的难题之一。对审查员而言，困难主要表现在两个方面：第一，审查员仅仅依赖权利要求书的文字记载，从权利要求文字记载的内容片面解读权利要求，不能充分理解说明书，从申请人的发明本意出发，由于对权利要求的技术方案理解偏差，导致在撰写审查意见通知书时草率引用证据，这种证据就是一种“表面证据”，即从字面上看能够构成“现有技术”的证据。第二，审查员通常会“观点在前，证据在后”，往往臆断某些技术特征是公知常识，审查意见通知书中仅仅是苍白说理，这种缺少白纸黑字记载的证据很容易使申请人质疑该公知常识的准确性，尤其是质疑比较强烈时，会导致申请人怀疑专利审查的公正性[1]。

要对上述两方面的错误意识进行改进，笔者认为首先要理解发明，《专利法》第59 条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用来解释权利要求的内容”，这里的后半句也不能忽视，不能仅仅理解权利要求书的文字意思，审查员在初步审查时还要对说明书、附图及实施例有充分理解，然后才能准确把握权利要求书记载的技术方案，只有准确把握发明构思才能正确确定影响该专利申请新创性的证据；其次，审查员要摒弃“观点在前，证据在后”的思想，专利审查是专利审查机关根据《专利法》及《专利法实施细则》的规定对专利申请的可专利性进行审查的具体行政行为，而行政行为必须遵守“先取证，后裁决”的基本原则，才能公平执法、公正执法，正确运用证据也是正确从事专利审查工作的前提条件和基础[2]。

下面，笔者结合计算机领域的两个案例从两个角度进行分析。

二、重视发明构思，避免“表面证据”

【案例1】其涉及发明名称为“一体式无线条码及射频读取设备”的发明专利，其原权利要求1 的内容为：

“一种一体式无线条码及射频读取设备，其特征在于，其包括无线基座，无线条码扫描器以及设置于无线条码扫描器内部的射频读取模块，所述无线基座内置有RFID 标签，所述无线条码扫描器包括手持部以及本体，所述手持部设有触发按键，所述本体内设有条码读取模块；其中，所述RFID 标签包含有无线基座的序列号或MAC 地址，当无线条码扫描器启动时，其内部的射频读取模块读取所述RFID 标签并自动实现无线条码扫描器与无线基座的配对。”

从上述权利要求的记载来看，本申请请求一种一体式无线条码及射频读取设备，权利要求1 限定了该设备具体包括基座、扫描器、射频读取模块以及各部件包括RFID 标签、手持部、本体、按键等，同时，限定了当无线条码扫描器启动时，其内部的射频读取模块读取所述RFID 标签并自动实现无线条码扫描器与无线基座的配对。上述仅仅记载了自动实现无线条码扫描器与无线基座的配对，至于如何进行配对及与RFID 标签的关系其实上述权利要求并没有特别明确。

对于上述权利要求，审查员一通时采用以下对比文件1、2 评述了其创造性，对比文件1：CN200880129517.3，公开日为2011 年5 月4 日；对比文件2：CN200580015168.9，公开日为2007 年4月25 日。

对比文件1 公开了一种用于编码信息例如条形码读取器的充电支架和包括该充电支架的读取系统，并具体公开了：“该系统包括支架1，支架1 包括基座部分2 和支撑部分3；在光学编码读取器的情况下是读取器的光输入/输出窗面向读取位置；读取器31 可替代地或另外地通过射频读取和/或写入RFID 标签；支撑部分3 可包括与读取器通信的至少一个通信接口，支撑部分3 容纳了接收天线、发送天线或收发天线，或接收装置、发送装置或收发装置，相应的装置设置在读取器内；手柄34 的下端成形为插入到支架部分3的第一凹陷部14 内；支架也可设置为用于将通过支架1 自身的用户接口比如多个按键20 设定的配置参数发送到读取器；读取器31 包括用于生成在RFID 应答器的激励频率下的电磁场/电厂的装置，和接收、传送或收发天线，用于接收和/或传送包含存储在RFID标签内的编码的信号，这类似于光学编码读取器。”

对比文件2公开了一种定位和供给网络中的设备，并公开了以下技术特征：“位置标签是RFID 标签并且读取器能够在充分的距离处读取标签，位置帧包括标示符，该标示符可以是无线设备1105 的MAC 地址、某个其他的标识号、编码到RFID 设备的RPC 值。”

虽然对比文件1、2 公开了读取设备的大部分技术特征，然而，根据该专利申请的说明书记载的技术问题以及产生的技术效果可以理解到该专利申请的权利要求1 要求保护的技术方案是一种无线条码读取设备与其无线基座之间的配对方式，采用功率可调的RFID 读取模块来实现条码读取设备与其无线基座在近距离或远距离情况下的配对，实现条码读取模块的条码信息的可靠传递，从而避免现有的采用蓝牙连接进行配对造成的问题。由此可知，对比文件1 和对比文件2 均没有公开利用RFID 来实现无线条码读取设备与其基座之间的配对问题，也就是说，本申请发明点实际上在于通过RFID 存储的序列号或MAC 地址实现无线条码扫描器与无线基座的配对，由于权利要求书的撰写缺陷，这一点其实在权利要求1 的记载中是解读不出来的。

该专利申请在一通后补充检索到了对比文件3、对比文件4，对比文件3：CN200880132841.0，公开日为2012 年1 月25 日；对比文件4：CN201210581956.6，公开日为2013 年4 月24 日。

对比文件4 公开了一种在无线扫描仪基座中控制多点无线连接的控制方法，并具体公开了：“采取无线方式读取条形码数据，条码扫描仪11 与条码扫描仪12 都通过本发明技术方案提供的多点无线连接协议与基座13 进行连接，在条码扫描仪11 或条码扫描仪12 向基座发送条码信息之前，首先与基座13 进行连接，即用户输入所述基座13 的地址并将所述基座地址作为条码信息交给条码扫描仪11 或条码扫描仪12 进行扫描，扫描完成后，条码扫描仪11 或条码扫描仪12 判断出所述条码信息即为所述基座13 的地址，于是条码扫描仪11 或条码扫描仪12 将本身条码扫描仪的地址以及基座地址打包成地址信息包作为连接请求信息向外广播，基座13 收到请求信息并对其进行解析，基座13 根据条码扫描仪地址从基座13 的后台数据库提取相应的连接序列号，并将其序列号与基座13 对所述条码扫描仪数据信息包解析获得的连接序列号进行对比，判断是否吻合，如果吻合，基座13 则将通过解析请求信息提取出的条码扫描仪地址以及产生的相应连接序列号打包成条码扫描仪连接序列号信息包，作为应答信息通过广播发还给条码扫描仪11 或条码扫描仪12。”

也就是说，对比文件3 公开了通过序列号实现条码扫描器与无线基座配对的技术方案，对比文件3 的发明构思与本申请是相同的，而对于序列号或MAC地址存储在RFID 标签中没有被对比文件3 公开，但是对比文件4 公开了数据采集设备及便携式数据采集装置，并具体公开了便携式数据采集装置2 和支撑底座3 还可以通过射频装置来连接，由便携式数据采集装置2 通过读取光学编码或包含在RFID 标签中的信息而采集到数据，对比文件4 公开的上述技术特征所起的作用与相应区别技术特征在权利要求1 中所起的相同，都是通过射频实现读取设备与基座的配对，因此，对比文件2 给出了将上述技术特征应用于对比文件1 中的启示。

最终该案件在二通后视撤。

我们来对该案件的审查过程进行分析，如果审查员在一通后坚持用对比文件1 和对比文件2 进行评述，指出申请人争辩的通过RFID 标签序列号或MAC 地址进行条形码扫描器与基座配对的技术在原始权利要求中无法解读出来，这样的话，在之后的审查程序中申请人和审查员会一直争论“现有技术”是否构成最接近的现有技术。这时，审查员常常会犯另一种错误，就是认定其权利要求所撰写的技术方案与自己当初理解的技术方案一致，不充分考虑申请人意见陈述中所述的说明书中关于“技术问题”、“技术效果”等内容，错误地坚持权利要求技术方案的保护范围以其记载的内容为准，而申请人陈述的内容均没有记载在权利要求书中，这种案件最终走向驳回。从案件本身出发，审查员没有充分理解发明，仅仅是出于“对特征”而评述申请的创造性；从申请人角度，审查员没有充分考虑申请人的意见陈述，没有体会申请人的初衷；从审查员角度，其错误地理解发明，导致在选取有力证据时出现很大误区。

该案件的审查员在一通后充分理解了案件的发明构思，改变对权利要求字面记载的理解，避免了“表面证据”，进一步更换证据，使得新引入的证据足以说服申请人，申请人更易于接受，最终案件走向视撤。

对案件的发明构思有了进一步的准确理解之后，在运用证据时，虽然《专利审查指南》（2010 版）中一直坚持认为要站在本领域技术人员的角度来确定客观基础，但是准确站位本领域技术人员是比较难的，往往实际应用中是审查员来确定客观基础，审查员通常并没有经过资料查阅或充分检索，而是将简单的技术特征认为是公知常识，这种主观认为导致审查意见通知书没有证据而显得苍白无力，很难说服申请人。那么，要杜绝上述现象就要进行充分检索，在有一定证据支撑时才能准确认定为发明构思是否是本领域的公知常识，杜绝“观点在前，证据在后”。

三、充分检索，杜绝“观点在前，证据在后”

【案例2】其涉及发明名称为“用于在储层模拟系统中进行粗化的系统和方法”的发明专利，其原权利要求1 的内容为：

“1.一种粗化包括多个精细网格块的精细网格的计算机实现的方法，所述精细网格表示其中具有至少一个间断点的地理模型，所述方法包括：

计算每对毗邻精细网格块的传导能力；

将若干精细网格块编组在一起以形成粗糙网格块，其中所述粗糙网格块中的至少一个是由多个精细网格块表征的非标准形状网格块；

将非标准形状网格块的精细网格块对中的每一对映射至粗糙网格块对；以及计算每对毗邻粗糙网格块的传导能力，其中所述粗糙网格块对中的至少一个网格块是非标准形状网格块。”

该专利申请是PCT 申请，其涉及储层模拟相关技术领域，储层模拟是储层工程领域，其采用计算机模型来预测储层中诸如石油、水和气体之类的流体的传输，储层模拟工作流程开始于创建包括许多“精细”网格块的高分辨率模型，在这一点处模型的尺寸可减少为“粗糙”网格块以使其能在合理的时间段内运行模拟，粗化是通过移除网格节点而不改变网格的其他部分来将网格块合并到较大的块中的过程。现有技术中对复杂存储层模型（尤其含有间断点的存储层模型）进行粗化主要有四种方法：

(1)无论如何进行粗化，并舍弃出现在粗化的单元内任何地方的断层信息(“无论如何粗化”)；

(2)对模型重新进行网格化以在期望的4×2 网格上重新采样属性和断层(“对模型重新网格化”)；

(3)粗化能到的任何地方，但不粗化在单元内部有断层的块(“粗化能到的任何地方”)；

(4)粗化能到的任何地方然后将这些单元逻辑编组成矩形粗化块，但仍然留下保持断层所需的精细标度块(“粗化能到的任何地方然后重新编组”)。

但是以上方法均具有缺陷，例如，“无论如何粗化”方法导致间断点信息的丧失，这可能显著地影响不同块的连接性；“对模型重新网格化”方法导致间断点被重新定位，对于较小的提升因子，这是可接受的，然而，对重新定位可能具有显著的影响，例如，如果重新网格化发生在井的附近，间断点的重新定位可导致井从间断点的一侧位移至另一侧，藉此还影响了错误的断层块中的井并且那些层被建模为由井穿孔；“粗化能到的任何地方”方法避免了前面两种方法的缺陷，然而，该过程的缩放性是有限的。因此采取本发明的方法克服上述缺陷。

本申请一通，美国专利局未审，参考欧洲专利局审查情况，并充分检索，采用以下对比文件，对比文件1：US20080130463A，公开日为2009 年12 月3 日；对比文件2：CN200980140660.7，公开日为2011 年9月14 日；对比文件3：CN200480028500.0，公开日为2006 年11 月8 日。

其中对比文件3 是审查员经过对说明书的理解，充分检索后得到的对比文件，一通时，使用对比文件1评述了权利要求1、4、5、21、22、25 的创造性；使用对比文件1结合对比文件2评述了权利要求2～3、7～14、16～19、23、27 的创造性；使用对比文件1、对比文件2、对比文件3 评述权利要求6、15、20、24、26、28～30 的创造性。一通后申请人仅陈述意见未作修改，参考欧洲专利局审查意见，二通时添加对比文件4：“Structured flow-based gridding and upscaling for modeling subsurface flow”，C,He，L.J.Duriofsky,Water Resources,第29 卷12 期，1876-1892 页,20061228。

二通后申请人将说明书内容加入到独立权利要求中，“粗糙网格块中的至少一个是在任一平面内具有多于或小于四个边并且由多个精细网格块表征的非标准形状网格块”，并且认为：从对比文件4 的图7 可以清楚地看出，所有的粗化网格单元都是四边形，即有四个边，因此对比文件4 并未提供关于“在任一平面内具有多于或小于四个边……的非标准形状网格块”的技术启示。

但是，在对比文件3 中已经公开以下技术特征：“在储层模拟中，可以通过将感兴趣的储层体积细分（离散或网格化）成大量多面体单元来构建储层模拟网格，将模拟的物理系统细分为多个体积单元，单元可以是任何集合形状，诸如平行六面体或六面体或四面体、偏棱形、梯形或三角形，网格可以包括多个结构化或非结构化模式布局的多个形状的单元，或具有能随处改变的形状、大小和多个边或面的多边形。”

其中，单元相当于网格块，当网格单元是平行六面体或六面体时相当于在任意平面内具有多于四个边的非标准形状网格块；当网格单元是三角形时相当于在任意平面内具有小于四个边的非标准形状网格块。对比文件3 与本申请均属于储层模拟工程领域，且对比文件3 公开的内容在对比文件3 中所起的作用与相应附加技术特征在权利要求中所起的作用相同，都是确定非标准形状网格块可以是多于四个边或小于四个边的网格，因此，对比文件3 给出了相应的技术启示。

最后该案件在三通后视撤。

如果没有结合对比文件3，该案件二通后加入的技术特征“粗糙网格块中的至少一个是在任一平面内具有多于或小于四个边并且由多个精细网格块表征的非标准形状网格块”，单独看该技术特征会给人第一印象：关于网格块的形状是本领域非常常见的，属于本领域的公知常识。但是，结合本发明说明书第34段的记载可知，一种粗化网格的方法，其中指定对块或单元的期望编组并创建各个单元(在本文中称其为“非标准”形状单元或块)，这些单元在任一平面内可潜在地具有四个以上的边。计算经编组的单元的孔隙体积，因为这是所有经编组的单元之间的传导能力。为了实现本说明书目的，在任一平面内具有多于或小于四个边的 各个单元在本文中被称为“非标准”单元，而这些非标准网格实际上就是本申请背景技术中提到的内部有“断层”的网格，对这类网格进行粗化正是本申请要解决的技术问题，所以，如果单单用公知常识说理的话是没有办法说服申请人的，另外，申请人在二通后重点争辩的也是这个点，仍然用公知常识说理的方式显然会显得苍白无力。

该案件的处理方式是在准确理解发明之后，在第一次审查意见通知书中就进行了充分检索，并引用对比文件3，而在后续审查中，针对申请人的争辩点正是对比文件3 公开的内容，采用证据说理的方式说服申请人。该案件的其他同族仍在继续审查中，而在中国该案件已经以视撤结案，由此可见，充分检索，杜绝“观点在前，证据在后”，充分利用证据说理，更易于被申请人接受，更能够提高审查效能。

四、结 语

客观、公正、准确、及时是专利审查的要求。要做到客观、公正，审查员就要避免先入为主的思想，强化专利审查的证据意识，要重视发明构思，避免“表面证据”，要充分检索，杜绝“观点在前，证据在后”。“表面证据”的使用仅仅局限于审查过程中的“对特征”的过程，并没有关注发明实质本身，抛弃发明整体的发明构思，不仅浪费了审查流程而且在与申请人沟通过程中不能达到有效沟通的效果；“观点在前，证据在后”是审查员的一种错误的思维模式，往往会先入为主，但申请人对于证据是非常重视的，如果没有证据佐证，就不能足以支撑审查员的观点，这样从申请人的角度就会不认可审查员的审查态度，在整个审查过程中也会造成对发明审查的不客观。因此，只有做到以上两点，才能做到正确地看待发明、高效地与申请人沟通。