浅析实际解决的技术问题的确定

李梅香

一、实际要解决的技术问题在创造性评价中的重要性

发明申请在进行创造性评价时，《专利审查指南》（2010版）的第二部分第四章中3.2.1.1提供一种称之为“三步法”的评价方法，具体包括：

第一步：确定最接近的现有技术；

第二步：确定区别特征和发明实际解决的技术问题

第三步：判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否是显而易见。

若实际解决的技术问题在现有技术中已有类似的解决方案或被给出了技术启示，则该专利申请将会被认为没有创造性，从而失去授权前景。由此可见，创造性的判断过程中实际要解决的技术问题的定位至关重要。

二、实际解决的技术问题的确定在现有技术中存在的问题

以下是《专利审查指南》（2010版）的第二部分第四章中3.2.1.1对确定实际解决的技术问题的确定的规定：

“首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”。

从上述描述可知实际解决的技术问题是决定于区别特征的技术效果，但是并没有限定仅是区别特征的直接技术效果。而区别特征的技术效果包括：直接技术效果及基于该直接效果产生的衍生技术效果。直接技术效果可以理解为：区别特征限定的步骤或部件的直接作用；衍生技术效果可以理解为：区别特征限定的步骤或部件，在该技术方案中各技术特征限定的应用环境下所能起到的特定作用，通常是基于直接作用之上产生的间接作用；衍生技术效果可包括：区别特征在技术方案中其他技术特征限定的应用环境下及区别特征自身限定的应用环境下，基于直接作用产生的间接作用。而笔者发现：在专利审查及无效等实务中，有时候实际要解决的技术问题是仅根据区别特征的直接技术效果认定的，并没有结合区别特征应用在技术方案中各技术特征限定的特定环境下得到衍生技术效果，从而导致区别特征的技术效果认定不准确，并最终导致实际解决的技术问题认定错误。

三、结合案例的分析

【案例】

一种信息处理方法，应用于具有语音接收识别单元的第一电子设备中，所述语音接收识别单元用于接收语音输入，并识别所述语音输入的内容，所述方法包括：

在所述第一电子设备等待与第二电子设备建立连接时，生成第一指令，第一指令用于使语音接收识别单元处于开启状态；

根据所述第一指令使所述语音接收识别单元处于开启状态；

其中，所述第二电子所对应的通信标识为第一通信标识或第一通信标识的备选通信标识。

审查意见认定了“在所述第一电子设备等待与第二电子设备建立连接时，生成第一指令，第一指令用于使语音接收识别单元处于开启状态”为区别特征；审查意见指出上述区别特征实际解决的技术问题为：如何开启语音接收识别单元。在审查意见中进一步指出：在连接建立后监听通话，若监听到进行通话开启语音识别，相当于公开了通过数据处理的指令或指示关联开启语音识别接收单元，故给出了技术启示，故上述区别特征是本领域技术人员基于技术启示容易想到的，权利要求没有创造性。

实质上该专利申请实际解决的技术方案是：在连接建立（通话）之前设备自动开启语音接收识别功能，从而方便用户在开车等不便手动操作电子设备的情况下，可以利用语音控制电子设备是否建立连接。

该区别特征的直接技术效果为：控制电子设备自动开启语音接收识别。

该区别特征的衍生技术效果为：若电子设备未预先开启语音识别接收，在等待建立连接时自动开启语音接收识别，则语音接收识别开启后可方便用户直接利用语音控制连接的建立，用户不用再手动开启语音接收识别。显然，该区别特征应用于该技术方案中限定的应用环境下，基于语音接收识别自动这一直接技术效果产生了衍生技术效果。

比对两个技术效果，显然是不同的；而不同的技术效果对应了不同的技术问题；若技术问题不同，则在现有技术中是否存在技术启示存在着很大的差异。

在该专利申请中不是简单地纯粹地想要开启语音接收识别，而是通过开启时机的选择，以方便电子设备未开启语音识别的情况下用户依然可语音控制连接的建立。若割裂地看待区别特征，仅从区别特征的直接作用（即直接技术效果），来定义实际解决的技术问题，显然会导致技术问题的定位不准确的问题。

反过来说，该专利申请相对于现有技术具有电子设备自动开启语音识别，以方便用户不执行语音接收识别操作的情况下通过语音控制连接的建立的技术效果；而该技术效果在现有技术中没有，通过组合现有技术也得不到。若该技术效果不算是区别特征带来的技术效果，在其他相同或等同技术特征认定无误的情况下，那么该技术效果是从何而来的呢？从这一层面来看，若其他相同或等同技术特征认定无误，若不考虑区别特征的衍生技术效果，仅从区别特征所产生的直接技术效果（直接结果）来确定实际解决的技术问题显然是有失偏颇的。

在《专利审查指南》（2010版）的第二部分第四章中6.4还有如下公开：

发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的，因此，对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。发明对现有技术作出贡献的技术特征，例如，使发明产生预料不到的技术效果的技术特征，或者体现发明克服技术偏见的技术特征，应当写入权利要求中；否则，即使说明书中有记载，评价发明的创造性时也不予考虑。此外，创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。

而上文提到的衍生技术效果，本质上是区别特征应用于技术方案限定的特定环境中产生的，例如，衍生技术效果亦可理解为：区别特征与其他技术特征组合产生的技术效果，是技术方案的整体技术效果。故《专利审查指南》（2010版）从上述描述来看，技术方案的评价是对整个技术方案的整体评价，而非对单个技术特征的创造性评价，本文所描述的衍生技术效果是不能被忽略的。故在确定实际解决的技术问题时，不能将区别特征从技术方案限定的应用环境下脱离出来，割裂地看待该区别特征，仅根据该区别特征的直接技术效果确定实际解决的技术问题。

笔者认为：评价技术方案的创造性时，若不整体上把握技术方案进行创造性评价，而是采用“三步法”进行创造性评价，必然会对技术方案进行拆分，分离出技术特征；并基于技术特征进行区别特征认定和实际解决的技术问题的确定。在确定实际解决的技术问题时，不应该局限于区别特征的直接技术效果，而是需要根据区别特征的所有技术效果（既包括直接技术效果，也包括衍生技术效果），来定义实际解决的技术问题。

四、结 论

综上所述，在确定区别特征实际解决的技术问题时，仅考虑区别特征的直接技术效果，会导致实际解决技术问题的不准确，导致技术方案的创造性被低估。若需要较为准确地评价一个技术方案的创造性，需要同时考虑区别特征的直接技术效果和衍生技术效果；即整体上考虑本专利申请的技术方案整体上的技术效果相对于现有技术是否有新的技术效果或技术效果更加优越；而非简单脱离申请文件或专利文件的记载，直接根据该区别特征的直接技术效果，确定实际解决的技术问题。以上是笔者对于实际解决的技术问题的一些分析，该分析还处于很初级的阶段，还有很多的不足，需要进一步的研究和思考。