反向教导及其在创造性和新颖性判断中的应用

王庆龙

一、 创造性判断中的“技术启示”

由于《专利审查指南》（2010版）中没有针对现有技术的“反向教导”进行规定，为了清晰全面地理解“反向教导”的含义，我们可以从现有技术的“技术启示”入手。《专利审查指南》（2010版）在其第二部分第四章关于创造性的审查内容中，对现有技术整体是否存在技术启示进行了详细的介绍。

根据《专利审查指南》（2010版）的规定，要判断发明创造相对于现有技术是否显而易见，通常可以按照以下三个步骤进行，即通常所说的“三步法”，其具体包括：步骤一，确定最接近的现有技术。所述的最接近的现有技术，是指现有技术中与要保护的发明最密切相关的一个技术方案。步骤二，确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题。具体通过将要保护的发明与最接近的现有技术进行对比，找出区别技术特征，再根据区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。步骤三，判断要保护的发明对本领域技术人员是否显而易见。在最后一个步骤中，现有技术整体是否存在技术启示对显而易见性的判断至关重要。根据《专利审查指南》（2010版）的规定，在该步骤的判断过程中，要确定的是现有技术整体是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出了将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的技术启示，这种技术启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机地改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

《专利审查指南》（2010版）进一步规定，下述情况，通常认为现有技术存在上述技术启示。一是所述区别技术特征为公知常识；二是所述区别技术特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，该技术手段在其他部分所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明中为解决重新确定的技术问题所起的作用相同；三是所述区别技术特征为另一篇对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与区别技术特征在要求保护的发明中为解决重新确定的技术问题所起的作用相同。如果结论为是，则存在技术启示，否则不存在技术启示。

通过《专利审查指南》（2010版）的规定可知，若现有技术中存在例如上述三种情形便可以认为现有技术整体存在“技术启示”，基于该“技术启示”本领域技术人员能够根据现有技术获得要求保护的发明。那么是否现有技术中不存在上述的三种情形，就属于现有技术存在“反向教导”了呢？

二、何为“反向教导”

从“反向教导”的字面理解，基于现有技术反向教导所传递的信息，其会阻止本领域技术人员将现有技术之间进行结合，即阻碍本领域技术人员将现有技术进行结合的动机，由此将会否定所要保护的发明的显而易见性，并得出所要保护的发明具有创造性的结论。

基于上述对“反向教导”作用的描述，业界有学者对“反向教导”作出如下定义。所谓“反向教导”，广义是指现有技术中阻碍本领域技术人员形成发明技术方案的技术信息；狭义则是指现有技术中阻碍本领域技术人员将最接近现有技术与区别技术特征相结合，以得到发明技术方案的技术信息。在本领域技术人员形成所要保护的发明的思维过程中，技术启示与反向教导起着正好相反的作用，前者起促进作用，后者起阻碍作用。对于本领域技术人员而言，促使他们将最接近现有技术与区别技术特征相结合形成所要保护的发明技术方案的信息，是“技术启示”；相对地，阻碍他们将最接近现有技术与区别技术特征相结合形成所要保护的发明技术方案的信息，是“反向教导”。

那么“反向教导”要以什么样的形式出现，才能够阻碍本领域技术人员将最接近现有技术与区别技术特征相结合的信息形成所要保护的发明技术方案呢？在有关创造性的审查案件中，有部分案件审查员会坚持认为现有技术存在技术启示，从而否定要求保护的发明的创造性；但也有部分案件审查员会基于申请人的答辩意见而改变最初的看法，并认为要求保护的发明相对于现有技术具有创造性。也就是说，有关创造性审查中现有技术是否存在“技术启示”是具有很大的讨论空间的。之所以有时候“公说公有理，婆说婆有理”，是因为无论是审查员还是申请人，均是站在“旁观者”的角度来评价和分析现有技术中对比文件所公开的内容，从严格意义上讲均缺乏“直接有效的证据”，即作为现有技术的对比文件本身并没有作出任何“表态”。试想一下，若对比文件中明确记载了某些信息，例如“本方案中的技术特征A可以用于X X X环境中，与技术特征B结合来解决技术问题C”，那么此种情况下上述的“讨论空间”将被严重压缩，针对审查员认为所要求保护的发明是“显而易见的”，发明不具有创造性的审查意见的答辩将变得极为困难。相反地，若对比文件中明确记载了某些信息，例如“本方案中的技术特征A不可以用于X X X环境中，不能与技术特征B结合来解决技术问题C”，那么此种情况下，该信息将否定所要求保护的发明技术方案的显而易见性，得出所要保护的发明具有创造性结论的可能性将大大提高。

综上，“反向教导”需要在现有技术中以某种明确的、直接的方式出现在对比文件中，即反向教导需要“记载”在对比文件中。阻碍本领域技术人员将最接近现有技术与区别技术特征相结合形成所要保护的发明技术方案的信息，是现有技术对比文件本身的“表态”，并非审查员或申请人推论分析的结果。应该说明的是，反向教导在对比文件中的要求是以“记载”的方式进行表述，即要么是对比文件本身的字面记载的内容，要么是根据对比文件可以直接地、毫无疑义地确定的内容。只有这种记载方式，才能够使得本领域技术人员有充分的理由不将最接近现有技术与区别技术特征相结合形成所要保护的发明技术方案。

进一步地，创造性审查需要至少两个现有技术的结合来进行判断，笔者认为只要现有技术整体存在“反向教导”即可起到阻碍本领域技术人员将该两个现有技术进行结合的作用。也就是说，“反向教导”既可以记载在最接近的对比文件中，也可以记载在用于评价创造性的另一篇对比文件中。

而且，“反向教导”能够否定所要保护的发明技术方案的显而易见性是容易理解并被接受的。发明人从现有技术中挂有“此路不通”牌子的地方，偏偏走出了一条解决技术问题的路来，这对于本领域技术人员来说是意料不到的，应当认为相对于现有技术而言是非显而易见的，因此具有创造性。

三、“无技术启示”与“反向教导”的区别

关于前文提出的“是否现有技术中不存在具有技术启示的三种情形，就属于现有技术存在反向教导”的问题，答案应该是否定的。从业人员均知晓，现有技术存在技术启示的三种情形的反向，例如“区别技术特征不是本领域的公知常识”以及“区别技术特征在另一篇对比文件中起到的作用，与其在本发明中所起到的作用不同”的答辩思路，目的均是在论述“现有技术整体不存在技术启示”。由上述可知，基于“现有技术整体不存在技术启示”可以得到“发明并非显而易见”的结论，而且基于“现有技术中存在反向教导”也可以得到“发明并非显而易见”的结论，虽然“现有技术整体不存在技术启示”和“现有技术中存在反向教导”在显而易见性上的判断作用是相同的，但二者并不等同。

从《专利审查指南》（2010版）有关现有技术整体存在技术启示的介绍可知，审查员是通过例如“区别技术特征是本领域的公知常识”或“区别技术特征在另一篇对比文件中起到的作用，与其在该发明中所起到的作用相同”为依据，推出“现有技术整体存在技术启示”的结论。申请人是通过例如“区别技术特征不是本领域的公知常识”以及“区别技术特征在另一篇对比文件中起到的作用，与其在本发明中所起到的作用不同” 为依据，推出“现有技术整体不存在技术启示”的结论。可以看出“现有技术整体是否存在技术启示”是推论出来的，作为现有技术的对比文件本身并没有明确“表态”过。而“反向教导”则是作为现有技术的对比文件本身通过“记载”的方式进行的明确“表态”，现有技术“反向教导”存在与否是个既定事实，无需推论。如前述的，若对比文件中明确记载了例如“本方案中的技术特征A可以用于X X X环境中，与技术特征B结合来解决技术问题C”的信息，那么审查员便无需通过“技术启示”这条存在争论空间的“弯路”来评价创造性了，直接用对比文件中记载的“正向教导”来进行创造性评价岂不更加直截了当？同样的，申请人若找到对比文件中明确记载的“反向教导”，便无需通过“无技术启示”的争辩方式试图在争论空间中“杀出一条活路”来，而可以直接基于该“反向教导”获得“免死金牌”。

由上分析可知，“现有技术整体不存在技术启示”和“现有技术中存在反向教导”，由于二者在现有技术中存在的形式不同，从而决定了其在创造性争辩这场“战役”中起到的作用不同，在该“战役”中，前者为争论空间内的战术博弈，后者则是直接地“战略致胜”。

四、具有“反向教导”的若干情形

现有技术中如果存在如下情形，通常可以认为存在“反向教导”。

第一种情形：现有技术已经明确记载了有关摒弃将区别技术特征与最接近的对比文件进行结合的内容。

例如上述的，无论是最接近的对比文件，还是用于评价创造性的另一篇对比文件，只要记载有类似于“本方案中的技术特征A不可以用于X X X环境中，不能与技术特征B结合来解决技术问题C”的信息，则即便与区别技术特征相关的技术手段在现有技术中所起的作用与在所要保护的发明中所起的作用相同，本领域技术人员也不会有动机将最接近的对比文件和用于评价创造性的另一篇对比文件进行结合，当然就不可能形成所要保护的发明的技术方案。

第二种情形：区别技术特征在现有技术中所起的作用与在要保护的发明中所起的作用相反，根据现有技术不可能想到使用相反作用的相关技术手段解决实际要解决的技术问题。

我们知道，最接近的现有技术与要保护的发明的区别技术特征相关的技术手段，如果在现有技术中所起的作用与该区别技术特征在要保护的发明中作用相同，则现有技术给出了相应的技术启示，否则没有给出技术启示。但是如果与区别技术特征相关的技术手段在现有技术中所起的作用与要保护的发明非但不同，而且相反，则现有技术不仅没有给出相应的技术启示，而且给出了反向教导，此时现有技术不会破坏要保护发明的创造性。可见，第二种情形实际上是上述第一种情形的一种变形。

第三种情形：针对要保护的发明所要解决的技术问题，现有技术中为解决该技术问题所采用的技术手段与区别技术特征正好相反。

例如，《专利审查指南》（2010版）列举的“电动机的换向器与电刷间粗糙界面”案例，现有技术通常认为，电动机的换向器与电刷间界面越光滑接触越好，电流损耗也越小。而一项发明却将换向器表面制出一定粗糙度的细纹，其结果是电流损耗更小，优于光滑表面。在该案例中，本领域技术人员在解决减少损耗电流的技术问题的时候，现有技术给出的信息是电动机的换向器与电刷间界面越光滑接触越好的信息，本领域技术人员在该“反向教导”下，不会有动机将换向器表面制出一定粗糙度的细纹来解决减少损耗电流的技术问题。而该发明却采用了与现有技术给出的信息正好相反的技术手段，即将换向器表面制出一定粗糙度的细纹来解决了减少损耗电流的技术问题。可见，第三种情形所说的“技术偏见”实际上是上述第一种情形的另一种变形。

在上述三种情形中，有时候“反向教导”记载在审查员提供的对比文件中（例如第一种情形和第三种情形），有时候“反向教导”记载在其他现有技术中（例如第二种情形），此时申请人可以提交证据来证明现有技术中记载有“反向教导”，证据以教科书等公知常识性证据为优选，其次是专利文件、论文或者技术手册等。而且如前所述的，“反向教导”不仅包括现有技术直接的字面描述的记载形式，还包括根据现有技术字面描述或附图直接地、毫无疑义地确定的记载形式。

五、案例解析

2010年1月14日，国家知识产权局专利复审委员会作出第14458号无效宣告请求审查决定，涉及专利号为9 8103175.7、名称为“储氢合金以及二次电池”的发明专利（以下称为“该专利”）。

该案中，专利复审委员会在无效决定中指出，证据5公开了一种稀土类金属－镍系氢吸附合金（参见证据5中文译文的权利要求1以及说明书的三个比较例1-4、2-3、3-3），该专利权利要求1要求保护的技术方案与证据5的区别技术特征在于：该专利通过铸造或烧结方法生产权利要求1限定的储氢合金，而证据5是通过激冷法获得所需要的储氢合金，并且证据5在三个比较例1-4、2-3、3-3中公开了使用铸造法无法得到符合其发明目的的合金。根据上述区别技术特征可确定该申请实际要解决的技术问题是：确定权利要求1中通式代表的储氢合金的制造方法。虽然证据5公开了以铸造法制备合金是本领域的现有技术，但是，证据5公开了其所需要的合金是通过激冷法制造得到的，而使用铸造法无法得到符合证据5发明目的合金。同时，根据证据5还记载如果过冷度和冷却速度在其规定的特定范围之外，则所希望的反相界面层析出的合金就不能得到；由证据5公开的内容可以明确铸造法无法解决其技术问题，这种相反的技术教导说明使用铸造法无法获得证据5权利要求1限定的储氢合金，而请求人认为该专利权利要求1的通式所表示的合金与证据5权利要求1的通式所表示的合金实质上相同，在证据5给出上述相反的技术教导的情况下，本领域技术人员也无法通过铸造法制备该专利权利要求1的通式所表示的合金。同时，证据1、2、4只能说明使用铸造法制备合金是本领域的现有技术，也没有给出任何相关的技术启示；在证据5给出的上述相反技术教导下，要解决上述技术问题并采用铸造法制备该专利权利要求1的通式所表示的储氢合金对本领域技术人员来说是非显而易见的，因此，该专利权利要求1相对于各证据的结合具备创造性。

笔者认为，基于“三步法”的判断方法中重点在于判断现有技术整体是否存在技术启示。本领域技术人员在判断区别特征所起的作用时，需要考虑现有技术的正反两方面的教导，判断该区别特征在现有技术中所起的作用与其在要求保护的发明中为解决发明实际解决的技术问题所起的作用是否相同，在此基础上才能准确地判断现有技术整体是否存在技术启示。在该案中，虽然证据5公开了采用铸造法制备储氢合金的实施例，但是，证据5中也明确给出了采用铸造法只能得到效果较差的储氢合金的相反的技术教导，本领域技术人员在证据5的基础上无法获知采用铸造法或烧结方法获得本专利权利要求1要求保护的具有高容量且充放电循环寿命长的储氢合金，并且其他证据1、2、4也仅仅是公开了使用铸造法制备合金的技术手段，也均未教导使本领域技术人员能够通过铸造法制备本专利权利要求1的通式所表示的储氢合金或者证据5权利要求1的通式所表示的储氢合金。由于证据5记载的“反向教导”，权利要求1要求保护的技术方案对本领域技术人员而言是非显而易见的。

六、美国专利法中规定的“反向教导”

根据美国用于判断创造性的“教导-启示-动机”原则（简称T S M原则），如果现有技术中存在着某种教导、启示或动机，使本领域技术人员能够结合或修改现有技术并得到要求保护的发明，则该发明就是显而易见的。由于现有技术应当作为整体来考虑，因此，需要同时考虑那些使本领域技术偏离本发明的部分，此部分称之为“反向教导”（teach away），其含义是现有技术对比文件的公开内容阻止或阻碍本领域普通技术人员去完成发明人实际上成功做到的事情。

“反向教导”常常被用来作为反驳显而易见的理由。在美国审查指南中，对于反向教导同样也没有给出明确的定义，而是通过举例的方式说明。根据美国审查指南存在反向教导的情形包括对比文件之间不能够结合的情况。例如，所要保护的发明是一种同时含有铁和碱金属的催化剂。在现有技术中，一篇对比文件公开了一种催化剂，并记载了其中的锑和碱金属可以互换，并获得相同的效果。另一篇对比文件中记载了向催化剂中加入铁，但明确地排除了锑。由于第二篇对比文件中排除了锑，记载了与第一篇对比文件使用锑的反向教导，因此这两篇对比文件无法结合。由于现有技术中存在着反向教导，因此该发明是非显而易见的，具有创造性。

美国审查指南中还列举了一些情况，例如，现有技术公开的优选实施例并不会对更广的范围或者非优选的实施例构成反向教导，以及，已知的或者显而易见的产品不会由于被描述成在某些方面比其他同用途的产品差而可以获得专利保护。例如，权利要求保护的是一种环氧树脂浸渍纤维增强印刷电路材料。现有技术中有文献教导了与该发明相似的印刷电路材料，但使用的是聚酰亚胺树脂浸渍而不是环氧树脂。此外，这篇文献中还公开了已知环氧树脂具有该用途，且环氧树脂浸渍电路板具有相对可以接受的尺寸稳定性，以及一定程度的柔性，但与聚酰亚胺浸渍电路板相比仍然较差。在这个案件中，法院认为，关于环氧树脂，对比文件只是陈述了现有技术中已知的事实，不足以说明具有创造性。

七、“反向教导”在新颖性判断中的应用

以上讨论均是有关“反向教导”在创造性判断中的应用，那么“反向教导”是否可以用于新颖性的判断呢？

在中国，采用单独对比原则进行新颖性判断，即要求一篇对比文件公开所要保护的发明的所有技术特征。需要注意的是，在进行新颖性判断时，首先应当判断所要求保护的发明技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果二者内容相比，所要求保护的发明的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，本领域技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为该发明不具有新颖性。《专利审查指南》（2010版）并没有明确论述，在一篇对比文件公开了所要保护的发明的所有技术特征，并且其中至少一个技术特征是通过“反向教导”的方式记载的情形下，该篇对比文件是否可以用于评价所要保护的发明的新颖性。在国内应该是倾向于不认可，原因在于《专利审查指南》（2010版）中要求用于评价所要保护的发明的新颖性的技术方案在技术方案上实质性相同，并在技术领域、技术问题以及预期效果上均要求相同，但记载有“反向教导”的对比文件所公开的技术方案与所要保护的发明的技术方案相对比，至少在技术问题和技术效果上是否相同存在一定争议。

但在美国，尽管现有技术对比文件对所要保护的发明进行了反向教导的论点可能会与该发明是否具有第103条所规定的非显而易见性的判断有关，但是这样的“反向教导”论点与第102条规定的新颖性问题无关。美国专利法规定严格相同检验标准控制着对预见性的判断。该校验标准具体为，单篇对比文件必须要披露权利要求中发明创造的每个要素，并且按照与权利要求相同的方式组织在一起，才能作为证据根据美国专利法第102条的规定所要保护的发明已被预见。如果单篇对比文件披露了所要保护的发明的每一项特征，并且如该发明所记载方式将这些特征组织在一起，那么即使对比文件贬损了所述发明或者是阻碍了本领域普通技术人员作出所述发明，仍然构成所述的“预见”。也就是说，基于美国新颖性的判断规则（严格相同检验标准），记载有“反向教导”的单篇对比文件可以用于评价发明的新颖性。

八、小 结

本文重点讨论了“反向教导”的含义、存在形式以及其在专利审查中的应用。具体地，虽然一项权利要求的技术方案相对于最接近的现有技术的区别技术特征已被现有技术公开，但在现有技术明确给出了采用该区别技术特征不能解决该发明的技术问题的相反技术教导的情况下，在现有技术的基础上，本领域技术人员可以预见，为了解决所要解决的技术问题，按照现有技术的指引不能获得权利要求所保护的技术方案，即要提出解决所述技术问题的技术手段对本领域技术人员而言是非显而易见的。“反向教导”在创造性的判断中，中国和美国的适用规则是相同的。但在新颖性的判断中，由于中国和美国对新颖性审查所遵循的标准存在差异，因此对于记载有“反向教导”的单篇对比文件是否能够用于评价发明的新颖性也有待进一步研究和探讨。