实用新型初步审查中主动分案申请的案例探讨

杨莹

摘要：分案申请制度是克服原專利申请缺乏单一性而设立，既可以由申请人主动提出，也可以根据审查员的审查意见被动提出，其中主动分案很多并非因申请内容存在单一性缺陷，而是为实现其他目的而提出，导致分案申请与母案内容相似。本文针对笔者在实用新型初步审查中遇到的非单一性缺陷而主动提出的分案申请进行讨论，在分析本案不同处理方式的基础上，给出了笔者的倾向性意见。进而探讨了出现此类非正常分案申请的原因，并参考国外的相关规定，提出法律改进的建议。

关键词：分案申请；实用新型；非正常；单一性

我国专利法第三十一条第一款规定了专利申请的单一性：“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出”。《专利法实施细则》第四十二条第一款进一步规定了分案申请：“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请”。从专利法及实施细则的规定可以看出，分案申请制度是为解决一件申请中包含两项以上的发明或者实用新型不具有单一性的问题而设立的。

分案申请可以由申请人主动提出，也可以应审查员发出的不具有单一性的审查意见提出。在实际审查中，有些主动提出的分案申请，母案本身并没有单一性的问题，而是申请人出于其他目的提出的，这些分案申请的权利要求通常是与母案完全相同或者相似的技术方案，对于此类分案申请本文称之为“非正常分案申请”。笔者结合一个实用新型审查中的实际案例谈谈对这种非正常分案申请的思考。

一、相关案例与分析

原申请（申请号：201620892604.6）的申请日为2016年8月17日，经过初步审查符合实用新型专利授权条件，笔者于2016年12月5日发出授权通知书；在收到授权通知书之日起2个月内的2016年12月16日，以原申请为母案提交了分案申请（申请号为201621387540.0），并同时提交了分案申请权转让证明，母案的申请人任延峰将分案的申请权转让给分案的申请人张祥林。分案申请的权利要求1是由母案的权利要求1-3合并而成，说明书及其附图与母案完全相同，由于母案的从属权利要求2、3分别引用独立权利要求1，因此，分案权利要求1的保护范围与母案的权利要求均不相同。

该母案申请并不存在单一性缺陷，申请人在确定技术方案能够获得授权后，将分案申请权转让给他人提出分案申请，根据母案所要求保护的技术方案重新撰写了新的权利要求，此案明显属于非正常分案申请。对于本分案申请的处理方式，存在以下两种观点。

观点一：本分案申请在原申请未结案之前提出符合分案时机，同时满足分案内容的要求，该分案申请的权利要求是对母案技术特征进行的重新组合，其保护范围与母案申请的权利要求不完全相同，不存在重复授权的问题；分案申请的说明书及其附图与母案完全相同，权利要求的技术特征均记载在母案申请文件中，并且其权利要求的保护范围小于母案，没有扩大保护范围，该分案申请未超出母案记载的范围。虽然本分案申请非针对单一性缺陷而提出的，与母案技术内容相似，明显缺乏创新，属于滥用分案制度的非正常分案申请，但目前的专利法规中未明确规定不涉及单一性问题而提出分案申请的情形是不允许的，因此由于没有合适的法律条款能够约束，该分案申请可以予以授权。

观点二：按照专利法及其实施细则的规定，设立分案申请是为克服原申请的单一性问题而提出的，本案例的原申请说明书只包含一项发明创造的内容，权利要求也符合单一性要求，该分案申请明显违背了分案制度设立的初衷，应根据专利法实施细则第四十二条第一款的规定，以不符合分案申请的条件为由驳回该分案请求。

在实用新型初步审查中经常遇到主动分案申请与母案具有单一性，属于一个总的发明构思，申请人通过分案的方式提交与母案权利要求的保护范围相互交叉或接近等同的专利申请，但对于此类案件目前没有统一的审查标准。虽然现有法律法规中未明确规定不涉及单一性问题而提出分案申请的情形是不允许的，但从分案申请的立法本意出发，笔者倾向于第二种观点，不能授予该分案申请专利权。分案的立法宗旨是为了使不具备单一性的申请得到救济，本案例中的母案不存在单一性的缺陷，申请人在母案授权后分案并将分案的申请权转让给他人，根据母案的保护范围通过修改衍生出相关的权利要求提出分案申请，目的是基于一项发明创造获得更多的专利权，其违背了分案制度设立的宗旨。如果不对申请人这种滥用分案制度的行为进行有效约束，申请人获得不当得利必然对社会公众的利益造成损害，并且会出现大量技术方案相同或相似的非正常申请，扰乱专利市场秩序，无法起到鼓励发明创造和促进科技进步的目的，另外，类似技术方案进行多次重复审查还会造成行政资源的浪费。

本案例中的分案申请不存在其他不能授予专利权的实质性缺陷，无法采用相应的法条进行约束，专利法实施细则第四十二条第一款虽然没有明确规定不允许不涉及单一性问题而提出分案申请，但其体现了母案权利要求书中包含不属于一个总的发明构思的两项以上发明或实用新型，不符合单一性是允许分案申请的要件，因此可以适用该条款不授予本分案申请专利权；但对于一般的分案申请，不是明显为了其他目的提出的非正常分案，不建议采用该条款，例如母案的申请文件中包含多项发明创造，权利要求中不存在单一性问题，针对母案中未要求保护的发明创造提出的分案申请；如果此类非正常分案申请同时存在修改超出母案范围，或与母案构成重复授权的问题，由于申请人通过修改容易克服该缺陷，而无法作为约束手段将分案申请驳回，笔者认为该情况下也可以直接采用专利法实施细则第四十二条第一款，以节约审查程序。

二、非正常分案申请的原因分析

出现上述非正常分案申请的根本原因在于，申请人基于一项发明创造希望获得多项专利权，以谋取不当利益。目前，我国大部分地区都制定了专利资助政策，即给予专利申请人一定的资助和奖励，旨在鼓励申请人进行发明创造，资助奖励的数额与专利申请数量息息相关，部分申请人为了享受该政策，将一件专利申请的若干技术特征排列组合，通过分案形式拆分成多件专利申请，从而套取多份专利资助。endprint

大量非正常分案申请出现的另外一个重要原因是现有法律法规没有有效的约束手段，虽然从法理上分案申请应当是为了克服母案单一性缺陷而提出的，但专利法实施细则第四十二条第一款并未明确规定不允许不涉及单一性问题而提出分案申请；《专利审查指南》第二部分第六章第三节规定了“分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应分别保护不同的发明”，但没有对其中的“不同的发明”作出具体解释，无法确定是指所要求保护的发明主题不同还是权利要求的保护范围不完全相同，也未给出对违反该规定的情况如何处理的规定，因此，在实际操作中上述法律法规难以产生约束效力。

基于上述两方面的原因，一些从同一个原申请中分出的内容雷同或相似的分案申请获得了授权，从而造成大量保护范围相近或交叉重叠的专利申请。

三、约束非正常分案申请的建议

上文通过分析得到了产生非正常分案申请的主要原因，进而可以针对上述两方面原因分别从政策和法律层面进行约束，以减少此类非正常分案现象。

首先，应当进一步完善地方政府的相关专利资助政策，对申请资助的专利申请进行严格筛查，对于此类非正常分案申请不予资助，并实施一定的惩罚措施，使得申请人无法通過分案的方式根据一项发明创造获得多项专利权，达到骗取资助的目的，从而根本上解决非正常分案申请的问题。

其次，针对非正常分案申请设立明确的法律规定，使其无法授权。美国、日本、欧洲专利局都明确要求母案申请与分案申请应保护不同的主题，两者应能够明确的区分；并且在形式方面，美国和日本专利局都需要提交初步修改表或修改标记页，以清楚显示分案申请相对于母案修改的内容。上述规定在一定程度上防止了申请人就同一发明创造重复进行分案申请，而我国并没有类似的规定。因此，笔者建议在我国的法律法规中增加要求申请人提交相关证明材料明确分案目的的规定，证明材料包括分案申请相对于母案的修改标记页，以及说明分案原因的意见陈述书。该证明材料能够帮助审查员准确判断分案申请是否存在恶意，对于申请人无法给出分案的合理理由的恶意申请，审查员可以依据该规定驳回其分案申请，从而有效地遏制申请人恶意提出分案申请的行为。

四、结语

对于原申请不存在单一性问题，申请人通过分案的方式提交与母案的保护范围相似的专利申请，以获得多项专利权，现行法律法规无法有效约束此类非正常分案的行为。笔者认为，可以根据专利法实施细则第四十二条第一款的规定，以不符合分案申请的条件为由驳回该分案请求。但该条款仅限于此类非正常申请，对于正常的分案申请，即使原申请不存在单一性问题，也不能适用该条款。并且建议通过对相关法律规定进行修改，要求申请人提交说明分案理由的证明材料，和完善地方政府的相关专利资助政策，以对非正常分案申请加以约束，从而避免审查资源的浪费，维护社会公众的利益和正常的市场秩序。

参考文献：

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