实用新型专利申请权利要求中出现方法特征的讨论

侯文静

摘要： 实用新型专利只保护产品，但特征部分常常包含方法特征，文章详细分析了权利要求中出现方法特征限定的各种情形，并通过案例对各种情形进行分析，从而给出实用新型专利权利要求中采用方法特征限定的正确审查和撰写方式。

Abstract： The utility model patent only protects the product， but the characteristic part often contains the method characteristic. The article analyzes the situation of the limitation of the method characteristic in the claim， and analyzes the situation through the case， and gives the correct review and writing way of method characteristic limitation in the claim of utility model patent.

关键词： 实用新型；权利要求；方法特征

Key words： utility model；claim；method characteristic

中图分类号：G255.53 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2017）12-0200-03

0 引言

实用新型专利只保护产品，一切方法不属于实用新型专利保护的客体。由于某些產品权利要求是允许用方法特征来表征的，于是出现了要求保护的权利要求处于方法和产品之间的模糊地带。

现行法律、法规中涉及该类问题的内容包括：专利法第二条第三款及专利审查指南的相关规定。

权利要求中出现方法限定的主要表现形式包括：

①权利要求的主题为一种方法；

②申请人要求保护的是一种产品，但特征部分包含对方法的限定，不属于实用新型专利予以保护的客体；

③申请人要求保护的是一种产品，特征部分使用方法特征限定产品的结构，属于实用新型专利予以保护的客体，但不能清楚的表述请求保护的主题，需要修改方法特征，用结构特征描述产品的结构；

④申请人要求保护的是一种产品，特征部分使用方法特征限定产品的结构，属于实用新型专利予以保护的客体，能够清楚的表述请求保护的主题，无需修改。

本文将重点讨论情形②-④。

1 案例分析

1.1 案例1

案情介绍：

申请的主题名称为“一种防弓变形的弓片”，过去人们在使用弓的弓片时，极易出现弓变形和损坏现象，特别是在暴晒的天气下，弓出现变形和损坏现象的概率会大大增加，缩短整个弓的使用寿命。本申请所要解决的技术问题：提供一种防弓变形的弓片，该弓片可延长弓的使用寿命。如图1，图2所示。

权利要求①：

一种防弓变形的弓片，其特征在于：将原木切割成相同的薄木片（3），将切割好的薄木片（3），进行粘贴，将粘贴好的薄木片（3）再次切割，切割的方向与第一次切割的方向成九十度，把再次切割好的薄木片其中的两片粘贴在一起，在粘贴好的两片薄木片（3）的上、下两面，设置一层玻璃钢（1），在薄木片（3）与玻璃钢（1）之间为胶粘剂（2）。

不同观点：

观点1：本申请的主题是一种防弓变形的弓片，其权利要求保护的是一种弓片的制造方法，不是对弓片的形状、构造进行的描述，该制造方法不属于审查指南所述已知方法名称限定产品形状、构造的范畴，因此不属于实用新型专利保护的客体。

观点2：审查指南第二部分第二章3.2.2规定：产品权利要求当无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。对于本实用新型而言，由于弓片是通过两次不同方向的切割，使薄木片（3）两次粘贴而形成弓片的最终结构的，本案权利要求①体现了弓片完整的结构特征，根据本案的特殊性，应当允许借助于方法特征表征本实用新型。

观点3：审查指南第二部分第二章3.2.2关于产品权利要求允许借助于方法特征表征的规定，仅限于当无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。对本案而言，权利要求①能够用结构特征表述本实用新型，其是由两个薄木片通过胶粘剂粘贴而成。与本产品如何制作的方法无关，使用方法特征表述本实用新型的结构不是必要条件，不应当用制作弓片的方法限定本实用新型，应当采用产品的结构特征进行限定。

分析：

该案例的权利要求中记载了方法特征，那么是不是出现了方法特征就必然不属于实用新型专利予以保护的客体呢？答案显然是否定的。审查指南第二部分第二章3.2.2节规定，特殊情况下，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，允许借助物理或化学参数表征；当无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。也就是说，使用方法特征限定产品在某些情形下是允许的，如果该方法特征限定的是产品的形状和构造，那么就属于实用新型专利的保护客体。

由此得出结论：在请求保护的主题为产品的情形下，只要权利要求中记载的方法特征表征了产品的形状或构造，则可以进一步考虑该种表述是否需要修改。一种情况是虽然方法特征表征了产品的结构，对产品的结构起到了限定作用，但如果该权利要求能够用形状、构造特征来限定，则应该要求申请人进行修改。另一种情况是是该产品的形状、构造特征只能用方法特征来限定，或者用方法特征限定比用产品的形状、构造特征限定更加清楚，则应当被允许。

对上述的处理方式，可以用下述方式进行判断和选择：

对于案例1，如果用单纯的使用形状、构造特征来描述，可以改写为“由四片薄木片粘贴在一起，其中一侧的粘贴在一起的两片薄木片与另一侧的粘贴在一起的两片薄木片相同，四片薄木片之间粘贴面相垂直，粘贴好的两片薄木片的上、下两面，设置一层玻璃钢，在薄木片与玻璃钢之间为胶粘剂”。对比这两种撰写方式可以发现修改之前的权利要求能更清楚表达申请人的发明构思，也更利于公众的理解，此种撰写方式应当被允许。

案例结论：

本案例中的方法特征表征了产品的结构，对产品的结构起到了限定的作用，因此，虽然特征部分是方法限定，实质上保护的还是产品的结构。而由于该产品结构较为复杂，用结构特征限定不如用方法特征限定更能清楚的表述产品的结构，因此，对于案例1倾向于观点二。

1.2 案例2

案情介绍：

权利要求①：一种铝制加热膜，其特征在于在绝缘体PET上涂上菲林形成铝箔，用腐蚀油墨印刷两端左右平行回折中间上下平行回折的连续线条所形成的电路，保护印刷的导电线路，用腐蚀剂通过化学反应将未涂上腐蚀油墨的铝箔部分去除，用氢氧化钠溶液等清洗腐蚀用的油墨和腐蚀剂，然后在其表面印刷碳液而形成电路层，通过平行端子连接将并联的线路连接起来的，在绝缘基体和碳液上面形成粘贴剂层附着离型纸。

不同观点：

观点1：权利要求①的方案是对方法本身提出的技术方案，即，权利要求①的方案是铝制加热膜的制造过程，属于一种铝制加热膜的制造方法，它不属于实用新型专利保护的客体。

观点2：虽然权利要求①的特征部分用制作方法来限定，但它体现了产品的形状、构造特征，无需修改。

观点3：权利要求①的特征部分的内容为方法特征，但其体现了产品的结构，然而由于其能用结构特征进行描述，因此應当将方法特征修改为结构特征。

分析：

该权利要求的主题为一种产品，特征部分主要是包括腐蚀、清洗、印刷、形成粘贴剂层附着离型纸等步骤，是本实用新型的制作方法，但是该制作方法使得本实用新型在外形和结构上相对现有技术产生了改进，因此，对于本申请，其符合专利法第二条第三款的规定。但是该申请的权利要求完全可以不用这种描述制作方法的方式来进行限定，也就是说完全可以改为用产品的结构来进行限定的方式，比如，可以修改为以下方式：

一种铝制加热膜，其特征在于由下至上具有绝缘体PET、在绝缘体PET上两端左右平行回折中间上下平行回折的连续线条所形成的电路部分的菲林形成的铝箔、碳液形成电路层、粘结剂层、离型纸，并通过平行端子将并联的线路连接起来。

因此，对于这类权利要求应当将权利要求修改为以产品的结构进行限定的形式。

案例结论：

本案例中的方法特征也体现了产品的结构，对产品的形状、构造起到了限定的作用，但由于其完全可以不用这种描述制作方法的方式来进行限定，也就是说完全可以改为用产品的结构来进行限定的方式，因此，应当将权利要求修改为以产品的结构进行限定。对于该案例倾向于观点3。

1.3 案例3

案情介绍：

该申请的权利要求为：

①一种可拆卸刀片的刀具，包括刀座、刀柄、可分别成一角度地插入到所述刀座中的刀片及卡接片，其中所述刀片上设置有至少一个凹槽，所述卡接片上设置有与所述凹槽相对应的至少一个突起，其特征在于：所述刀座上还设置有：销孔，销钉可穿过所述销孔，所述销钉固定连接到所述卡接片上，且所述销孔的直径大于所述销钉的直径；以及弹簧槽，其内部容置有弹簧，所述弹簧位于所述卡接片的下方。

②根据权利要求①所述的可拆卸刀片的刀具，其特征在于，所属刀片和卡接片相互呈90度地插入到所述刀座中。

③根据权利要求①所述的可拆卸刀片的刀具，其特征在于，所属刀片和卡接片相互呈135度地插入到所述刀座中。

不同观点：

观点1：属于实用新型保护客体，授权。

观点2：90度和135度仅是对将刀片和卡接片插入到刀座中的过程描述，而对于本专利要求保护的刀具这种产品而言，当刀片和卡接片插入到刀座中之后，刀片上的凹槽就会与卡接片上的突起配合，将刀片固定在刀座中，即，刀片和卡接片在产品中的位置关系是相对固定的。因此从属权利要求②、③既包含形状构造特征，又包含对方法本身提出的技术方案，不符合专利法第二条第三款的规定。

分析：

权利要求②、③的特征看似是对产品结构的描述，但只要稍加分析便可知，90度和135度仅是将刀片和卡接片插入到刀座中过程的描述，而对于要求保护的刀具而言，当刀片和卡接片插入到刀座中之后，刀片上的凹槽就会与卡接片上的突起配合，将刀片固定在刀座中，刀片和卡接片在产品中的位置关系是相对固定的，插入过程的描述没有对产品的结构产生限定作用，对于此类方法特征未表征产品结构、没有对产品的外形或结构产生改进、重点在于方法本身的权利要求，应当予以删除。

案例结论：

本案例中的权利要求②、③附加技术特征是对制作过程的描述，属于纯方法的限定，应当予以删除。

2 结论

如果请求保护的主题为方法，则不属于实用新型专利保护的客体；如果请求保护的主题是一种产品，特征部分包含方法特征，而该特征没有对产品的形状、构造产生限定作用，该种撰写方式是不允许的，应当进行修改；如果请求保护的主题是一种产品，特征部分包含方法特征来限定产品，该特征对产品的形状、构造产生了限定作用，当能够用外形和结构特征来限定时，则应当修改为外形和结构特征，若只能用方法特征来限定或者方法特征来限定更加清楚，则采用该方法特征进行限定应当是被允许的。

参考文献：

[1]专利审查指南[M].知识产权出版社，2010：141-146.

[2]曹倩.On the English Translation of Chinese Patent Applications from the Perspective of Functionalist Theory[D]. 西安外国语大学，2014.

[3]朱雪忠，柳福东，陈蓉.论我国区际工业产权制度的冲突及其协调——兼论TRIPs协议对我国的影响[J].法商研究，2003（01）.