律师办理商标行政处罚引发的行政诉讼案件办案思路

侯志鹏+潘顺

摘 要：《商标法》规定了商标侵权进行行政处罚的情形以及行政处罚的方式，但是如何理解"类似商品"和"商标近似"，以及如何判断构成市场混淆从而认定商标侵权，值得探讨。即便构成商标侵权，如何进行处罚，很多因素也是值得考量。律师办理商标行政处罚引发的行政诉讼案件应该从多个角度研究案件，从而取得良好的办案效果。

关键词：商标；行政处罚；行政诉讼；办案思路

《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”该法第六十条又规定：“有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。”根据以上法律条文，工商行政机关对于商标侵权行为有权进行行政处罚，处罚方式包括：（1）责令立即停止侵权行为包括停止销售；（2）没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具；（3）处以二十五万元以下的罚款，或者违法经营额五倍以下的罚款。但是，对于《商标法》第五十七条第（二）项中的“类似商品”、“近似商标”如何判断，是否构成商标侵权，应否予以处罚，容易引发争议，从而构成行政诉讼。对于“处二十五万元以下的罚款”如此大的自由裁量幅度是否违背《行政处罚法》的“过罚相当原则”， 也容易引发争议，从而构成行政诉讼。另外，商标行政处罚引发的行政诉讼案件还有不同于一般行政诉讼案件的特点，律师办理该类案件还有其独有的思路。本文结合自己曾经办理过的商标行政处罚引发的行政诉讼案件的体会，以及法院对于商标行政处罚引发的行政诉讼案件的裁判情况，进行逐一探讨。

《商标法》第三十条规定：申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。国家工商总局商标局在核准办法商标证时，是按照《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》进行分类许可，并且注明商标被许可的类别。在判断是否构成商标侵权时，争议商标与引证商标属于同一类别的相同商标，肯定构成商标侵权毫无疑问。但是，随着社会的发展，作为商标意义上使用的商业性标识的新型产品和服务越来越多，所以还需要重新认识类似商品，在理清类似商品后才能够跟准确的判断商标是否近似，是否构成商标侵权。这些都需要结合个案来讨论。

在“非诚勿扰”案纠纷中，终审判决认为：“ 电视节目往往以现实生活为题材，这些题材内容是节目的组成部分。所以在對电视节目进行商品/服务类似判断时，它的界限不像普通的商标侵权纠纷那样清晰、一目了然，有所争议不足为奇。在这种情况下，必须坚持抓好事实认定和法律适用。在事实认定方面，要避免简单、孤立的将某种表现形式或某一题材内容从整体节目中割裂开来，而是通过本案证据来全面、综合性地考察被诉节目整体，从而探究出被诉行为的实质、目的和主要特征。与此同时，还要对这个行业的发展背景和业态环境有所了解，从而对被诉行为定性作出更加科学稳妥的认定；在法律适用方面，必须根据商标法及司法解释相关规定，对服务目的、内容、方式和对象进行比对，紧扣商标法识别来源的功能和主要宗旨，考虑相关公众对于这些节目的一般认识如何、会不会产生混淆误认、是否损害了注册商标的识别功能等问题，从而作出类似节目是否构成商标侵权的合理判断。”所以最后法官认为：“就本案而言，被诉“非诚勿扰”节目从整体来看，属于电视文娱节目，与金阿欢涉案注册商标所使用的第45类服务不相同也不类似，不会使相关公众产生混淆误认，不构成侵权。”（见广东省高级人民法院判决书（2016）粤民再447号民事判决书）

在中国青年旅行社总社与中国国际旅行社CYTS与CITS商标争议案件中，法官是这样给出了商标不近似的判断理由（见北京市第一中级人民法院 [2003]一中行初字第182号行政判决书）：认定商标相同或相近似的标准是商标的显著区别和是否容易造成公众的混淆和误认。首先，申请商标“CYTS”是青旅总社英文名称China Youth Travel Service的缩写，是对青旅总社机构名称的合理使用，引证商标"CITS"是中国国际旅行社总社英文名称China International Travel Service的缩写，两商标同是机构名称的英文缩写，其缩写中的英文字母C、T、S相同有其合理性和必然性；其次，公众对英文缩写名称一般会考虑名称构成的字母所代表的含义，即“Y”和“I”所代表的含义明显不同；再次，注册商标的使用一般存在于相关地域并相对于相关公众，甚于相关公众对两商标的关注程度和认知程度，不会导致公众的混淆或误认。

以上案件无一例外地都是从是否构成混淆来判断是否构成侵权。从商标罪原始的功能看，就是起到区分商品的作用，所以不是商品，便无所谓商标侵权。正如刘春田教授所言：“没有文字、图案或符号与特定的商品或服务这二者在市场上作为‘标与‘本相联系的法律事实，就不会产生‘商标这种法律关系。说到底，商标反映的是一种利益关系，这种利益是通过在市场上把标记与服务不断地联系在一起而产生的。”但是是造成实际混淆还是可能造成混淆，不同的法院的认为还是不一样。甘肃天方食品有限责任公司诉兰州市七里河区工商行政管理局的行政诉讼案件中（见兰州铁路运输中级法院（2016）甘71行终4号行政判决书），法院认为，对于天方公司的行为是否造成相关公众对其商品的来源产生误认或者认为其来源与雪顿公司的注册商标的商品有特定的联系，即是否达到了造成混淆和误导公众的程度，七里河区工商局提交的证据并没有对该侵权事实的构成要件予以充分的证明。因此七里河区工商局认定天方公司侵犯雪顿公司注册商标专用权的事实，没有达到证据确凿的证明标准，其作出的工商行政处罚决定，认定事实不清，主要证据不足。天方公司的诉讼请求成立，予以支持。在这里，法院要求工商局提供证据证明混淆，其实是要求构成实际混淆。而在苏州鼎盛食品有限公司诉江苏省苏州工商行政管理局工商行政处罚的行政诉讼案件中，终审判决书江苏省高级人民法院（2011）苏知行终字第0004号行政判决书的法官袁韬认为是否造成市场混淆，通常情况下，不仅包括现实的混淆，也包括混淆的可能性。笔者比较赞同混淆可能性的说法。最高人民法院在“嘉裕长城”商标与“长城牌及图”商标近似一案的判决书中称，涉案商标的“整体或主要部分具有市场混淆可能性的，可以认定构成近似；否则，不认定构成近似”。该判决理由也印证了混淆可能性的说法。endprint

如何判断是否构成混淆？对于商标混淆的判定，可供参考的是美国1938年《侵权法重述》第729条提出的4个要素：1.有关标记与有关商标或商号之间在外表、所用文字的发音、有关图画或设计的字面含义、指示上所存在的相似性程度；2.行为人采用有关标记的意图；3.在使用和销售方法上，行为人所提供的商品或服务与他人所提供的商品或服务之间的关系；4.购买者有可能具有的谨慎程度。同时《侵权法重述》第729条的评论指出：“一般说来，本条所列举的要素在判定混淆相似性问题中是重要的。但它不是一个排他性的清单，因为还有一些要素在某些特定的案件中是重要的。”《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。”根据该规定，判断商标是否构成混淆，既要求商品相同或者类似，同时又要求商标相同或者近似，才能够构成商标侵权。那么什么是商标近似呢？最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条指出，商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。第十条指出，认定商标相同或者近似按照以下原则进行： （一）以相关公众的一般注意力为标准； （二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行； （三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。从以上规定可以看出，判断商标是否近似，以下因素必须考虑：1、指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似；2、以相关公众的一般注意力为标准来进行判断；3、既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行； 4、易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系，即构成来源混淆或者特定联系混淆；5、应当根据个案结合请求保护注册商标的显著性和知名度来进行认定。

关于“给注册商标专用权人造成损害”与行政罚款的因果关系问题。《商标法》第五十七条，在列举侵犯注册商标专用权的第（一）到（六）种情形，接着指出第（七）种情形“给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”说明“给注册商标专用权人造成损害”也是判断是否构成商标侵权的要件。民事侵权责任的四个构成要件“行为的违法性、损害事实存在、因果关系、主观过错”也强调“”“损害事实”存在。江苏省高级人民法院行政判决书（2011）苏知行终字第0004号的判决结果也说明了这个认识。判决书认为，“乐活LOHAS”商标于2009年7月被核准注册，苏州工商局于同年9月即对鼎盛公司予以查处，鼎盛公司的侵权时间非常短暂，且涉案注册商标尚未实际使用，未对商标权人造成实际损害后果。所以撤销了工商行政机关对于商标侵权人的罚款，改为“责令停止侵权行为”。商标侵权人虽然构成商标侵权，但是尚未造成损害后果的情况包括：糖酒会上侵权人没有签订经销合同，侵权准备阶段如制造包装纸箱外包装盒，权利人对于涉案商标尚未投入使用等。这些情况，虽然构成侵权，因为没有造成损失，不应该予以罚款，给予责令停止侵权足矣。

关于不正当竞争违法行为的处罚问题以及与商标侵权行为的竞合问题。《反不正当竞争法》第二十一条第二款“经营者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的，监督检查部门应当责令停止违法行为，没收违法所得，可以根据情节处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款。”如果工商行政管理机关没有侵权人违法所得的证据，不应该予以处罚，否则在行政诉讼中将处于不利地位。实践中，有的工商行政管理机关在对侵犯侵犯注册商标专用权行为处罚时，对其同时存在的仿冒被侵权商品特有的装潢行为作为行政處罚的加重情节予以裁量，是不符合法律规定的。按照法律规定，构成违法行为的竞合，只能够按照一个违法行为来定性。

关于其他案件的行政处罚决定能否作为证据使用？可以作为参考，还需要经过法院审查以后确定是否可以作为证据使用。《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第十条规定：人民法院受理的侵犯商标专用权纠纷案件，已经过工商行政管理部门处理的，人民法院仍应当就当事人民事争议的事实进行审查。也就是说，行政处罚并不能直接作为诉讼中的证据使用，法院仍需进行事实审查。另外，如果前后两个案件性质不一致，也是没有意义的。比如上一个案件是因为虚假广告不正当竞争遭受处罚，处罚决定书对于商标侵权处罚案件就没有意义。

律师在办理行政处罚引发的行政诉讼案件还应该注意罚过相当问题。在江苏省高级人民法院（2011）苏知行终字第0004号行政判决书中，江苏省高级人民法院认为，工商行政机关依法对行政相对人的商标侵权行为实施行政处罚时，应遵循过罚相当原则行使自由裁量权；也就是说，在保证行政管理目标实现的同时，兼顾保护行政相对人的合法权益，行政处罚以达到行政执法目的和目标为限，并尽可能使相对人的权益遭受最小的损害。工商行政机关如果未考虑应当考虑的因素，违背过罚相当原则，导致行政处罚结果显失公正的，人民法院有权依法判决变更。本案中，被上诉人苏州工商局的行政处罚显失公正，应当予以变更。一、撤销一审判决；二、变更苏州工商局作出的行政处罚决定“责令停止侵权行为，罚款人民币50万元”为“责令停止侵权行为”。该案的判决思路为律师办理律商标行政处罚引发的行政诉讼案件提供了很好的参考。

作者简介：

侯志鹏，男，1977.7.7经济学法学双学士，法律硕士，枣庄法学会学术委员会委员，法学会理事，国网山东省电力公司枣庄供电公司高级法律顾问。

潘顺，男，1967年出生，安徽萧县人，山东龙头律师事务所律师，高级职称。endprint