浅析商标反向混淆的侵权认定及损害赔偿

武亚舟

（201620 华东政法大学 上海）

浅析商标反向混淆的侵权认定及损害赔偿

武亚舟

（201620 华东政法大学 上海）

反向混淆起源于美国，我国也在近年出现诸多反向混淆案件，这些案件的突出特点在于巨额的损害赔偿费用。随着市场经济的发展，商标侵权类型也呈现多样化发展趋势。除了正向混淆以外，大企业未经许可使用他人在先注册商标，同时利用自己的声誉和实力，导致公众将商标专用权人的商标误认为大企业所有，造成反向混淆。本文分析商标反向混淆的构成要件与损害赔偿计算方法，为国内法院处理商标反向混淆案件时，在规制侵权行为的同时，正确计算损害赔偿数额，避免催生商标权人通过诉讼方式不当得利。

商标侵权；反向混淆；损害赔偿

一、反向混淆概念及司法现状

反向混淆，最早出现于1918年美国International News Service .v. Associated Press一案，Holmes法官虽未明确地使用反向混淆这一词，但其间接地提到：“我认为，一般情况下，通常是被告仿冒原告的商品，但方向相反的错误认识也会导致同样的恶果，即被告通过明示或默示的方式使人们认为原告商品源于被告……比起通常的不公平交易的案件，这种混淆更为微妙，损害更为间接，但我认为两者都适用同样的谴责规则”。1994年FISONS HORTICULTURE， Inc. v. VIGORO INDUSTRY, Inc.一案中则明确表达了反向混淆的含义，即在后的商标使用人在相同或类似的商品上使用了与在先的注册商标权人相同或近似的商标，但消费者认为在先的注册商标权人提供的商品来源于在后的商标使用人。其实1977年Big O Tire Dealers， Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co一案，美国巡回法院首次在商标上确认并执行反向混淆原则，此后，美国司法实践中认为：反向混淆是指通过在后使用者对模仿性商标的积聚性使用，使得相关公众将在先使用者的产品误认为来源于在后使用者。

我国商标法在立法上并没有对反向混淆进行概念上的界定。我国法学界及司法实践中对反向混淆的概念目前也尚无统一的或是权威的定义。大多偏向美国式定义，如黄武双教授：“所谓反向混淆，是指购买在先使用商标者商品时，客户错误地认为自己购买了在后使用商标者的商品”，或是对常见的反向混淆现象进行描述，冯晓青教授在其文章中称：“所谓反向混淆，按照有的学者解释，是指一些知名度大的公司使用小公司的商标，通过广告营销对市场进行狂轰滥炸，消费者通常不会将大公司商标与小公司商标相混淆，但却可能认为小公司是大公司的子公司，小公司因而不能再自主使用自己的商标。”

我国反向混淆司法现状表现，首先，受理案件的法院多为中级或高级人民法院，也有一些基层法院也有相关的判决。其次，北京、广东和浙江是商标反向混淆案件发生最为集中的地区。到目前为止，北京地区法院共受理案件13件，占总数的26%；广东地区法院共受理案10件，占总数的20%；浙江地区法院共受理案件9件，占总数的18%。从数量上来看，有关反向混淆的案件数量较少，从2002至2015年一共33件，上诉18件。在这些案件中，直接提到反向混淆的判决书仅有14份，其余的或是有些虽未直接提到，但描述了类似概念，或回避这一问题，或强调正向混淆而否认反向混淆。

二、反向混淆构成要件

反向混淆构成要件有四个：①被诉侵权人构成商标性使用；②属于相同或类似的商品或服务类别；③争议商标为相同或近似商标；④造成相关公众的混淆、误认。而且最后还要满足无正当使用的理由这一兜底条款。具体而言，法院首先的考量因素为在后使用是否构成商标性使用。如果在后使用不构成商标性使用，那么就不会构成反向混淆。在“恒大皇马”案中法院认为“恒大皇马足球学校”并非商标性使用，其与上诉人的商标标识既不相同也不相近似，不会使相关公众对上诉人与被上诉人之间发生混淆误认，不构成对上诉人商标权的侵害。不论相关公众是否会对“恒大皇马足球学校”与皇家马德里足球俱乐部之间法律关系发生混淆误认，上诉人并未举证证明恒大足球学校的行为使其自身受到了直接损害。

不能简单地以相关公众可能产生上述与上诉人无关的误导性后果而代替上诉人对自身受到损害的证明责任，民法的赔偿责任追求的是“填平原则”，没有损害就不应当获得赔偿。发展权并非商标法或反不正当竞争法上的一种法定权利，即使作为一种可以受到反不正当竞争法保护的法益，亦应符合不正当竞争的构成要件。

在功夫熊猫案中，法院认为电影和电影制作的相关公众为电影观众和电影产业的经营者。从相关公众的一般认识角度来看，相关公众具有甄别电影名称与电影制作公司（导演、演员）关系的常识、意识和能力，其从电影制作公司（导演、演员）的角度识别电影的来源，而并非通过电影名称。因此，电影名称不能起到商标所具有的区分服务来源的功能，在涉案被诉电影及宣传材料中使用“功夫熊猫”作为电影名称并非商标性的使用，不构成侵权。

另一个重要考量是，是否属于相同或类似类别的商品或服务。关于商品或服务类别的判定标准问题，法院会依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条：“人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。”

在“非诚勿扰”案中，这一要件成为双方争议焦点。金阿欢拥有第45类交友服务、婚姻介绍上的“非诚勿扰”注册商标，其认为被告江苏省广播电视台、珍爱网公司将其商标作为相亲节目的节目名称，构成商标侵权，请求法院判定两被告停止侵权。一审法院认为从服务的目的、内容、方式、对象等方面综合考察，被告江苏电视台的“非诚勿扰”电视节目虽然与婚恋交友有关，但终究是电视节目，相关公众一般认为两者不存在特定联系，不容易造成公众混淆，两者属于不同类商品（服务），不构成侵权。而二审法院则认为，江苏电视台的《非诚勿扰》节目，从服务的目的、内容、方式、对象等判定，其均是提供征婚、相亲、交友的服务，与上诉人第7199523号“非诚勿扰”商标注册证上核定的服务项目“交友、婚姻介绍”相同。再审法院认为：不能只考虑《非诚勿扰》在电视上播出的形式，这只是客观的相同或相似，更应当从实质进行考虑该电视节目的内容：江苏电视台的节目目的是通过收视率赚取广告费用，而婚介则是以促成婚恋来赚取收入。还可以从服务的内容和对象等方面进行判断，客观的得出结论。

与中国不同，美国的司法实践中，法院常常根据正向混淆的要件判断反向混淆，比较普遍适用的判断标准有：“拍立得因素”(Polaroid factor)和“斯里夸夫特因素”(Sleekcraft factor)。包括：①原告商标的强度；②双方商品的关联性；③双方商标的相似性；④实际混淆的证据；⑤所使用的销售渠道；⑥消费者的注意程度；⑦被告的选择该商标的用意；⑧扩大生产的可能性。在Macia v. Microsoft Corp案中，法院在认定是否构成反向混淆时，便采用了P o l a r o i d标准；在2005年的“Surfvivor media, Inc. v. Survivor productions”案中，美国第九巡回法院就采用了“斯里夸夫特因素”进行判断。在Ameritech， Inc.v.American Information Technologies Corp案中，上诉法院在判断反向混淆的标准时，以上的八个考量因素也发挥了基础性作用。但是由于反向混淆与正向混淆本不相同以及正向混淆标准多具主观性、难以统一，所以直至目前，美国法院就“反向混淆”适用的具体标准仍没有达成共识。同时，反向混淆理论既可以是小公司保护商标权利的武器，也可以是与大公司商谈的有力筹码，小公司或不知名的企业有可能借助反向混淆大发横财。因此，美国法院也开始对“反向混淆误认”理论加以反思，体现在美国法院对主张“反向混淆”案件的审理更加谨慎，并对该理论的适用加以严格限制。

三、反向混淆侵权的赔偿

目前我国在商标损害赔偿额认定的相关规定主要有《商标法》第63条规定：按照实际损失赔偿—侵权人所获利益—都不能确定的可以参考商标的许可使用费。有恶意的，可以惩罚性赔偿。在计算时可以使用减少的销售量×单位利润来计算，法院也可以依职权来得出数额。

值得注意的是侵权人所获利润这一标准。按照这一标准计算，往往能得出天价赔偿额，如2007年蓝色风暴案，判决获得300万赔偿；2008年G2000案，判决1257万赔偿；2013年新百伦案，一审判决9800万赔偿。这一标准的使用有待商榷。因为在反向混淆案件中，在后使用者往往已经是很成功的知名企业，在产品设计、宣传以及销售渠道上都有自己突出的优势，侵权人的销售额并不完全是侵权商标带来的。在这个基础上，根据侵权人所得来计算赔偿额似乎对侵权人有失公平。例如在“中凯”商标反向混淆一案中，法院认为“音像制品的市场及其利润取决于包括所承载的作品本身的受众范围等因素，也决定了‘中凯’字号对消费者选择的影响力有限，原告并未获得版权作品的著作权人及邻接权人的经销授权，并无资格在作品的利润中分割获利，因此被告的侵权行为并没有给原告造成直接现实的损失。据此，赔偿额仅限于制止侵权的合理开支”。

在“新百伦”案件中法院也没有单纯的将侵权人的获利作为损害赔偿额，而是考虑了多重因素最终以侵权获利的一般作为损害赔偿额。商标的价值在于商誉，这些受争议的商标不仅仅载有商标的商誉，那些著名企业在使用受争议商标时在无形中会将自己企业的本身固有商誉附在商标之上。也就是说注册在先的小企业并未对受争议的商标的商誉有过与那些赔偿额相对应的贡献，所以获得高额的赔偿也是一种不太合理的结果。

此外，由于反向混淆案件中的侵权人通常是知名度较高的企业，其销售额往往数倍于被侵权人，尽管考虑多重因素，最终确定的赔偿额对不知名的被侵权人来说也有可能是飞来横财。在这一程度上来看，高额的赔偿是否会导致小企业疯狂抢注商标造成商标司法行政资源浪费以及对市场秩序的影响也是法院在认定赔偿额时不可忽略的一个因素。

四、我国反向混淆制度完善

笔者认为，反向混淆行为应当规制，属于一种商标侵权行为，商标权利人对于他人的混淆性侵权行为应当获得相应的救济措施，包括请求侵权人停止侵害、赔偿损失等。但是，在商标侵权损害数额的计算上，根据商标法的规定，依次适用原告损失、被告侵权获利、许可使用费倍数、法定赔偿额计算时，在无法确定原告损失的情况下，由于被告获利中还包括了被告本身付出的大量市场推广费用，不可仅以被告获利为计算依据，在计算时要扣除被告付出的广告费、宣传费、被告本身的固有商誉等影响因子，由此计算出正确的被告获利数额。在必要时可以引入第三方对在先注册人商誉的损失进行评估，以期确定最公平合理的损失赔偿的数额，这样也可以在规制侵权行为的同时，避免原告通过维权诉讼方式谋取不正当利益。

反向混淆制度在认定上应更为细致，与正向混淆相区分，以此保护小企业的利益。但又不能矫枉过正，连抢注商标的企业也一同保护进去。在损害赔偿认定方面，根据现行商标法，填补损害仍是首选标准，被告获利要慎重使用，不能单纯根据被告获利判定赔偿数额，而要扣除被告自身对商标的宣传使其增长的价值。与正向混淆相比，反向混淆更为少见，相关案例也不多，但完善这一制度意义很大。

武亚舟，男，大学本科，现就读于华东政法大学知识产权学院，研究方向知识产权、民商法。