专利复审程序中公知常识的举证和公知常识说理的辅证

李晓娜 孙 毅 王 荣 张 鑫

专利复审程序中公知常识的举证和公知常识说理的辅证

李晓娜*孙 毅*王 荣*张 鑫**

本文通过梳理专利实质审查、专利复审审查中有关创造性判断时公知常识的相关规定、对公知常识有争议时的处理方式，分析公知常识性证据的特殊性；并基于复审程序中引用证据评述公知常识的两个问题和相关典型案例，对复审程序中公知常识的举证和公知常识说理的辅证进行探讨。

创造性 公知常识 举证 说理 辅证

专利复审程序是行政授权审批程序的最后一道关口，在复审审查实践中，如何有效、稳妥地处理复审请求人对公知常识的争议，以在提高审查效率和审查质量的同时，使得复审请求人信服审查意见，进而提升社会满意度，是审查中的难点之一。本文通过梳理专利实质审查、复审审查中有关创造性判断中公知常识的相关规定和典型案例，分析公知常识性证据的特殊性，对复审程序中公知常识的举证和公知常识说理的辅证进行探讨，提出了思考和一些建议。

一、公知常识的概念

《专利审查指南》（2010版）第二部分有关创造性的审查，记载了在判断要求保护的发明对所属技术领域的技术人员来说是否显而易见时现有技术中存在技术启示的一种情况，即：“所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。”①参见《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第3．2．1．1节。

由此得知判定公知常识时的关注点，具体为：（1）谁是公知常识的判定主体？所属技术领域的技术人员。（2）公知常识是否有时间界限？公知常识是达到“公知化”程度的现有技术常识，应以涉案申请的申请日或优先权日作为时间界点。（3）公知常识的必要考虑因素，即相关技术手段与重新确定的技术问题必然关联。需要站位所属技术领域的技术人员，利用专业技术知识，结合自身理论知识和经验，针对具体的技术问题，判断某特征是否属于公知常识。（4）公知常识的载体形式？教科书或者工具书为具体的载体形式；本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段相关的公知常识并无确定的载体形式。可以确定，公知常识是在本领域广泛使用进而被本领域技术人员普遍知晓的现有技术常识。

《专利审查指南》（2010版）中对于公知常识采用“例如”式的有限列举，也引发我们的思考，是否还有其他情况属于该书中未规定的情况，但属于公知常识的情形？

专利复审程序作为一种行政审批程序，其后续程序为司法诉讼程序。

2002年《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第68条规定：“下列事实法庭可以直接认定：（一）众所周知的事实；（二）自然规律及定理；（三）按照法律规定推定的事实；（四）已经依法证明的事实；（五）根据日常生活经验法则推定的事实。前款（一）、（三）、（四）、（五）项，当事人有相反证据足以推翻的除外。”

由此可见，以上五点内容通常可直接认定。其中众所周知的事实属于免证事实，提出该主张的人仅在必要时负有解释说明的义务，没有举证责任。②所属技术领域技术人员的知识和能力［N］． 马文霞． 中国知识产权报． 2013-12-25（011）．众所周知的事实属于专利审查中有关“公知常识”的范畴。

在理想状态下，公知常识是“所属技术领域的技术人员”所广泛熟知的，如果参与案件的各方当事人都能站位“所属技术领域的技术人员”来审视案件，那么公知常识是否成立就是毋庸置疑、不言自明的。但是“所属技术领域的技术人员”并非现实中存在的人，事实上每一个审查员、法官、涉案当事人的技术水平和能力都和“所属技术领域的技术人员”的标准有一定的偏差，难免对公知常识有不同的理解。而且出于从申请人利益的角度和专利代理人的执业要求考虑，申请人或专利代理人也可能会不认同审查员对有关公知常识的认定。实践中，各方对审查中涉及的某技术特征是否是公知常识也会存在争议和分歧。

二、公知常识在审查中的争议及相应的处理

1.《专利审查指南》（2010版）中有关实质审查程序的规定

《专利审查指南》（2010版）第二部分中规定：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。”③参见《专利审查指南》（2010版）第二部分第八章第4．10．2．2节。

可见，要消除申请人对公知常识的争议，就需要审查员在审查意见通知书中进行充分的说理或证据的支持。

在实际审查中，一方面，并不要求所有公知常识的认定都举证。笔者理解，可能是出于以下两方面的原因：（1）都举证做不到。并非所有的公知常识都能够找到相关的书面证据，有的公知常识是本领域口口相传的惯用手段或生活常识，审查员很难甚至找不到书面的证据。（2）都举证不必要。公知常识性证据是证明本领域技术人员的水平，其水平并非必须依靠举证才能证明。如《专利审查指南》（2010版）中所述，所属技术领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使所属技术领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。④参见《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第2．4节。

另一方面，对审查员的约束是，对于公知常识的认定即使不用举证，但也应当尽量详尽地说理和推导，防止公知常识被滥用，妨害申请人的利益。

2.复审程序中依职权引入公知常识性证据

复审程序作为实质审查程序的延续，当申请人对公知常识有争议时，合议组也应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。

但是，与实质审查程序不同的是，复审程序的程序属性主要是救济性的，除了实质审查程序中所引用过的对比文件，通常不能引入新的对比文件。但例外情形如下：

《专利审查指南》（2010版）中规定：“在合议审查中，合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。”⑤参见《专利审查指南》（2010版）第四部分第二章第4．1节。

由此可见，复审程序中可以依职权补充公知常识性证据。

3.关于公知常识举证时机的学者观点

众所周知的事实属于证据法学上司法认知的内容。法庭可以在诉讼中的任何程序或者阶段主动或者应当事人的请求采取司法认知认定案件所涉众所周知的事实，不受举证时限限制。

有相反证据足以推翻司法认知的事实的，主张该事实的当事人仍需举证。⑥专利复审与司法审查［N］．中国知识产权报． 2006-03-22（007）．

从学者观点可以确定，公知常识属于认知的范畴，公知常识性证据与常规的专利申请新颖性和创造性审查中所用X、Y类对比文件不同，法庭可以在诉讼的任何程序或阶段主动或应当事人的请求而引入，并不必然受“谁主张，谁举证”的约束。

在复审审查实践中，为了使得审查意见更易使得复审请求人信服，合议组也会通过检索以寻求证据来增强通知书中的审查意见说服力。然而，在寻求证据的过程中，遇到了以下问题。

三、复审程序中引用证据评述公知常识的相关问题

1.可否广义地理解“教科书”“工具书”，以在复审通知书和复审决定中引用书籍作为公知常识的举证

某案，驳回决定指出，权利要求1相对于对比文件1、对比文件2和公知常识的结合不具备创造性。提出复审请求时，未修改申请文件。复审理由指出，即使结合对比文件1和2，所获得的产品相比该申请的技术方案依然不环保，出于环保考虑所述区别特征不是本领域技术人员的公知常识。前置审查意见认为，对比文件2中给出了采用保护环氧树脂层作为外层保护层的技术启示，铝层外镀环氧树脂作为保护层是非常成熟的工艺，在各领域具有广泛的应用，属于常用技术手段。合议组发出的复审通知书指出，权利要求1相对于对比文件1的区别在于：（1）保护外膜为环氧树脂保护外膜；（2）环氧树脂保护外膜通过热熔到金属铝层表面上，该环氧树脂保护外膜为胶膜薄层。区别特征均为公知常识，其中引用两册书籍说明区别特征1为公知常识。参考文献1：《环氧树脂及其应用》，陈平、王德中，第310、340页，化学工业出版社材料科学与工程出版中心，2004年2月；参考文献2：《环氧树脂应用原理与技术》，孙曼灵，第4、5和11页，机械工业出版社，2002年9月。答复复审通知书时，复审请求人认为：参考文献1、参考文献2虽然公开了环氧树脂的一些性能，但这并不会促使所属技术领域的技术人员在面临该申请权利要求1的技术问题时，能够想到将对比文件1和参考文献1、参考文献2等公知常识结合起来。最后合议组作出了维持驳回决定的复审决定，其案由和理由部分记载了上述两篇参考文献，在针对答复复审通知书时复审请求人意见的回应中指出，由于环氧树脂的性质及用途均是本领域所公知的，且参考文献1、2能够证明环氧树脂能够很好地与金属附着并且是环保的，是经常使用的保护用涂层材料。因而本领域技术人员在对比文件1的基础上，在面临将玻璃镜应用于家用或其他有环保需要的场合的技术问题时，有动机采用环氧树脂作为玻璃镜的保护外膜。因此，复审请求人的主张不成立。

其中，参考文献1属于“合成树脂及应用丛书”的一本、“新华书店北京发行所经销”，该文献1的前言页中载明：“进入21世纪，合成树脂和塑料行业的科研开发人员、技术工人、管理人员和应用领域的科研工作者，都迫切希望提高自己的专业知识水平，为满足广大读者的愿望，我社组织国内有关专家、学者编写了《合成树脂及应用丛书》。”参考文献2的版权页中载明“对大专院校相关专业的师生也是一本极有用的教学和科研参考书”“新华书店北京发行所发行”。

该案涉及的问题为，当复审请求人要求合议组对某特征属于公知常识进行举证时，合议组如何判断某一书籍是否属于“教科书”或“工具书”，进而可否在复审通知书和复审决定中作为公知常识的举证？

笔者认为，在复审程序中，可以广义理解“教科书”“工具书”以引用书籍作为公知常识的举证。本文所述“作为公知常识的举证”的含义为提供公知常识性证据作为举证，表述方式例如为“……，根据《××××××》一书记载的上述内容可知，该区别特征属于公知常识”。

在复审请求人要求举证而仅有未明确标注“教科书”“工具书”字样的书籍可用的情况下，鉴于通常在书籍这一载体形式中找到相同的为解决某技术问题的技术手段已属不易，且相较于其他载体，书籍作为广泛公开出版物的载体形式更易于使得复审请求人接受，因此可以对书籍的举证要求适当放宽，对“教科书”和“工具书”进行广义的理解。

判断某一书籍能否作为公知常识性证据时，应综合考虑该书籍的受众范围、出版社大小、书中前言部分或版权页记载内容等，以确认是否属于教科书、工具书的范畴。较大的行业出版社（如化学工业出版社、机械工业出版社等）出版的书籍通常可认定为该行业的“工具书”。例如，综合考虑参考文献1的出版社、受众范围，可以将该书认定为工具书。又如，依据参考文献2一书版权页中载明的“对大专院校相关专业的师生也是一本极有用的教学和科研参考书”，可以确定该书为教科书。

在复审通知书中引用书籍作为公知常识的举证情况下，维持驳回的审查决定也可以继续坚持用所述书籍作为公知常识的举证。

综上可知，在复审程序中，可以广义地理解《专利审查指南》（2010版）中明确规定的“教科书、工具书”，以在复审通知书和复审决定中引用书籍作为公知常识的举证。进而在判定公知常识时，鼓励审查员或合议组有书证时尽量举证，以平息对公知常识的争议。

2.复审通知书和复审决定中能否引用科技期刊或专利文献作为公知常识说理的辅证

值得说明的是，“公知常识说理的辅证”是尝试提出的一个新术语，该术语未在《专利审查指南》（2010版）中有明文规定。顾名思义，“辅证”是辅助证据，其不同于《专利审查指南》（2010版）中规定的公知常识性证据，是用来进行公知常识说理的辅助证据。引入该辅证的目的是进一步与复审请求人进行沟通和交流，使其知晓对公知常识的说理是有依据的。

某案，驳回决定指出，权利要求1相对于对比文件1和2的结合不具备创造性。复审请求人提出复审请求时，修改权利要求书，将权利要求1中的技术特征“所述触针安装在所述表面检测装置中用于进行纵向位移；并且设置有用于测量安装在所述表面检测装置中的所述安装部的所述纵向位移的设备”修改为“所述触针通过仅可纵向移动的托架安装在所述表面检测装置中用于进行纵向位移，并且所述触针在纵向方向上是刚硬的；并且设置有用于通过检测所述托架的垂直位置来测量所述触针的所述纵向位移的设备”。前置审查意见认为，在权利要求1中修改增加的特征属于本领域的常规技术手段，仍不具备创造性。随后发出的复审通知书，认为相对于对比文件1，对比文件2的检测装置的类型和结构在与该申请更接近的情况下，将最接近的现有技术变更为对比文件2，并指出，权利要求1相对于对比文件2及本领域常规技术手段的结合不具备创造性。对于常规技术手段，引用专利文献CN1051786A和CN1457422A作为辅证。复审请求人答复复审通知书：未修改申请文件，关于常规技术手段，“持有不同意见”。随后作出的维持驳回决定的复审决定，其案由部分的复审通知书概述、答复复审通知书都载明了上述专利文献，理由部分评述权利要求1相对于对比文件2与常规技术手段的结合不具备创造性时引用了专利文献来说理常规技术手段，答复复审请求人意见时也指出：“将触针通过可纵向移动的托架安装在表面检测装置中用于进行纵向位移，通过检测托架的垂直位置来测量触针的纵向位移是本领域的常规技术手段，例如专利文献CN1051786A和CN1457422A就分别都公开了这样的技术手段。”

某案，驳回决定指出，权利要求1相对于对比文件1及常用技术手段的结合不具备创造性。复审请求人提出复审请求时，在权利要求1中增加了技术特征，并将所增加的技术特征认定为区别技术特征，复审理由中主张：“申请人认为修改后的权利要求1与对比文件1的上述区别技术特征并不是本领域的惯用技术手段。如果审查员认为修改后的权利要求1与对比文件1的上述区别技术特征是本领域的惯用技术手段，申请人希望审查员能够提供相应的证据。”前置审查意见指出，所增加的技术特征属于本领域的公知常识，权利要求1仍不具备创造性。发出的复审通知书，对上述意见回应时，引用了三份期刊说明区别技术特征属于公知常识。答复复审通知书时认为，期刊不属于《专利审查指南》（2010版）规定的公知常识性证据，仍认为区别技术特征并非为公知常识。合议组随后作出维持驳回的复审决定，理由部分中也记载了三份期刊，用来认定公知常识。

本案涉及的问题为，科技期刊、专利文献并非属于《专利审查指南》（2010版）中明确规定的“公知常识性证据”。当复审请求人不同意对公知常识的认定，主张如果合议组仍坚持认为是公知常识，请合议组提供相应的证据，合议组经审查认为该特征属于公知常识，但没有合适的教科书或者技术词典、技术手册等工具书可用，此时如何处理？

存在以下观点：

观点一认为，对于证据，有胜于无，复审通知书和复审决定均可以采用两份及以上来源不同的科技期刊、专利文献作为公知常识的举证或公知常识说理的辅证，以通过提供证据使得复审请求人信服。

观点二认为，复审通知书在与复审请求人进行沟通、交流中，应在权利要求不具备创造性的认定过程中对区别特征进行充分说理，在回应复审请求人相关意见的部分给出采用两份及以上来源不同的科技期刊、专利文献作为公知常识说理的辅证，以使复审请求人明了合议组认定公知常识有据可依；如果答复复审通知书时复审请求人争辩科技期刊、专利文献这样的载体形式不属于《专利审查指南》（2010版）明确规定的教科书、工具书，则鉴于复审决定的公开出版性、《专利审查指南》（2010版）未明确规定以科技期刊或专利文献作为公知常识性证据的局限性，且依《专利审查指南》（2010版）对公知常识可充分说理而非必然举证的合理性，不宜在复审决定中明确科技期刊、专利文献作为公知常识的举证或公知常识说理的辅证，仍以充分说理的内容维持驳回决定。

观点三认为，在《专利审查指南》（2010版）规定的框架下，复审请求人可能不认同科技期刊、专利文献作为公知常识的举证形式，一旦在答复复审通知书时对科技期刊、专利文献的载体形式和公开内容提出争议，合议组很难依据《专利审查指南》（2010版）的规定回应复审请求人，维持驳回决定中记载科技期刊、专利文献作为公知常识的举证或辅证的内容在后续司法程序中也存在一定的风险。因此复审通知书中可以利用至少两份来源不同的科技期刊、专利文献中的共性内容来提升、达到本领域技术人员的水平以进行充分说理，而在复审决定中不宜引入这些证据。

笔者认为，复审通知书和复审决定，采用两份及以上科技期刊（非同一作者）或专利文献（非同一申请人）可以作为公知常识说理的辅证。

目前业界对公知常识范围的界定为：众所周知的事实；本领域的惯用手段；记载于本领域的教科书、工具书等中的知识；在新技术领域，为本领域技术人员广泛知晓，记载于科学文献、专利文献等中的知识。⑦由此可知，公知常识是本领域技术人员应当已经广泛知晓的常识，其载体通常是教科书，或者诸如技术手册、技术词典的工具书，在特定情况下，可以是科学文献、专利文献等。

可见，《专利审查指南》（2010版）规定以举例的方式给出公知常识的范围，以上规定“教科书或者工具书等”中的“等”字并不排除教科书或工具书之外的其他载体中披露的内容属于公知常识。鉴于科技期刊、专利文献也是公开现有技术的常见载体，其记载的内容也有可能是常识，至少两份来源不同的科技期刊、专利文献能够说明其中记载的共性内容具有本领域的普遍性和广泛性。而当复审请求人在复审理由中主张某区别不属于公知常识而要求举证时，鉴于公知常识属于本领域技术人员应当知道的常识，判断是否属于公知常识与认定主体所知晓或掌握的知识有关，提供证据有利于使得认定主体的水平更加贴近本领域技术人员。因此在合议组内心确认区别技术特征为本领域的公知常识，复审请求人要求举证而合议组无教科书、工具书的情况下，复审通知书中引入科技期刊、专利文献作为公知常识说理的辅证，比纯粹的说理更易使得复审请求人信服。

复审通知书引入公知常识说理的辅证以评述创造性时，可以首先对区别特征属于本领域为解决某技术问题的公知常识进行充分的说理，随后，引用两份及以上科技期刊（非同一作者）或专利文献（非同一申请人）作为公知常识说理的辅证，撰写方式为“……，由此上述区别特征属于本领域为解决某技术问题的公知常识。例如，CN××××××A（申请人为YYY，参见其说明书第X页第X-Y行等的ZZZ内容）和US××××××A（申请人为ZZZ公司，参见其说明书第X段等的ZZZ内容）中也公开了采用上述区别特征相关的技术手段来解决上述技术问题”（其中的专利文献的公开号可以由期刊信息来代替）。

综上可知，答复复审通知书时，如果复审请求人对上述区别特征属于公知常识仍有异议，但并未提出有说服力的意见，则合议组的意见也应当前后一致，作出维持驳回的审查决定，在决定理由部分，仍然可以引用复审通知书所述及的两篇及以上科技期刊（非同一作者）或专利文献（非同一申请人）作为公知常识说理的辅证。

四、结论和建议

公知常识是所属技术领域的技术人员所广泛知晓的现有技术中的常识。公知常识性证据是记载的内容属于所属技术领域的技术人员所广泛知晓的技术常识的证据。显然所属技术领域的技术人员所广泛知晓的技术常识并不拘泥于其存在的载体，并不是仅仅记载在技术词典、技术手册、教科书这三种形式中的证据是公知常识性证据的最常见的证据。

在其他的证据中，如果其中记载的内容属于所属技术领域的技术人员应当知晓的技术常识，该证据可以作为公知常识说理的辅证。

国家知识产权专利局光电技术发明审查部。

**作者单位：国家知识产权专利复审委员会。