预防和应对美国337调查的专利分析策略

酒向飞+李慧

关键词 337调查 专利分析 应对策略

337调查是指美国国际贸易委员会（ITC）对进口贸易中的不公平行为发起的调查。所谓“不公平行为”主要指侵犯美国知识产权的行为。在美国拥有知识产权的企业或自然人只要认为出口美国的产品侵犯了其知识产权，并能够证明该企业或自然人已经或准备在美国国内形成相应产业，即可针对该产品向ITC提起337调查申请并请求采取制裁措施，随后经过立案、被告应诉、听证前会议、取证、听证会、行政法官初裁、委员会复议并终裁、总统审议等程序而得出最终结论，或通过双方和解、原告撤诉等方式结案。337调查有发起条件低、调查时限短的特点。根据美国法律规定，337调查可采取的制裁措施包括排除令、禁止令、扣押和没收令等。排除令包括有限排除令和普遍排除令，分别指禁止列名被告企业的侵权产品进入美国市场和不分来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场。禁止令包括禁止侵权产品在美国市场的销售、库存、广告宣传以及聘用代理商、分销商的行为。可见，企业如果在337调查中败诉将会对相关产品在美国的市场产生严重影响。

近年来，我国已成为美国337调查的主要对象，严重影响了我国的产品出口贸易。以2011年1月1日至2015年12月31日的六年为例，337调查共立案244件，其中涉及中国的案件达85起，占该期间立案总数的34 8%。通过初步研究可以看出涉华337案件的行业分布（见图1）及知识产权类型分布（见图2）。

从行业分布来看，涉华的337案件的调查范围广泛涉及电子、轻工业、机械、化工、医药等多个行业，其中尤以电子行业、轻工业行业、机械行业为337调查的高风险行业。

从知识产权类型分布来看，涉华的337案件中，高达84%的案件涉及的知识产权类型为专利，可见，侵犯美国专利权是发起337调查的主要原因。

因此，为预防被竞争对手提起337调查，或为了在调查中取得对己方有利的结果，我国企业必须重视出口产品在美国的相关知识产权的检索和分析，尤其要重视对相关专利的检索和分析。为了预防遭遇337调查，企业在产品立项开发、生产及出口阶段需要开展专利检索分析：为了避免不利的337调查结果，企业在被提起337调查诉讼时也需要开展专利检索分析。而不同阶段所采用的知识产权检索分析的策略也有所不同。本文分析和总结了企业在预防或应对337调查时各阶段应采取的专利分析策略，希望借此帮助企业避免引起337调查，或在337调查中赢得有利局面，期望为其他类型的知识产权分析策略提供参考

一、预防及应对337调查不同阶段的专利分析策略

1.预防337调查——产品立项开发阶段的专利分析策略

大多数337调查中，原告都主张被告的产品侵犯了自己的知识产权，尤其是专利权，因此，在出口产品进行立项、开发的过程中，及时进行相关的专利检索分析工作，对于预防337调查有着重要的意义。337调查中涉及我国企业生产的产品可分为两类：一种为我国企业自行开发研制的产品，另一种为我国企业受外方委托加工的产品。针对这两种产品，需采用不同的专利分析策略进行应对。

对于我国企业自行开发研制的产品，在其立项阶段开展专利分析检索，对于预防产品侵权风险来说是最佳时机。主要原因在于立项阶段产品的最终设计方案尚未成形，此时对于与产品相关的专利进行调查可以帮助技术人员了解到全面的技术信息，从开始就意识到哪些设计方向的风险高、哪些竞争对手的专利布局有成胁，从而及时对设计方向进行调整。同时，也能够帮助己方技术人员获取全面的技术信息，掌握技术动向，为技术设计提供支撑。具体来说，此阶段的知识产权检索策略应包括以下方面。

首先，应进行与开发草案及产品设计方向相关的检索。立项阶段产品仅有产品功能以及初步设计等构想和轮廓，缺少明确的技术方案和出口产品的细节信息，因而知识产权的检索分析的工作难以针对具体的技术方案进行。针对这种情况，在检索分析时注意要扩大检索范围，检索和分析拟开发产品的相关知识产权布局状况。具体而言，可将待开发产品的设计草案进行技术分解，将其拆分为若干技术主题，再分别针对各技术主题进行检索和分析。分析结果主要从两方面进行：一方面从风险预防的角度而言，对于可能相关的专利的保护范围进行分析，评估未来技术方案可能遇到的专利风险；另一方面，考虑到对于技术人员的支撑作用，从与草案相关的专利中提炼出技术发展动向信息，供技术人员借鉴以启发技术人员的灵感。

其次，应进行可能对己方提起337调查的竞争对手信息的检索，分析竞争对手在该类产品及其组成部件、制备方法和应用领域内知识产权布局情况。竞争对手既可以是企业在市场实践中知悉的竞争对手，也可以是在进行与开发草案以及产品设计方向相关的检索中发现的竞争对手。关于竞争对手的检索，需注意以下几点：（1）在检索中不仅要关注竞争对手的专利布局，也要注意分析竞争对手对专利的掩护，例如将其专利的申请人或专利权人设定为其子公司、控股公司、分部等，因此要检索所有与竞争对手关系密切的公司的专利状况；（2）某些竞争对手公司，尤其是中小型公司会将与公司密切相关的个人作为专利权人进行专利布局，例如该公司的所有者或初创者，因而在检索时也要对该公司的密切关系人作为发明人或专利权人进行检索；（3）要注意竞争对手名称的变化，例如曾用名、不同的翻译名称等，对其可能出现的各种名称进行全面的检索。

另外，随着产品研究和开发的进行，需对检索结果不断进行跟踪、监控和更新，这是因为：（1）按照美国现行专利法，专利申请自申请日或优先权日起18个月才公开，如果检索是在专利的公开日前进行而未及时跟踪和更新，有可能导致检索结果不全面；（2）竞争对手可能会在进行检索之后申请专利；（3）前次检索中相关的专利申请的法律状态可能发生变化，例如被驳回或授权，需要根据该法律状态的变化采取不同的应对措施。

在进行全面的专利分析工作的基础上，确定高相关专利的保护范围，并提示技术人员在技术开发时采用规避设计，绕开现有专利的保护范围，避免落入专利陷阱而使得产品被提起337调查。对于无法绕开的核心专利，应及早制定应对策略，包括对其进行无效、通过谈判获得专利权的许可或转让、或者获得其它可谈判的筹码等。同时，在产品开发的过程中，己方要注意及时在美国进行知识产权布局。

对于我国企业受外方委托加工产品的情形，例如受美国进口商、分销商等企业委托，以加工贸易方式进行贴牌生产的产品，需要对委托方指定或提供的技术进行检索和分析，以核实其是否有可能引起知识产权纠纷，并在和委托方签订委托合同的时就明确双方的知识产权权利义务关系。

2.预防337调查——产品生产和出口前的专利分析策略

在生产和出口前的阶段，产品所采用的具体技术方案已非常具体明确。为了预防该产品被提起337调查，在该阶段应针对该具体的技术方案进行侵权检索，仔细对比待出口产品的具体技术方案和美国专利或专利申请中技术方案的区别，并分析这些区别是否具有非显而易见性，从而评估该产品侵权风险的程度。

如果发现侵权风险高的美国专利，首先应确定该专利的权利状态，包括已授权、审查中、已驳回等，并根据不同的权利状态采取不同的应对措施。

（1）对于已授权的专利，需核实其实际的保护范围。通过USPTO PAIR系统进行法律状态和审查过程文件查询，以确定涉嫌侵权专利是否存在权利瑕疵，包括涉嫌侵权专利的法律状态、缴费情况及计算其专利保护期（考虑其官方延误、申请人延误以及Terminal Disclaimer等情况）；同时应注意涉嫌侵权专利在授权后是否有保护范围的变动，例如由授权后提起的再颁程序、禁止反悔原则等使权利要求的保护范围发生变化，由此确定专利实际的保护范围：针对这些专利有效的保护范围进行无效证据检索（美国授权后的复审程序即类似于我国的无效程序），根据检索结果评估能否利用美国专利体系中的专利授权后程序对该专利进行无效。

具体的授权后程序包括单方复审（exparte reexamination，EPR）、多方复审（inter partes renew，IPR）、授权后复审程序（post grant review，PGR）。，可根据无效检索得出的无效证据以及拟无效专利的授权情况选择无效的提出方式：EPR的费用低，证据仅限于在先专利和公开出版物，复审理由仅限于新颖性和创造性，由于请求人在提交复审请求后不再参与后续相关程序，因此当无效证据说服力较强时可使用：IPR由请求人和权利人全程参与，其理由和证据限制与EPR相同，须在专利授权的9个月后或PGR中止后才能启动；PGR也由请求人和权利人全程参与，允许提出任何专利法上可以提出的专利复审理由，须在专利授权后9个月内提出。

（2）对于处于悬而未决状态的专利，包括对于处于申请阶段、审查中以及被驳回但申请人仍保留申诉权利的专利申请，需要根据审查过程文件判断授权的可能性。尤其是被驳回的专利，需特别关注申请人的后续处理方式，包括继续审查请求（Request for Continued Examination，RCE）、继续申请（Continuing Application，CA）和部分继续申请（Continuing-in-part Application，CIP）、上诉（Appeal），以及专利申请是否有分案申请（Divisional Application，DA）及其法律状态。由于这些后续处理方式有可能使申请人最终获得专利权，因而对于该状态的专利申请，仍然要关注己方产品是否有潜在的侵权风险。对于悬而未决状态的申请的专利分析策略应针对目前请求的权利要求，进行类似于专利实质审查过程中的对影响新颖性或创造性的对比文件的检索。如果检索到有说服力的证据，应及时提出以第三方的身份向USPTO提出信息披露声明（Information Disclosure Statement，IDS），尽可能阻止该专利申请被授权，以降低己方被提起337调查的可能性。由于美国专利制度的特殊性，以第三方身份向USPTO提出IDS时，要注意以下几点：①第三方提交的IDS应为有相关性的专利、已公开的专利申请或其他出版物，且需为书面证据：②提交时间应在授权通知书发出之前，或专利申请公开6个月后，或首次驳回日期之后：③如果IDs的语言为非英语，应提供英语的翻译文本。④应提交所提交IDS和专利申请之间的相关性的简要解释。具体要求可参见35 U.S.C.122（e）以及MPEP§1134.01的规定。

需注意的是，对于已授权专利或者处于悬而未决状态的专利，在出口前及出口阶段需要持续追踪并及时更新检索结果，因为专利权人为了达到限制竞争对手的目的，可能会根据竞争对手的产品设计情况通过再颁程序或RCE等方式对权利要求保护范围进行调整或者以CA、CIP方式提出具有不同权利要求保护范围的新申请以覆盖侵权产品。

进行无效证据检索时，要重点调研在相关技术领域较为先进的国家，例如电学领域需重点关注日韩等国。并注意不同的授权后程序对证据形式的要求。如果通过检索后发现很难通过无效或提交IDs的方式避免可能的高侵权风险，则继续将产品出口美国时应考虑通过专利许可、转让等方式获得授权或通过谈判进行合作，以避免被提起337调查。

如果通过检索和分析后发现侵权风险较低的专利，为了防止竞争对手以此作为贸易竞争的手段而提起337调查，己方应在产品出口前及早检索和准备产品不侵权的证据，例如委托律师出具出口产品不侵权的法律意见书，避免在337中被认定为故意侵权。

3.应对337调查——被提起337调查时的专利分析策略

与上一阶段针对高风险专利进行检索不同，当原告提起337调查时，会明确告知己方产品所侵犯的专利，因此，本阶段在检索不侵权抗辩证据以及无效证据时所针对的对象更具体，所采用的专利检索分析策略也应相应进行调整。检索分析的结果结合其他方面的考虑，确定己方应该采用的应对策略，是积极应诉，还是谈判和解。

首先，确认涉嫌侵权专利的法律状态，确定权利要求实际的保护范围，具体的确认方式参见上节介绍。

其次，针对这些权利要求实际的保护范围进行不侵权抗辩证据的检索。仔细比对被控侵权的产品和涉嫌侵权专利之间的差异，尝试通过检索提供支持证据证明二者并不等同，或者二者的差异是非显而易见的，以此来证明出口产品并不侵权。同时，由于专利授权过程中的不正当行为（inequitable conduct）也是不侵权抗辩理由的一种，因此也需关注涉嫌侵权专利的是否存在不正当行为，即在专利审查期间，若其故意误导或欺骗专利审查员，未向美国专利商标局披露重要信息，或严重失实的信息的行为。如果不正当行为成立，涉案专利所有的权利要求将不可执行，权利人将失去整个专利。因此，可尝试通过检索专利权人是否存在这样的行为判断是否有足够的证据提出不侵权的抗辩理由。例如，专利权人“本应知道”的对能否授予专利具有重要意义未披露的信息，与涉案专利相关的外国专利申请在审查的过程中的文件信息等。

再次，针对实际的保护范围进行无效证据的检索分析。具体检索方式可参见上节介绍。

最后，在检索分析结果的基础上做出对己方最有利的应诉策略。例如若检索到充分的不侵权证据或有力的无效证据，则可采用积极应诉或者采用具有主动权的谈判方式应对调查，若无法检索到合适的证据，或证据的说服力不强，则应考虑谈判和解等方式进行应对。

另外，进行与应诉策略相关的检索和分析时，除了常规的应诉方式之外，为了提高胜诉的可能性或增加谈判的筹码，还可以考虑采用如下的方法与策略：（1）检索美国曾就相似争议做出的对己方有利的法院判例或337调查案例；（2）检索和分析原告在美国之外的其他国家或地区的知识产权情况，并在这些国家或地区针对原告提起诉讼；（3）针对原告的其他产品进行专利检索找出能够覆盖原告其他产品的专利，并通过购买这些专利来作为与原告谈判的筹码。

二、结语

近年来，随着我国企业对知识产权的运用能力和保护意识的不断提升，尽管中国企业面对337调查比之前更加从容一些，但由于我国企业目前在美国的知识产权保护状况仍然不能与中美贸易的规模相匹配，预计今后我国企业仍会因知识产权纠纷而频繁遭受337调查。

预防337调查或在337调查中取得有利结果的前提是事先对相关知识产权的状况有深入了解。我国企业应重视知识产权分析工作，在产品出口各阶段中采取侧重点不同的专利分析策略，通过自身应对能力的提高或者与知识产权中介机构合作来完成高质量的专利检索分析工作。