结合实际案例从审查员角度看专利创造性争辩的常见情形及审查处理方法

刘宝俊　邓湛川

摘 要：在发明专利申请的实质审查过程中，审查员与申请人/代理人之间争论的往往是创造性的审查意见。本文结合实际案例从审查员角度列出了申请人/代理人创造性争辩的常见情形，并给出了审查员在应对申请人/代理人的常见创造性争辩时的处理方法，期望能为审查员的实质审查工作提供一些有益的参考，同时期望能给申请人/代理人在撰写创造性的意见答复时提供一些有益的启迪。

关键词：专利；审查；创造性；争辩

中图分类号： G306 文献标识码： A 文章编号： 1673-1069（2016）29-86-2

0 引言

专利法第二十二条第三款规定：授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。其中创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步[1]。由此可见，创造性是发明和实用新型被授予专利权的必要条件之一。相对于新颖性和实用性的判断，对申请专利的技术方案进行创造性判断要求高，操作复杂，影响判断过程和结果的因素多，这决定了对申请专利的技术方案是否具备创造性的审查是专利授权和确权中的重点和难点。在创造性争辩的过程中，主要的沟通方式是书面沟通方式，包括审查意见通知书以及申请人/代理人的意见答复。在审查员及申请人/代理人的意见存在分歧的情况下，如果审查员未能在通知书中针对争辩适时有效的表明自己的论点及论据，则有可能延长审查程序，降低审查质量，浪费审查资源和耽搁申请人的时间，如果申请人/代理人未能在意见答复中适时有效的表明自己的论点及论据，则有可能延长审查程序，耽搁申请的授权，还有可能导致申请被驳回。因此，本文结合实际案例从审查员角度列出了申请人/代理人创造性争辩的常见情形，并给出了审查员在应对申请人/代理人的常见创造性争辩时的处理方法，期望能为审查员的实质审查工作提供一些有益的参考，同时期望能给申请人/代理人在撰写创造性的意见答复时提供一些有益的启迪。

1 创造性意见答复的常见争辩情形及审查员处理方法

根据实际审查经验，将申请人/代理人对创造性审查意见答复的常见情况归纳为以下六种，如图1所示。并给出了审查员针对该类争辩情形的处理方法。

1.1 技术领域/技术问题差别

针对该类争辩情形，审查员应当从整个申请文件和对比文件公开的技术方案本身出发，说明对比文件公开的主题也可以应用至本申请的领域，并且从另一方面指出，申请人并没有对应用的特殊领域，提出相应的技术手段或技术特征。

案例1：申请人强调本发明属于特定的领域，与对比文件的应用领域不同。

申请人认为，本申请涉及一种医学图像的模板匹配方法，技术领域为医学图像领域，是特定的领域......而对比文件1的图像匹配方法不能直接应用于医学图像领域。

审查员在通知书中指出申请人仅仅强调了医学图像的特殊性，而忽视了其使用的技术方案本身的特征，纵观整个说明书及权利要求书的内容，其......等技术手段均和现有技术的技术手段完全一致（阐述对比文件公开了实质相同技术方案，解决了相同技术问题） ......本领域技术人员知道，对比文件1中的图像匹配方法完全适合医学领域的图像处理，他们本质上没有什么不同。申请人虽然强调特定的医学图像技术领域，却没有任何针对医学图像的特殊性提出属于申请人自己创造、发明的技术手段......申请人的陈述理由显然是不能成立的。这并不是申请人为了技术进步特意地创新，本来这个技术方案就是现有技术成熟的理论，申请人只是一种引用罢了。相对于现有技术，本发明并不存在申请人所声称的新的特征、并没有做出具有实质性贡献的地方，不具备创造性。

1.2 特征未公开/非实质相同/存在其他区别特征

针对该类争辩情形，审查员争辩处理方式如图2所示。首先需要判断争辩的特征是否由权利要求记载的内容所体现，如果区别技术特征在权利要求中未体现，则需要提醒申请人审查的基准是以权利要求所记载的技术方案为准。如果区别技术特征在权利要求中已经体现，若未公开/非实质相同/有其他区别特征，则需要补充检索新证据，或加强说理，若无新证据，也不能充分说理，接受申请人的意见陈述；若实质公开或相同，或不构成区别特征，则根据意见陈述有针对性说理，认真分析对比文件，直接文字公开的说明其出处，需要说理的从本领域技术人员角度加以分析，必要时提供公知常识证据。

1.3 发明产生了意料不到的技术效果

针对该类争辩情形，审查员争辩处理方式如图3所示。首先需要判断判断争辩的技术效果是否由权利要求记载的内容所带来，如果不是，则需要提醒申请人审查的基准是以权利要求所记载的技术方案为准。如果是，则需要判断申请人宣称的显著效果是否由区别特征所带来，如果是，审查员应从客观事实出发，通过补充检索现有技术，根据现有技术水平判断技术效果是否可以预期；如果不是申请人宣称的显著效果是否由区别特征所带来，审查员应当详细分析区别技术特征，指出实际所带来的正确的技术效果并不是申请人所强调的技术效果，二是确定申请人所提的显著效果是由哪些技术特征所带来，如果这些技术特征已经被对比文件公开的话，很可能其技术效果也是对比文件所能达到的技术效果。

案例2：申请人强调本发明产生了意料不到的技术效果。本申请要求保护的技术方案和最接近的现有技术的对比如表1所示。

说明书的实验数据显示：本发明的组合物与最接近的现有技术的组合物的抗肿瘤效果相比，可预计差异为6.7%，而实际差异为13.3%，申请人认为本发明产生了预料不到的技术效果。

补充检索现有技术可知：顺铂和奥沙利铂同属于金属铂类抗肿瘤药，分别为第一代和第三代品，作用机理类似，奥沙利铂同样可以增加A物质的抗肿瘤效果，对耐顺铂的肿瘤细胞也有作用，且副作用小于顺铂。

奥沙利铂替代顺铂属于技术的更新换代，本领域技术人员能够预见奥沙利铂替代顺铂可以获得更好的效果，有动机选择效果更好的奥沙利铂。虽然本发明与现有技术之间在效果方面存在一定的差异，但由于本发明技术方案的可预见程度较高，仅仅基于该发明在相同性能上量的明显提高，因此不能认为该效果属于超出预期水平的技术效果。

1.4 对比文件无结合启示

针对该类争辩情形，审查员应当把握技术特征在技术方案中的作用以及其与其他特征之间的关系，判断现有技术在整体上有无结合启示，不能孤立技术特征，割裂技术方案，忌将技术特征简单拼凑。

案例3：权利要求1：一种滑动引导装置，其包括……以及用于从所述油包排出空气的排气装置。

审查员在一通中指出权利要求1的技术方案与对比文件1的区别在于包含“从油包排出空气的排气装置”。对比文件2的技术方案包含了一些通道，这些通道可以让气体排出也可以让油通过进入下一个油包”。因此，上述区别特征是对比文件2公开的内容，并且在对比文件2中所起的作用与其在本发明中所起的作用相同，都是使空气排出。结合对比文件1和2，对于所属领域的技术人员来说，权1的技术方案是显而易见的。本发明和对比文件2的结构。

实际上，区别技术特征在本发明和对比文件2中的作用是不同的，本发明从油包排出空气，是为了使得油包能够充满润滑油，而对比文件2是为了向后续的包“供应”工作介质（气体或者液体），因此对比文件2是没有结合启示的。

1.5 质疑公知常识

审查指南中规定：审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。因此针对该类争辩情形，审查员应当充分说理或举证，说理和举证的常见方式如表2所示。

案例4：权利要求：

①一种纸浆精磨的方法……

②根据权利要求1所述的方法，其特征在于精磨采用盘磨机。

审查员在一通中指出：权1相对于对比文件1不具有新颖性；权2与对比文件1的区别特征，即采用盘磨机精磨是本领域的公知常识，在权1不具有新颖性的基础上，权2不具有创造性。

申请人答复：将原权1和2合并成新的权1，并称用盘磨机精磨不是本领域的公知常识。

审查员在二通中补充检索公知常识的书证，提供国际专利分类表证据如下

D21D 1/20·· 精磨方法

D21D 1/22·· 锥形精磨机

D21D 1/22·· 球磨机或棒磨机

D21D 1/30·· 盘磨机（圆盘磨）

D21D 1/30·· 锤式磨碎机

1.6 其他争辩情形

申请人/代理人利用不正确的结合方式得出和审查员完全相反的结论。对此，审查员要从三步法出发，首先，指出申请人的错误，并说明错误的原因；然后，从正面将正确的结合方法给申请人解释清楚，并结合申请的技术特征，将结合启示详细阐明；申请人/代理人故意把区别特征与技术问题、技术效果或者区别特征所起的作用等问题混合起来，使得真正的区别特征不好辨认。对此，审查员应当从三步法从发，正确区分区别特征，技术效果，技术问题，分析清楚三者之间的关系，并结合申请本身、对比文件的技术特征，将本申请的权利要求和对比文件之间进行正确的特征对比。

2 总结

创造性条款是审查员与申请人/代理人争议较多的条款。在实践中，双方经常各执一词，也经常出现不能有效沟通的情况。本文结合实际案例从审查员角度列出了申请人/代理人创造性争辩的常见情形，并给出了审查员在应对申请人/代理人的常见创造性争辩时的处理方法，期望能为审查员的实质审查工作提供一些有益的参考，同时期望能给申请人/代理人在撰写创造性的意见答复时提供一些有益的启迪。由于篇幅有限，审查经验亦有限，本文所议话题范围较为狭窄，观点也仅是个人见解，目的仅在于抛砖引玉，希望能获得更多有益的意见。

参 考 文 献

[1] 国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：北京出版社，2010：172-182.