技术手段在对比文件中所起的作用在创造性判断中的考量

于德华　张　虓



技术手段在对比文件中所起的作用在创造性判断中的考量

于德华张虓

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心

于德华，硕士，助理研究员，从事专利审查工作；张虓，硕士，副研究员，从事专利审查和研究工作。

创造性的判断始终是专利审查中的难点问题。本文从专利审查实践中的一个案例出发，针对《专利审查指南》中的相关规定，提炼出两个不同的观点，并给出了自己的建议，对创造性的判断具有一定的启发和指导意义。

结合一个案例的创造性审查过程，分析了发明与最接近的现有技术的区别特征被另一份对比文件中披露，但其在该对比文件中所起的作用未明确记载时，如何考量该对比文件是否存在相关的技术启示。

引言

专利法第22条第3款规定的创造性是发明专利申请获得授权的实质性条件之一，也是发明专利实质审查的重点和难点。根据《专利审查指南》的规定（参见第二部分第四章3.2.1.1），创造性的判断方法一般分三个步骤进行，即通常所称的“三步法”：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明与最接近现有技术的区别技术特征和其实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域普通技术人员来说是否显而易见。在第（3）步判断是否显而易见时，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示。《专利审查指南》例举了三种情况，通常认为现有技术中存在技术启示，其中第（iii）种情况为：所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

对于上述情况，当区别特征对应的技术手段在另一份对比文件中所起的作用有明确记载时，一般容易判断该作用是否与区别特征在发明中所起的作用是否相同。而很多情况下，虽然区别特征被另一份对比文件公开，但在该对比文件中未明确记载所起的作用，因此，在判断现有技术是否存在技术启示时，会引起一些争议，因此有必要对这种情况进行分析和研究，以期对创造性的判断有所帮助。下面，本文将通过一个实际案例的审查过程，讨论上述情况在创造性判断过程中的考量。

案例介绍—— 一种制备咖啡的仓体

背景技术：现有的用于咖啡机中制备咖啡的仓体（即咖啡胶囊，参见图 1），其底部过滤元件上有多个小圆形通孔（8），仓体中装有细小的咖啡粉，热水在咖啡机中被加压并通过该仓体，与咖啡粉末混合后提取成咖啡饮品。但这种类型的过滤元件，圆形通孔（8）易于堵塞，造成水在仓体内的分布受到影响，咖啡粉末不能被湿润至相同程度，导致咖啡的品质降低。 本发明要解决的技术问题是提供一种不易被咖啡粉末堵塞的咖啡仓体。采用的技术方案是将底部过滤元件上的小圆形通孔替换成长槽通孔（即下文权利要求所述的“入口部段的长度大于入口部段的宽度”，参见图2）。采用长槽形通孔后，即便在咖啡颗粒嵌入槽中的情况下，由于槽的宽度小于绝大多数咖啡颗粒，在槽和颗粒之间留下空隙，具有不至于把通孔完全堵死的技术效果。

权利要求：一种通过向其中注入液体并使加压的液体流过容纳于制作在仓体（1）内的腔体（8）中的粉末状物质（9）来用于制备饮品的仓体，所述仓体（1）包括：….至少一个过滤元件，过滤元件上有多个通孔（12）…，其特征在于，通孔（12）具有入口部段（15），且每个入口部段的长度大于入口部段的宽度。

在审查过程中，审查员引用的最接近的现有技术（对比文件1），即为本发明的背景技术，其公开了具有圆形通孔的咖啡仓体（参见图1）。引用的对比文件2涉及一种重力提取咖啡的过滤器（并非用于咖啡机中的加压水），其底部具有长槽形孔（参见图3，4），而关于长槽形孔的作用，对比文件2记载的：长槽形孔可以减少流体阻力，打破液体的表面张力、提高毛细作用。

图1

图2

图3

图4

经特征对比，本发明的权利要求与对比文件1的区别仅在于：通孔（12）具有入口部段（15），且每个入口部段的长度大于入口部段的宽度（即具有长槽形通孔）。 基于上述区别特征，本发明实际解决的技术问题是如何避免过滤元件的堵塞。

而对比文件2的过滤器底部正好也采用了长槽形通孔，可见上述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段。但是对比文件2并没有记载采用长槽形通孔的作用是防止过滤元件的阻塞。在对比文件2是否能够给出相关技术启示这一问题上，存在着两种观点：

观点一：对比文件2的咖啡过滤器，使用条件是重力提取饮品，而非加压提取，其过滤元件采用长槽形通孔的目的是减少阻力，打破液体的表面张力、提高毛细作用，对比文件2中没有明确记载长槽形通孔是为了避免过滤元件的堵塞，因此对比文件2公开的内容并不会为本领域技术人员提供动机将对比文件1的圆形孔替换成长槽形孔以解决堵塞的技术问题。

观点二：虽然对比文件2中的过滤元件的使用条件是重力提取饮品，所记载的作用是减少阻力，打破液体的表面张力、提高毛细作用。但这并不妨碍对比文件2中的长槽形孔同时还具有能够防止阻塞的技术效果，这是槽形孔本身所具有的性质，不以其使用条件不同而改变。即对比文件2采用了具有槽形通孔的过滤元件，该技术手段在客观上能够解决与本申请相同的技术问题，也能起到与本申请相同的技术效果，即给出与对比文件1结合以解决上述技术问题的启示。

分析与结论

通过分析以上两种观点可见，观点一将《专利审查指南》上述第（iii）种情况中规定的“该技术手段在该对比文件中所起的作用”理解为对比文件必须“明确记载”有相同的作用。而观点二认为，上述“作用”不局限于“明确记载”，即使对比文件没有记载相关作用，但“客观上能够起到相同的作用”也能够给出相关的技术启示。笔者认为上述两种观点各有利弊，观点一对于指南的上述规定的理解过于保守和教条，在考虑对比文件是否给出技术启示时，仅考虑对比文件明确记载的内容，虽然保持了事实认定的客观性，但容易高估发明的创造性。而观点二，虽然对指南上述规定的理解是合理的，但在实际操作过程中，容易扩大理解对比文件记载的内容，容易带入主观因素，造成“事后诸葛亮”式的判断，从而低估发明的创造性。

鉴于此，笔者认为在面临《专利审查指南》例举的第（iii）种情况时，要判断对比文件是否给出相关的技术启示，既不能局限于对比文件中文字记载的内容，也不能随意扩大对对比文件的理解，应具体问题具体分析，综合考虑发明要解决的技术问题，还原发明的创作过程，并结合对比文件的发明创造过程，考虑对比文件是否面临相同的技术问题，从而得出现有技术是否给出相关技术启示的判断。

DOI：10.3969/j.issn.1001- 8972.2016.13.049