境外商标“保卫战”

文/杭东霞 编辑/丁小珊



境外商标“保卫战”

文/杭东霞 编辑/丁小珊

如果商标被境外机构抢注，企业很可能要面对巨大的经济损失和商誉减值。因此，“出海”企业要制定并实施完整的境外商标注册、维护制度，并及时、有策略地回应商标诉讼。

近年来，商标抢注事件常常成为公众关注的焦点，如“致中和”、“同仁堂”商标在日本被抢注，“六必居”在加拿大被抢注，“五粮液”在韩国被抢注，“红塔山”在菲律宾被抢注，“红星二锅头”在瑞士被抢注，“大白兔”在日本、美国、菲律宾等多国被抢注，海信的英语商标在德国被抢注。商标被抢注后，我国企业无法在销售国申请、使用自己的商标，必须改用其他商标。这使依靠原商标积累的市场信息、客户认可度都无法再延续，对市场销售和企业形象的损害巨大。而已在主要销售国申请了商标的我国企业，由于未做好日常的商标维护工作，也越来越频繁地遭受到销售国当地企业的商标侵权，如“江动”集团商标在马来西亚被侵权。

这些问题频频出现的背后，是中国企业对国际商标注册工作的不重视，对国际商标法律的不熟悉。一般而言，商标授权以注册在先为主要原则，即在一个特定的地域内（如一个国家），谁先注册谁先享有商标权利；与此同时，商标的地域性保护特征又很明显，中国企业在中国的商标注册所获得权利和保护并不能延展到其他国家。所以我国企业应该认识到，长期持有某一商标并不意味着可以自动获得出口销售地的商标保护。如果不及时在销售地进行注册，而产品本身又很有竞争力，部分国外机构很可能会抢注该产品商标，甚至进一步对我国企业提起商标侵权诉讼。在这种情况下，我国企业可能要花不菲的资金购买原本属于自己的资产，带来的经济损失和商誉减值是显而易见的。

案例背景

A公司是一家从事新能源光伏组件生产的小型企业，德国是其主要的出口销售地。A公司在销售经营中经历了被抢注、协商谈判、取回商标权利和最终建立境外长期商标维护制度的过程，其案例十分具有借鉴意义。本文将通过对这一案例关键点的介绍，介绍如何有效的建立企业境外商标注册和维护制度。

A公司起家组件代加工，在组件技术和质量双突破后，创建了自主品牌，并在国内注册了商标，为第九类光伏组件。之后，随着德国光伏市场的发展，A公司开始拓展这一海外市场。通过几年的努力，A公司在德国占据了一定的市场份额，发展了众多的经销商，其商标也获得了较高的知名度。就在一切顺风顺水的时候，A公司收到了当地法院的传票，通知其因涉嫌商标侵权被当地B公司起诉，并要求A公司按照销售额承担大额赔偿金。A公司开展调查后发现，B公司实际为A公司在当地经销商（C公司）的关联企业，因此深知A公司产品的市场美誉度以及该品牌的价值。B公司抢先在当地注册的商标，类别完全覆盖了A公司的销售产品。A公司认为，B公司的行为明显是在恶意抢注，不符合商业惯例和公平原则，同时A公司考虑到其与当地经销商的合作关系，故打算先与B公司协商，以说服其撤回诉讼。

在C公司的安排下，A公司与B公司进行了会谈。谈判持续了三天，但是B公司始终不同意撤诉，除非A公司与B公司签订商标使用许可合同并支付商标使用费，费用标准为A公司每年销售额的30%。虽然A公司在谈判前已经做好了要支付一部分费用的心理准备，但是如此高额的费用要求，将极大增加其销售成本，而如果相应提高销售价格，那么A公司的产品将失去市场竞争力。

A公司就商标使用费的比例与B公司进行了多轮磋商，最终还是无法达成一致意见，谈判无法继续进行。A公司只能选择应诉，通过诉讼最大程度地保护自己的权利。

应诉策略剖析

A公司首先通过诉讼技巧，争取到了更长的开庭前准备时间。利用这段时间，公司聘请了德国律师，并组织了专门的工作小组应对该案件。

之后，A公司需要确定的是采用何种应诉思路及目标。根据当时的环境判断，A公司可以采取以下应诉措施：最佳应诉思路和目标为不承认B公司的商标权利，并申请法院判定B公司的行为是不正当竞争，同时判定注销B公司已注册的商标；次佳目标为承认B公司的商标权利，但申请法院判定A公司对B公司的注册商标有在先使用的权利。通过谈判，A公司判定B公司对于费用的诉求非常坚定，双方很难通过协商达成都能接受的价格。最终，A公司决定选择不承认B公司商标权利的应诉思路。

在确定了应诉路径后，A公司做了大量的证据收集工作，力图证明B公司申请注册商标的行为属于法律禁止的不正当竞争行为。具体而言，A公司需要用各类材料向法官证明以下内容：B公司申请注册涉案商标的目的是为了垄断市场，并有计划地阻碍A公司在德国的市场销售；B公司十分了解A公司在德国使用涉案商标的情况，同时也十分了解A公司商标在中国及其他国家已经获得了注册；B公司的注册商标与A公司的注册商标完全相同；A公司的注册商标在德国光伏市场具有较高知名度；B公司可以利用注册商标剥夺A公司与其他公司销售合作或直销的权利，从而达到B公司之关联公司C独家代理A公司产品的效果。

与此同时，A公司需要从商业和法律角度重新审视与C公司的销售关系。虽然B公司与C公司为关联企业，股东也存在交叉，但是职业经理人团队并不完全相同。所以A公司无法判断C公司在整个事件中扮演的角色。在双方的需求强度方面，A公司与C公司之间的代理销售合同对A公司的制约较少，A公司有较大自主权；C公司代理A公司产品所得的盈利基本占C公司总盈利的30%。所以A公司最后决定暂时停止向C公司供货，但不发任何书面告知。A公司同时与C公司正面沟通，明确提出希望C公司与B公司沟通，尽量调和双方矛盾，以实现双赢的目的。

最后，A公司向中、德两国的行业协会正式通报该纠纷，并保持对案件进展的持续更新。A公司向两国行业协会强调了公平竞争和有序市场经营的理念，特别向德国行业协会提出了请其对B公司开展公平性调查，并对A、B公司之间的纠纷进行协调的诉求，以期借助行业协会的力量助推庭外和解顺利进行。事实上，两国行业协会，特别是德国行业协会确实在沟通、斡旋和推动谈判达成等方面起到了重要的作用。

该案件历时两年十个月，其间出现了交叉诉讼等过程，双方都投入了大量的精力和时间。最终A公司和B公司达成了一系列庭外协议，约定B公司将商标完整转让给A公司，转让对价为B公司的商标申请费用和合理增值，同时双方均撤销在法院的诉讼。

境外商标维护

案件结案后，A公司并没有松懈，反而开始更紧锣密鼓地制定境外商标战略。这是因为，只有制定并实施完整的商标维护制度，公司才能保证自己在海外市场的销售权益，同时提高品牌知名度和竞争力。

经过研究，A公司将其商标战略分解为商标申请和日常维护两个模块，并做了相应的财务预算，力争在成本可控的前提下做到商标权利在销售地全覆盖，并在商标申请成功后保证维护工作的有效性。

在商标申请模块，A公司首先按照销售规模和未来销售战略梳理了商标申请的重点区域，确定了分批商标申请计划。在欧洲各国的商标申请，A公司主要按照马德里国际注册方式和欧盟注册方式进行；在公司的主要出口国（如美国、加拿大、东南亚等）的商标申请，则采取单一国家注册的方式进行。

在商标申请的工作节奏方面，A公司根据申请所需花费时间的长短，制定了申请启动表格，将商标许可申请时间较长的国家排在申请工作的前位。为了更好地避免商标抢注案件的发生，对于不认可商标在先使用的国家，A公司立即开始申请；对于认可商标在先使用的国家，先保留在先使用的证据，再逐步申请。

在商标标识方面，A公司充分研究了不同商标申请体系的规定。例如马德里国际商标申请体系要求公司的境内商标要和境外商标完全一致，在向此体系内的国家申请商标时，A公司保证了境内、外商标图形和文字组合的完全一致；对于不需要保持一致的申请体系，A公司则根据产品在当地销售情况和当地已有的注册情况，重新设计了拟申请的图形和文字组合，使商标更贴合目标市场的文化风俗、市场习惯。

在申请类别方面，A公司不但申请了目前生产的商品类别，更预先申请了未来计划生产的商品类别，以及未来可能发生代工、设计、安装等衍生商品类别。

同时，A公司在关键销售市场启动了防御商标申请战略。该战略主要包括两个部分：一是将主商标申请范围扩大，以覆盖到近似的商品类别和服务；二是在主商标申请的同类别中，又申请了与主商标图形和文字类似的商标。在申请过程中，部分地区的当地公司对A公司的商标申请提出了异议。这种情况往往出现在A公司产品销售较好的国家和地区，而异议者通常也是行业内的企业或代理商。这些企业往往对A公司商标的价值有着清楚的认识，并拟抢注商标，甚至有些企业已经发起了同样的商标申请。A公司根据申请体系的规则对异议进行答辩，成功地赢得了一些国家的商标注册权利，但是在有些国家也只能放弃申请或者变更商标图文样式，并重新申请。

经过一年的商标申请工作，A公司基本完成了主要境外销售市场商标的整体布局，在海外市场上提升了公司的品牌形象，并扩大了知名度。更重要的是，A公司的行动基本杜绝了被抢注的法律风险和经济风险，降低了直接销售的不确定性。

在商标维护模块，A公司也有了更具战略性的布局。在商标申请过程中，A公司了解到商标成功注册并不意味着万事大吉，这项工作需要企业长期的关注和维护。例如，大多数国家的商标法都规定，三到五年内不被连续使用的注册商标，可能面临被撤销的风险。所以，只有做到对注册商标的长期保护才能充分发挥商标的应有价值。为此，A公司建立了商标的日常维护体系，即成立独立的品牌部门来管理商标。

品牌部门除了要保证原有的境内商标管理工作，还肩负着明确的境外商标管理职责。第一，负责境外商标的申请、续展和变更等工作。主要任务一是根据销售战略预先做好商标申请工作；二是对于已经注册的商标，做好续展工作；三是根据业务变化，及时做好调整商标注册类别和其他变更工作。第二，负责境外商标的监控工作。具体而言，工作人员要持续关注A公司注册商标所在国家和地区的光伏行业、光伏上下游行业以及光伏配套行业等领域，是否有他人注册与A公司类似、近似或足以对消费者产生误导的商标。如果发现，则需立即提出异议，防止其他企业申请成功，以避免由此带来的竞争格局。第三，负责商标纠纷。如果 A公司境外注册商标所在国家或地区的公司对其提起异议或者诉讼，该部门要迅速应对。第四，负责商标维护。一方面，要制止境外企业对A公司注册商标的侵权行为，并追究其赔偿责任；另一方面，要打击假冒商品的流通。根据上述部门职责，A公司调配了人员配置，并安排专岗负责相关工作。通过公司内部工作人员的工作，以及来自外部律师事务所的协同配合，目前A公司的商标维护体系运作良好。

我国企业在国际贸易中扮演的角色正在逐步发生变化，一部分企业已经从纯粹的OEM加工商，发展成为具有自主品牌的直接出口商。随着企业自主品牌产品销售额的增加、销售地的扩张，将境外商标的注册与维护提到企业发展战略层面，是“出海”企业打赢海外商战的坚硬盾牌。

作者系均瑶集团法务负责人