王 鸿
TRIPS协议第20条的适用要件——以澳大利亚烟草平装措施为例
王 鸿
摘 要:澳大利亚烟草平装措施限制了烟草产品商标所有权人行使商标的权利,致使部分WTO成员质疑该措施违反了TRIPS协议相关条款,尤其是TRIPS协议第20条。TRIPS协议第20条能够产生限制商标所有权人权利的效果,规定了在贸易过程中使用、存在特殊要求和特殊要求不得产生无理妨碍等3个适用要件。虽然澳大利亚烟草平装措施已对贸易过程中的烟草产品商标使用产生了特殊要求并且构成妨碍,但没有形成无理妨碍。因此,TRIPS协议第20条可以适用于澳大利亚烟草平装措施。
关键词:TRIPS协议第20条;商标;平装措施;特殊要求;无理妨碍
从1994年《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称TRIPS协议)缔结时起,“公共健康与知识产权”议题一直都是世界贸易组织(以下简称WTO)成员所关注的焦点问题。在2001年《TRIPS与公共健康多哈宣言》之后,澳大利亚于2012年实施的烟草平装措施再次将WTO成员的视线集中于该议题之上。澳大利亚的烟草平装措施以澳大利亚2011年《烟草平装法》、2011年《烟草平装条例》和2011年《商标(烟草平装)修正案》作为法律依据,而在三者之间又以2011年《烟草平装法》为主。澳大利亚希望通过2011年《烟草平装法》及其条例规范烟草产品及其包装的外观,实现限制烟草产品广告或者包装升级的目的。在澳大利亚境内,烟草平装措施适用于人类消费所需的全部种植类或加工类烟草产品,包括烟草产品的制造、供给或者包装,并且对烟草产品规定了从内包装到外包装,从整盒香烟包装到单支香烟包装,从产品载明信息类型到信息表现方式的全面性强制标准,违反者即会受到处罚,甚至于刑事制裁。①Notification. G/TBT/N/AUS/67, 8 April 2011.针对澳大利亚的烟草平装措施,已有乌克兰、洪都拉斯、多米尼加、古巴和印度尼西亚5个WTO成员分别向WTO正式提出了争端解决申请。这5个WTO成员就澳大利亚烟草平装措施与TRIPS协议以及《巴黎公约》的一致性提出了质疑,认为烟草平装措施在国民待遇、商标权利内容、商标注册等领域内与TRIPS协议和《巴黎公约》中的相关条款相互冲突。
自2011年迄今为止,澳大利亚的烟草平装措施受到WTO带来的冲击不仅没有减退,反而越演越烈。①在WTO领域内,就澳大利亚烟草平装措施产生的争议主要集中在技术性贸易壁垒和知识产权两个方面。基于本文研究对象——TRIPS协议第20条的限定,本文只聚焦澳大利亚烟草平装措施中的知识产权问题。在近期讨论烟草平装措施的TRIPS协议理事会会议中,WTO成员再次不欢而散,仍然未能就烟草平装问题达成共识。
目前,部分WTO成员对于烟草平装措施的态度截然相反。欧盟、新西兰、加拿大、挪威和乌拉圭表示支持烟草平装措施,认为烟草平装措施符合TRIPS协议的规定。②WTO. Intellectual Property Meeting Mulls Irish Tobacco Plan, Drug Tariffs, Sport, Non-violation [EB/OL]. http://www.wto. org/english/news_e/news13_e/trip_10oct13_e.htm. [2013-10-10] (2015-06-10).多米尼加、洪都拉斯、尼加拉瓜、乌克兰、菲律宾、赞比亚、墨西哥、古巴、厄瓜多尔、印度尼西亚等国家则对烟草平装措施是否符合TRIPS协议提出了质疑。③WTO. Members Debate Cigarette Plain-packaging’ s Impact on Trademark Rights [EB/OL]. http://www.wto.org/english/news_ e/news11_e/trip_07jun11_e.htm. [2011-06-07] (2015-06-10).其中,乌克兰、多米尼加、洪都拉斯、古巴和印度尼西亚已经就澳大利亚的烟草平装措施向WTO提起争端解决申请。这5个WTO成员质疑烟草平装措施违反了TRIPS协议和《巴黎公约》中有关国民待遇、商标注册、商标权限制和地理标志保护等条款。④See Australia-Certain Measures Concerning Trademarks and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS434/1, 13 March 2012. Australia- Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS435/1, 4 April 2012. Australia- Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS441/1, 23 July 2012. Australia- Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS458/1, 3 May 2013. Australia- Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS467/1, 20 September 2013.在这些法律依据中,尤其是以TRIPS协议第20条最为这些WTO成员所关注。⑤自1994年TRIPS协议缔结以来,TRIPS协议第20条并没有受到WTO成员的重视,实属影响力有限的条款,但乌克兰、洪都拉斯、多米尼加、古巴和印度尼西亚诉澳大利亚烟草平装措施系列争端案件却是将WTO成员视线聚焦于此。在乌克兰等5个WTO成员看来,澳大利亚烟草平装措施违反了TRIPS协议第20条,因为与烟草商品有关的商标使用被特殊要求不正当地妨害,如同:(1)以特殊形式使用。例如,统一的字型、字体、尺寸、颜色和商标名称的布置。(2)以一种有害于将一个企业烟草商品和其他企业烟草商品识别能力的方式使用。⑥Notification, G/TBT/N/AUS/67, 8 April 2011.虽然中国、印度等WTO成员能够回避如何评价烟草平装措施的问题,⑦WTO. Intellectual Property Body Grapples with Plain Packaging, Innovation, Technology and More [EB/OL]. http://www.wto. org/english/news_e/news14_e/trip_ss_25feb14_e.htm#plainpackaging. [2011-06-07] (2015-06-10).但WTO争端解决机构(以下简称DSB)面对乌克兰等5个成员国的争端解决申请却必须要对烟草平装措施与TRIPS协议的关系做出正面答复。其中,TRIPS协议第20条正是解决问题的关键之所在。因为一旦烟草平装措施被认定违反了TRIPS协议第20条,就意味着对烟草平装措施合法性的绝对否定——烟草平装措施将被全面禁止;如果被认定与TRIPS协议第20条相一致,即使随后再认定烟草平装措施违反了国民待遇等条款,也不会从根本上动摇烟草平装措施的效力,只会产生部分修正烟草平装措施的效果。虽然DSB在以往的WTO争端案中已对TRIPS协议第20条做过解释,但非常可惜,这种解释并不能对专家组裁决澳大利亚烟草平装措施系列争端案给予有力的支持。
从条款内容角度考察,TRIPS协议第20条由两个部分组成。第一个部分是对该条款适用要件的概括性说明,“在贸易过程中使用商标不得受特殊要求的无理妨碍”。这部分内容虽然简单,但却确立了TRIPS协议第20条的适用要件。第二部分是举例说明,“例如要求与另一商标一起使用,以特殊形式使用或要求以损害其将一企业的货物或服务区别于另一企业的货物或服务能力的方式使用。此点不排除要求将识别生产该货物或服务的企业的商标与区别该企业的所涉具体货物或服务的商标一起使用,但不将两者联系起来”。这部分内容实际包含了正反两个例子,其中,第一句话是从反面举例说明,第二句话则是从正面举例说明。参照DSB对TRIPS协议第17条中 “如合理使用描述性词语” 类似表述的解释,可知此类例子虽然只能起到佐证效果,却能够对条约解释产生指导功效。①European Communities - Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, WT/ DS174/R, 15 March 2005, paras.7.648.
虽然迄今为止已有与TRIPS协议第20条相关的WTO争端案件发生,但DSB在这些案件裁决报告中都没有对该条款的适用要件进行过归纳说明。在此,笔者认为可以借鉴已经被WTO成员普遍接受的TRIPS协议第13条之“三步检验法”模式,将TRIPS协议第20条的适用要件同样分解为3个要件:(1)在贸易过程中使用(in the course of trade);(2)存在特殊要求(special requirements);(3)特殊要求不得产生无理妨碍(unjustifiably encumbered)。
根据该条款中第一句话的语言表达逻辑结构,这3个标准之间的关系也犹如TRIPS协议例外条款适用要件之间的关系,互为累积关系,每个标准都是独立的且必须被满足。②Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products. WT/DS114/R. 17 March 2000, para.7.20.此外,在识别特殊要求与无理妨碍之间的关系时,我们必须清楚几点:首先,特殊要求是因,无理妨碍是果;其次,在产生的时间顺序上,特殊要求应当产生在先,无理妨碍则是产生在后;最后,“妨碍”并不必然意味着“禁止”。③Davison,Mark. Plain Packaging of Tobacco and the“Right”to Use a Trademark [J]. E.I.P.R.2012, 34(8): 498~501.唯有因特殊要求产生的妨碍同时符合无理之时,此类妨碍才被第20条禁止。这一点也被TRIPS协议第20条的谈判历程所证明。
需要指出的是,TRIPS协议第20条并非由TRIPS协议首创。在TRIPS协议谈判之前,尤其是在发展中国家的国内商标法中普遍存在关于商标使用方式的要求,国外商标的国内被许可方可能会被要求将其自己的商标与许可方的商标一并使用。④UNCTAD-ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005:246.这种捆绑使用高知名度商标的方式历来受到发展中国家的支持和发达国家的反对。等到乌拉圭回合谈判启动后,发达国家与发展中国家就商标捆绑使用问题的对抗又被延伸至TRIPS协议谈判过程中。在TRIPS协议磋商过程中,发达国家与发展中国家对商标使用问题自始就存在着分歧,甚至发达国家之间也有分歧。在1990年7月的谈判文本(谈判文本以A代表发达国家、以B代表发展中国家,随后的布鲁塞尔草案也相同)中,相关规定如下:
“7A 在商业中使用商标不得受到特殊要求的[无理]妨碍,例如要求与另一个商标一起使用,导致作为货源标记的商标功能被降低的使用要求,[或者以特殊形式使用]。
7B 标志使用条件是由国内立法决定的事项。”
随后,经过数月的协商,虽然发达国家内部就商标使用规则达成一致意见,但发达国家与发展中国家的分歧仍然存在。在1997年12月的布鲁塞尔草案中,相关规定如下:
“第22条 其他要求
A在商业中使用商标不得受到特殊要求的无理妨碍,例如要求与另一个商标一起使用,以特殊形式使用或者要求以损害其将一企业货物或服务区别于另一企业的货物或者服务能力的方式使用。
B标志使用条件是由国内立法决定的事项。”
最后,由各方谈判代表缔结的TRIPS协议对此表述为第20条“其他要求”:在贸易过程中使用商标不得受特殊要求的无理妨碍,例如要求与另一商标一起使用,以特殊形式使用或要求以损害其将一企业的货物或服务区别于另一企业的货物或服务能力的方式使用。此点不排除要求将识别生产该货物或服务的企业的商标与区别该企业的所涉具体货物或服务的商标一起使用,但不将两者联系起来。
比较不同时期的谈判文本可以发现,虽然发达国家最终成功地将商标限制使用从国内法问题改造为国际法问题,但还是对发展中国家做出了一定的让步,增添了以往没有的“此点不排除要求将识别生产该货物或服务的企业的商标与区别该企业的所涉具体货物或服务的商标一起使用,但不将两者联系起来”的内容,只是将新增的内容定位于举例,而并非第20条的适用要件。
纵观TRIPS协议第20条的演进历程,尤其是将发达国家在1990年的前后观点进行比较,可知在适用第20条的过程中应当注意几个问题。第一,“由特殊要求产生的无理妨碍”不同于“由特殊要求产生的妨碍”。这就意味着并不是所有因为特殊要求产生的妨碍都被第20条所禁止,惟有“无理”的妨碍才被禁止。第二,发达国家谈判代表对于“特殊形式使用”在最初是否需要写入条款中存在着分歧。虽然正式文本涵盖了“特殊形式使用”,但这表明了谈判代表在接受这项内容的同时也对其持有谨慎的态度,将“特殊形式使用”与“要求以损害其将一企业的货物或服务区别于另一企业的货物或服务能力的方式使用”并列,恰是意图以举例限制“特殊形式使用”的适用。第三,将“贸易(trade)”与“商业(commerce)”区别对待。根据《牛津高阶英汉双解词典》(第7版),商业是指“贸易,特别是国家间的贸易(trade,especially between countries)”,贸易是指“人与人之间或国家之间的货物或服务的销售与购买或交换活动(the activity of buying and selling or of exchanging goods or services between people or countries)”。从“在商业中(in commerce)”到“在贸易过程中(in the course of trade)”、从“国家之间(between countries)”到“人与人之间或国家之间(between people or countries)”的变化意味着TRIPS协议第20条适用范围的扩张,表明了WTO在更为广泛的领域内规制商标限制使用的态度。
从2012年起,澳大利亚政府根据2011年《烟草平装法》及其条例以及2011年《商标(烟草平装)修正案》,已经构建起一个严格的、综合的烟草产品包装管理体系。鉴于澳大利亚烟草平装措施适用于在澳大利亚境内销售的所有烟草产品,由此烟草平装措施与TRIPS协议第20条的“在贸易过程中使用”适用要件的一致性已无须论证即为成立。因此,笔者在下文仅就烟草平装措施是否满足TRIPS协议第20条其余两项适用要件的要求进行分析。在分析过程中,参照适用DSB的惯用审查模式,首先是对相关要件从语言学角度进行一般性解释,其次是结合争端措施的内容进行具体解释,最后总结得出审查结论。
(一)存在特殊要求
根据《牛津高阶英汉双解词典》(第7版),特殊要求(special requirements)中的“特殊(special)”是与“通常(ordinary)”相对应的用语,如果从商标使用角度考察,商标使用的特殊性应当表现为在商标使用过程中发生了正常情况下使用商标所不会发生的情况。就“要求”而言,其通常含义清晰易懂,在法律领域内的映射点则应当是为法律强制性规范所规定的法定义务。目前,与TRIPS协议第20条直接相关的案例主要有“美国诉印度尼西亚的影响汽车工业措施案”(WT/DS59)和“澳大利亚诉欧共体的农产品和食品商标与地理标志保护案”(WT/DS290),但WT/DS290的专家组在澳大利亚撤回根据TRIPS协议第20条提出的请求后就表示不再考虑该条款。①European Communities-Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, WT/ DS290/R. 15 March 2005, paras.7.53.而在“美国诉印度尼西亚的影响汽车工业措施案”中,专家组提出如果商标所有权人能够事先充分了解商标使用的要求并且享有选择权,则此类要求不能被认定为第20条中的“要求”。②Johnson, Phillip. Trademarks without a Brand: The Proposals on“Plain Packaging”of Tobacco Products [J]. E.I.P.R. 2012, 34(7): 461~470.
就澳大利亚烟草平装措施而言,首先,烟草平装措施对在澳大利亚境内销售的所有烟草产品强制适用,烟草产品商标权人虽然能够事先知晓平装措施的具体内容,但是却无选择权,除非放弃澳大利亚境内贸易。参照“美国诉印度尼西亚的影响汽车工业措施案”专家组的意见,澳大利亚的烟草平装措施已经构成了第20条中的“要求”。其次,虽然根据商标权的私权性质,商标权人可以因为约定而被限定使用商标,但基于贸易惯例判断,澳大利亚烟草平装措施对烟草产品商标所有权人使用商标附加的限定条件是在正常使用商标过程中,一般不会成为私权主体约定的条件。正是因为平装措施对烟草产品商标使用产生的影响既不能以商标权的私权性质予以解释,也不能以贸易惯例为由进行回应,所以,该措施可以被认定具有“特殊”性质。
综上所述,澳大利亚烟草平装措施已经成为烟草产品商标所有权人使用商标过程中的特殊要求。但需要指出,“特殊要求”是一个中性的标准,本身不会必然引起违法性的发生,唯有和下面的适用要件相结合,才能做出一个最终的判断。
(二)不得产生无理妨碍
根据 《牛津高阶英汉双解词典》 (第7版),“无理妨碍 (unjustifiably encumbered)”中“无理”是指“无正当理由(no good reason)”而非“无理由(no reason)”,这就意味着“理由(reason)”并不必然排斥“无理”的存在,但“正当理由(good reason)”则必然是排斥了“无理”的存在。就“妨碍”而言,笔者认为可以将其与同样会产生限制专有权效力的TRIPS协议第13条、第26条第2款与第30条中的“损害(prejudice)”进行比较说明。在“欧共体诉美国版权法争端案”(WT/DS160)中,专家组根据《牛津英文词典》解释了“损害(prejudice)”的普通含义,即是指损失、危害或者伤害,将其与权益减损同等。①United States - Section 110(5) of the US Copyright Act. WT/DS160/R. 15 June 2000, paras.6.225.由此可见,损害是对行为后果的评估,而妨碍则是对行为过程的评估。所谓妨碍并不是以权利人的权益减损为必要要件,而是以权利主体行使权利过程中存在着“困难”作为必要要件。这种“困难”不是来自于私权主体之间的约定,也不是源自于权利的自身特性,而是本源于法律规定,是基于法律限制产生的“困难”。
就澳大利亚烟草平装措施而言,首先,烟草产品商标权人因为平装措施而不能依常态实施商标权的行之权利与禁之权利。根据平装措施的要求,烟草产品商标权人不能自由地使用商标,例如,无权自行决定商标在商品外包装上的位置,也必须忍受由于统一标准给商标显著性特征带来的减损。这种权利行使中的不自由既非烟草产品商标权人的自愿选择,也非商标权自身的特性所带来的必然后果,已经构成TRIPS协议第20条的“妨碍”。其次,虽然有学者提出烟草平装措施不能在一般利益保护与造型商标所有权人的私法利益保护之间达成一个公平的平衡,②Tanguy, de Haan. Plain Packaging: Expropriation and Disproportion [J], E.I.P.R. 2013, 35(9): 497~506.但笔者认为澳大利亚烟草平装措施并没有达到“无理”程度,理由如下:
第一,澳大利亚烟草平装措施具有正当理由予以支持。根据澳大利亚代表介绍,在澳大利亚每日有300万人吸烟,每年澳大利亚有超过1.5万人因为吸烟死亡,吸烟每年给澳大利亚的社会和经济带来超过315亿澳元的损失。同时审阅的文献资料显示,烟草产品及其包装平装的要求有助于实现澳大利亚减少吸烟的目的。①Minutes Meeting. IP/C/M66, 2 September 2011, paras.177, 181.上述信息表明,澳大利亚烟草平装措施在烟草产品给澳大利亚公众形成严重健康威胁时,能够起到减少吸烟、维护社会公众健康的功能。这就意味着澳大利亚烟草平装措施因为能够保护公共健康,从而不仅符合了自然法中的“良法”理念,同时也具有了超越私法利益的价值性更高的公法利益的内涵。“有助于保护公共健康”正是烟草平装措施具有“正当性”的根本原因。②Bonadio Enrico. Bans and Restrictions on the Use of Trademarks and Consumers’Health [J], I.P.Q. 2014 (4): 326~345.
第二,分析TRIPS协议第20条中的正反两个例子,可以发现WTO并不反对就商标使用附加特殊要求,只要这种特殊要求不会导致第三人强占商标权人的商誉即可。商标权是工商业标记权,其价值渊源不是在于商标本身的艺术性,而是在于商标背后的商事主体的商誉。这也是TRIPS协议第21条规定“不允许商标强制许可”的原因。具体到澳大利亚烟草平装措施,此类措施既没有许可其他主体自行使用烟草产品商标权人的商标,也没有要求烟草产品商标权人的商标必须与其他商标共同使用,并没有产生强占烟草产品商标权人商誉的效果。当被许可方的标记与许可方的标记相联系时,许可方将会因为被许可方的行为承担自己声誉减损的风险,但澳大利亚烟草平装措施只是就烟草产品商标单独使用规定了强制性标准,其中,既没有许可方也没有被许可方。
第三,根据乌克兰等WTO成员的表述,澳大利亚烟草平装措施能够混淆不同商标的烟草产品,换言之,由于不同的商标被规定了统一的标准,因而相互之间易于发生混淆。考虑到烟草产品对健康的危害性已经是社会公众的常识,且欠缺判断力的未成年人又被拒绝购买香烟,结合烟草消费者对于自身健康天然的高度关注力,因此烟草消费者在选择烟草产品时具有购买其他商品所没有的注意力和理性。当烟草产品商标发生字体变小等情况时,消费者愿意付出更多的注意力识别商标,选购自己满意的烟草产品。所以,不同的烟草产品商标因为被规定了一个统一标准而形成的混淆并非会造成部分WTO成员所宣称的巨大不利影响。据此,可以认定澳大利亚烟草平装措施已经对烟草产品商标所有权人的权利行使构成了妨碍,但没有达到无理的程度,所以澳大利亚烟草平装措施并没有构成TRIPS协议第20条的“无理妨碍”。
综上所述,澳大利亚烟草平装措施是对烟草产品商标权人的特殊要求,对烟草产品商标权人的权利行使构成妨碍,但没有构成无理妨碍。因此,TRIPS协议第20条可以适用于澳大利亚烟草平装措施。③需要指出的是,一旦DSB认定澳大利亚烟草平装措施与TRIPS协议第20条相一致,就意味着多米尼加提出的“有害身体健康的商品都可以适用平装措施”的担忧并非杞人忧天,商标权国际保护制度也许将会因此发生重大变化,尤其会引发“非歧视”原则是否在商标权国际保护中存在以及如果存在则应当如何实施的应然性问题讨论,只是这个问题并非本文阐述的内容。
商标限制使用在TRIPS协议缔结之前就已经存在,为诸多国家商标法所规定。WTO以TRIPS协议第20条承认了这个在先事实的合法性,但规定了严格的适用要件,表示出压缩商标限制适用空间的态度。虽然中国《商标法》历经2001年和2013年两次修正,但一直没有对TRIPS协议第20条予以积极回应,不得不说这是一种遗憾,因为TRIPS协议第20条不仅对WTO成员规定了义务,同时也赋予了权利,这对中国有很大的启示。中国政府应当充分利用TRIPS协议,尽可能地为国内企业制订商标战略提供自由空间,增强国内企业在国际贸易中的商标竞争力。譬如,面对澳大利亚烟草平装措施给烟草行业带来的巨大冲击,中国政府可以依据TRIPS协议第20条修正国内立法,从而对烟草产品商标使用进行规制,这样不仅可以有效履行中国作为《烟草控制框架公约》签署国所承担的国际义务,也可以缩短国内烟草企业适应烟草平装措施的阵痛期,维持企业的竞争力。
(责任编辑:金孝柏)
Research on the Application of Article 20 of TRIPS: Based on Australian Plain Packaging for Tobacco Products
WANG Hong
Abstract:The Australian plain packaging measures could limit the right of the trademark’ s owner of tobacco products to use the trademark and some WTO members think these measures appear to be inconsistent with its obligations under the following provisions of the TRIPS Agreement, especially Article 20 of TRIPS. Article 20 of TRIPS may limit the right of the trademark’ s owner, and there are three applicable conditions, including“in the course of trade”,“special requirements”and“unjustifiably encumbered”. Although the Australian plain packaging measures may result in special requirements to the use of trademarks for tobacco products in the course of trade and encumber the use of trademarks for tobacco products, but the use of trademarks for tobacco products shouldn’ t be unjustifiably encumbered by these measures. Article 20 of TRIPS can apply to the Australian plain packaging measures.
Key words:Article 20 of TRIPS; trademark; plain packaging; special requirements; unjustifiably encumbered
基金项目:中央高校基本科研业务费专项基金项目“TRIPS协议中知识产权限制的适用领域及其限度研究”(项目编号:30920140132013)。
作者简介:王鸿,南京大学法学院博士研究生,南京理工大学知识产权学院讲师,研究方向:国际经济法、知识产权法。
中图分类号:D996.1
文献标识码:A
文章编号:1006-1894(2016)01-0058-08