商标通用名称化的认定及反思——简评谷歌公司商标淡化案

郭庆营

（华东政法大学，上海200042）

商标通用名称化的认定及反思——简评谷歌公司商标淡化案

郭庆营

（华东政法大学，上海200042）

商标权的授予使所有权人在特定范围内享有排他性的权利，但商标的“通用名称化”却使商标失去了其固有的价值。世界各国对于商标“通用名称化”的认定标准都以消费者的认知度为主。然而在涉及商标“显著性”与“通用化”的博弈时，商标所有者则应合理使用和恰当宣传商标并争做驰名商标，同时在商标通用名称化纠纷发生时应主动应对以防止商标“通用名称化”。

商标权；通用名称化；商标淡化

商品经济的发展使人们更加注重对无形资产的保护，知识产权赋予了在一定时期内创造出“新”事物的创造者特定的权利。而就商标权而言，其一方面是为了保护商标所有者的利益，另一方面也是为了保障消费者的权益。但随着“商标”在市场下“活跃性”的变化，“商标通用名称化”引起了社会的普遍关注，其根源在于如果注册商标被通用名称化，纵使其权利依然存在，也丧失了商标所有人的专用权，商标权所固有的财产性使用价值亦随之消失。[1]126基于谷歌公司商标淡化案，分析当下我国对“商标的通用名称化”的判断标准，提出商标所有者应对此种现象的方法，以期达到对“商标通用名称化”含义的深刻认知。

一、商标通用名称化理论阐述

商标，是指用来区别一个经营者的商品或服务和其他经营者的商品或服务的标记。商标的首要特征就是显著性，即商标所具有的标示企业商品或服务出处并使之区别于其他企业之商品或服务的功能①。如果一个商标使大多数公众联想到的是某一类商品，而不是该类商品的特定生产者，那么该商标就丧失了显著性，并逐步从商标淡化成了指代某类商品的一般性描述词语，即该类商品的通用名称。②商标名称通用化，实际上是一种间接削弱商标显著性的方式。这种商标淡化的最终后果是使大多数公众将该具有一定知名度的商标认作是该特定商品的通用名称，使该商标逐步丧失显著性。

根据我国《商标审查及审理标准》的规定，通用名称是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的商品的名称，包括全称、简称、缩写、俗称。当商标逐步淡化为某类商品的通用名称时，该商标就具有了一般性，不再具有商品来源的识别性，就会面临着被撤销的风险。根据我国《商标法》的相关规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志不得作为商标注册，但如果该标志经过使用取得显著特征并便于识别的,可以作为商标注册。商标法的这一规定说明了一般情况下商品的通用名称是不能注册为商标的，但是如果该通用名称经过长久的使用具有了显著性的特征，那么该通用名称还可以注册为商标，但是对于商标在使用过程中逐步淡化为通用名称并没有特别清晰的规定。③

从司法实践来看，注册商标与商品通用名称的冲突是比较典型的商标侵权纠纷。在此类案件中，基本的情形就是原告享有商标权，而被告通过主张该商标标识是某类商品的通用名称来对抗原告的侵权主张。我国法院的基本态度是，如果商标在使用过程中逐步淡化为商品的通用名称，那么该商标就可能面临被撤销的法律后果。[2]57如注册商标“优盘”逐步被淡化为一种计算机移动存储器的商品通用名称，最终被商标评审委员会撤销注册。

二、谷歌公司商标通用名称化危机评析

在商标通用名称化的案件中，谷歌公司商标淡化案是比较典型的案件。该案件不仅分析了商标通用名称化的认定标准，更在反商标通用名称化领域留给我们很多反思。

(一)案情简介

争议双方

原告 （反诉被告）：David Elliot和Chris Gillespie，含有google字样的特定注册域名所有权人；

被告（反诉原告)：谷歌公司，编号为2884502(以下简称“4502号商标”)和2806075（以下简称“6075号商标”）的注册商标权人。

案件事实

David Elliot首先起诉谷歌公司，后Chris Gillespie以共同原告的身份加入诉讼，其共同诉称:谷歌公司的商标Google已经淡化成了普通名称，不具有商标性，要求取消谷歌4502号商标和6075号商标。因此，其所注册的带有google字样的域名没有侵犯谷歌公司的商标权益。谷歌公司诉称：David Elliot和 Chris Gillespie在兰哈姆法(the Lanham Act)下进行了商标淡化侵权、不正当注册域名和不当得利，在加利福尼亚州法(California state law)下构成了不公平竞争和不正当广告。

案件程序

2 012年 3月 10日前后，David Elliot和 Chris Gillespie取得了含有goolge字样的注册域名；

随即谷歌公司依据 《统一域名争议解决政策》（即“Uniform Dispute Resolution Policy”，以下简称“UDRP”）提出仲裁，请求原告将含有goolge字样的域名转移给谷歌公司，谷歌公司的主张得到了UDRP专家组的支持；

其后，David Elliot向法院起诉，请求取消谷歌公司的4502号和6075号商标，后Chris Gillespie以共同原告的身份加入诉讼。谷歌公司在诉讼中提出反诉；

2014年9月11日，美国亚利桑那州地区法院审结该案，谷歌公司胜诉。

法院判决

法院指出至少迄今为止，使用动词“to google”不会使用户将谷歌公司与其竞争者相混淆。专家关于将“google”用作不特定的动词使用的意见不能危害Google商标的地位；Google商标不是通用的，仍具有商标性。

(二）案件简析

美国亚利桑那州地区法院在认定谷歌商标是否已经淡化为通用名称的过程中采用了首要重要性测试法(primary significance test）。法院通过数据整合的方式，将所涉消费者或者用户对该争议商标和其日常用语的使用进行调查，从而判断该商标是否丧失显著性。法院表示，google这个词可能拥有4种含义。一是指代谷歌搜索引擎的商标；二是指利用谷歌搜索引擎在互联网上进行搜索行为的动词；三是指利用任何搜索引擎在互联网上进行搜索行为的动词；四是指普通的搜索引擎的一般性描述性词语。只有当多数公众认为上述第四种含义是google这个词最重要的含义时，谷歌4502号和6075号商标才能因弱化为通用名称而被撤销。

根据原告提出的证据，51%的利用互联网搜索引擎的人将google这个动词作为互联网搜索使用，这可以表明第二个和第三个含义的存在。大多数公众在将google作为一个动词使用时没有考虑到自己使用的特定搜索引擎，所以第三个含义的重要性要大于第二个含义，即将“google”看作利用任何搜索引擎在互联网上进行搜索行为的动词。另外，案件证据表明超过90%的公众在将google这个动词作为互联网搜索使用的时候是将其看作一个特别的商标，而不是一个普通名称，因此第一种含义比第四种含义的重要性更强。尽管51%的利用互联网搜索引擎的公众将google这个动词作为互联网搜索使用，但是第一种含义和第三种含义并不互相排斥，可以同时并存的。

在本案中，将google作为非特定动词使用并不能直接导致谷歌商标丧失显著性，只有在google成为普通的搜索引擎的一般性描述词语时，谷歌商标才丧失了显著性。因为此时大多数公众对于google的认识已与谷歌公司无关，而仅仅是在互联网搜索引擎中进行搜索，即“google”成了搜索的代词。在这种情况下，谷歌商标才具有被撤销的可能性。由于无法证明大多数特定公众认为第四种含义是google这个词最重要的含义，因此原告的诉求没有得到法院的支持。

商标的显著性，也是商标的首要价值所在①。如果一个商标使大多数公众联想到的是某一类商品，而不是该类商品的特定生产者，那么该商标就丧失了显著性，并逐步从商标淡化为指代某类商品的一般性描述词语。如果商标所有者不采取相应的措施进行商标保护，那么在商标淡化的加剧下，该商标就可能逐步被淡化为与特定商业来源之间的联系，从而成为一般性描述词语或者特定商品名称。本案中，谷歌公司及时有效地维权初步化解了商标淡化的危机，在商标通用名称化的维权中保持了商标的显著性。

(三）我国商标“通用名称化”的认定标准

我国新修订的《商标法》中规定了通用名称不得注册为商标，但是对于通用名称的定义及判断标准并没有具体的规定。关于通用名称的定义，我国的《商标审查及审理标准》(以下简称“《审理标准》”）中有所规定，通用名称一般是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的商品的名称，包括全称、简称、缩写、俗称。但《审理标准》对通用名称的认定并无明文规定。

最高人民法院在2015年4月15日公布的指导案例46号中提出了通用名称的判断标准。指导案例中提到，关于判断某种名称是否属于商品通用名称，可以借鉴最高人民法院 《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(以下简称“《意见》”）第7条第1款，具体内容：“人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”从《意见》中可以看出，法定或者约定俗成的商品名称具有第一优先性，是相关机构认定的首要标准。但由于法定范围有限，在判断某一标志是否为商品的通用名称时，最重要的便是考察消费者的认知程度。如果公众消费者对于一个标记的首要意义联想到的不是商品而是生产者，那么该标记就不具有通用性；同样的，如果一个商标描绘的是一种商品而不是生产者，那么该商标就具有通用性。在开展消费者调查时，可以采用“热水瓶调查法”或“特富龙调查法”来获得消费者的认知数据。[3]21另外，要保证调查主体、调查内容、调查方式等方面与相关案件具有较强关联性和充足说服性。对于专业工具书和词典等列为商品名称的，虽然在认定中效力较弱，但仍可作为相关机构的参考标准，不可忽视其价值导向性。

综合我国法律法规以及司法实践对通用名称的认定，判定通用名称主要有以下7个方面的依据：1.国家标准；2.行业标准；3.专业工具书、辞典等公开出版物中记载的内容；4.同行业经营者约定俗成、普遍使用的名称；5.专家意见；6.消费者认知(诸如民意调查等）；7.商业标识使用时间及宣传方式、有无申请注册意图、产品销售数量及范围。实践中对以上因素的考量要基于足量的证据，不同机构对于通用名称的认定标准不一致，甚至同一机构对于通用名称作出的裁定或判决也会出现多次反复。我国对于通用名称的认定尚未存在一个统一的标准，因此我国的立法机关需要尽快立法来确保通用名称认定领域有法可依。

通用名称的认定不仅是事实判断，更是利益平衡，是个体企业与整个行业的博弈，需要进行综合性的主观判断。在实践中，通用名称的认定并无绝对的标准，但需要一个统一的标准。作为审查机构，在做出认定结论时应当准确把握事实，确定适用法律，做出的判决和认定要避免反复性。作为权利人，要加强对商标的重视，要采取有效的措施防止商标淡化为通用名称，保证其商标的显著性。

三、商标通用名称化的反思

(一）商品名称“显著性”与“通用化”的博弈

当商标逐步变为普通民众可以接受的一类商品的普通名称，而不再具有指示“商品生产者”的商标本应具有的“显著性”特征时，对于商标所有者而言，将是极大的损失；而对于商标的受众者而言，则未必是有害而无益的，相反商标通用名称化会更加便利普通民众接受某一类特征的产品。由此，在特定领域，便造成了商品名称“显著性”与“通用化”的博弈，亦即商标所有者与商标受众者之间的博弈。

社会对商标所有权人的特定权利给予保护，正是出于对知识产权的尊重，而对商标权又予以一定的限制，④如设定商标的保护期限，是为了平衡公私利益。在商标受保护的期限内，商标的“显著性”是大于其“通用化”特性的；但社会通常存在一些情况，即某一新产品出现，在社会没有给予其可以接受的通用化名称时，社会公众往往以其商标作为其可使用的名称，而此种对商标的“非恶意淡化”行为，正是“显著性”与“通用化”之间的博弈。[4]15而此时一般的解决办法是“个人利益服从公共利益”。无论是商标侵权人的恶意淡化行为，还是普通民众的客观接受都导致商标 “被通用名称化”，其实商标权人应当在特定的时间内享有其被授予的权益。

(二）商标权人应对商标“通用名称化”的措施

虽然在商标最终淡化为“通用名称”时，存在“显著性”与“通用化”的博弈，但在此利益争夺中，商标所有者一直是最大受害者。因此，为凸显商标的实质性意义及商标法的立法宗旨，商标权人应尽最大努力防止商标的通用名称化。

1.合理使用商标并恰当宣传

根据《商标法》第十一条第一款第(一）项的规定，商品的通用名称不得作为商标注册。判断诉争商标是否为其指定使用商品的通用名称，应当审查其是否属于该商品法定的或者约定俗成的商品名称。北京市高级人民法院2013年审理的某一商标权行政争议案件⑤中认为，商品通用名称的认定要结合某一特定市场主体的使用情况以及该商品所在相关领域的相关公众均使用该名称指代该商品时所产生的影响来认定。因此，商标是否成为通用名称，并不是依据商标权人自身的意思表示而来的。

商标所有者为达到宣传产品、提高知名度的效果，往往盲目地扩大宣传，过多地授予商标许可权，一方面商品的原有品质难以保证从而导致商誉的下降，另一方面过分的宣传易在受众心中形成固定思维，从而导致商品商标特性的淡化。因此，合理的使用与宣传是防止商标通用名称化的首要措施。

2.辞典标注并争做驰名商标

商标的名称如果在常用的辞典等工具书中没有其商标的特定含义时，该商标的受众者就易将该商品理解成为通用名称，因此欧洲共同体商标规则第10条：“就辞典、百科事项以及其他同类书籍中有关共同体商标的复制，如果该商标注册的商品或服务赋予一般名称的印象的情形，根据共同体商标所有权人的请求，该书籍的发行者，最迟也要在该书籍的下一版中明确表示商标注册时的意旨。”因此，作为商标的所有者，如果能在辞典中将商标予以标注，不失为保护商标显著性过程中的可行之策。

再者，普通商标与驰名商标的显著区别在于驰名商标所有者可以禁止他人在任何商品上注册该商标，而普通商标只能局限于同类商品，譬如韩国三星公司在其手机、电视、计算机等多种电子产品上均使用“Samsung”商标。⑥所以，驰名商标的受保护力度更大，商标所有者在商标的注册之后，应努力成为驰名商标，从而拥有更大的保护力度，防止商标被恶意地淡化为普通名称。

3.商标通用名称化纠纷的救济

根据我国《商标法》第49条规定：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该商标。因此，商标走向通用化的过程中一般会涉及到纠纷的出现，法院一般会首先判断商标是否已经成为普通商品的名称。所以，无论是作为原告亦或被告的商标所有权人在面对此纠纷时，首先应做的除积极应诉外，还应积极留存证明商标未被通用化的证据，如武夷山市桐木茶叶有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷上诉案⑤中，原被告双方提交的期刊、杂志、网页、参赛证据等。另外，假定商标已演变成商品的通用名称，则还存在重新获得商标专有权的可能性，其中以美国胜家公司的“Singer”商标案为代表，此做法延续时间较长，但也不失作为商标被通用名称化后的一种救济措施。

总之，商标是企业体现其价值的载体之一，亦是企业在市场竞争中彰显其商誉的方式，倘若商标逐步成为商品的通用名称，则会使所有者遭受巨大的损失，因此在商标所有者采取主动的措施对商标进行保护的同时，社会公众亦应发挥作用，让商标权利的授予发挥其应有的价值。

注释：

①参见何怀文，《商标法：远离规则与案例讨论》，浙江大学出版社，2015年2月第一版，第45页。

②参见彭学龙，《商标显著性新探》，《法律科学 （西北政法学院学报）》2006年第2期，第20页。

③参见马强，《论商标的基础显著性》，《知识产权》2011年第8期。

④商标权的限制是指因商标权人与他人的权利及社会公众利益发生冲突，为了平衡各方的利益,在某些情形下，法律对商标权人权利的行使和保护作出限制的规定。

⑤参见“武夷山市桐木茶叶有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷上诉案（（2013）高行终字第1767号）”，北大法律信息网引证码：CLI.C. 2133300。

⑥参见尹红强，《商品通用名称与商标权辨析》，《河北学刊》2014年第2期，第53页。

[1]朱榄叶.国际经济法学[M].北京：北京大学出版社，2012.

[2]贺小勇，等.WTO框架下知识产权争端法律问题研究——以中美知识产权争端为视角[M].北京：法律出版社，2011.

[3]金海军.商标与通用名称问题的消费者调查方法——实证与比较[J].暨南学报（哲学社会科学版），2013（10）.

[4]刘斌斌.比较法视角下商标的通用名称化及其救济[J].甘肃社会科学，2012（1）.

责任编辑：曲晓红

The Identification and Reflection of Trademark Genericide——A Brief Review of Google Trademark Dilution Case

Guo Qingying
(East China University of Political Science and Law,Shanghai 200042,China)

Thetrademarkowner is entitledwithexclusiverights inaspecificrange.However, trademark loses its internal value due to trademark genericide.The identification of trademark genericide is mainlybasedontherecognitionof consumers aroundtheworld.Facedwiththeconflict between “significance”and“genericide”,the trademark owner should take measures to properly use and advertise the trademark to make it well-known,and meanwhile effectively protect the trademark when facing disputes to avoid trademark genericide.

trademark rights;genericide;trademark dilution

D923.43

A

1672-447X（2016）04-0029-04

2016-01-15

郭庆营（1991-），河北唐山人，华东政法大学国际法学院2014级硕士研究生，研究方向为国际经济法。