“337调查”典型案例分析及启示

李子健|文

面对“337调查”时，企业应冷静分析自身处境，聘请顶级律师团队共同制定应对策略。同时应做好知识产权分析和预警工作。侵权判断、无效之诉、绕道设计等均离不开专利分析，而专利预警可提早发现侵权风险，做到未雨绸缪。

“337调查”是指美国国际贸易委员会根据美国《1930年关税法》第337节（简称“337条款”）及相关修正案进行的调查，禁止的是一切不公平竞争行为或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为。美国ITC有三项纠正不公平进口行为的工具：一、有限排除令。有限排除令只影响被列入起诉书的侵权人；二、普遍排除令。普遍排除令的威力最大，美国ITC一旦发布普遍排除令，受该措施影响的不仅包括申请书中列名的被告，还包括其他未在申请书中列名，但可能向美国出口同类涉案产品的企业；三、禁止令。禁止令影响已处于美国境内的侵权商品。

近几年，美国ITC受理的“337调查”案件不断增多，不少中国企业成为“337调查”的对象。

“337调查”案件回顾

案例1：烧结钕铁硼材料“337调查”

美国当地时间2012年8月17日，日本日立金属及其美国子公司向美国ITC提出申诉，指控美国进口及在美国市场销售的上述涉案产品侵犯了该公司专利，要求启动“337调查”，并发布普遍排除令。美国当地时间2012年9月18日，美国国际贸易委员会应日本日立金属及其美国子公司要求，对中国、美国、德国和奥地利等国家的共计29家企业生产的烧结稀土磁体产品发起“337调查”。2013年5月14日，烟台正海、宁波金鸡、安徽大地熊与日立金属达成和解，同意支付专利费用，从而取得了日立金属专利授权，并且日立金属公司不打算再扩大被许可中国企业数量。

案例2：三氯蔗糖“337调查”

2007年4月6日，英国泰莱科技有限公司和美国泰莱三氯蔗糖公司以专利侵权为由，要求美国ITC对中国三家三氯蔗糖生产企业和国内外贸易商等25家被告，展开针对三氯蔗糖及其下游产品侵权行为的“337调查”。盐城捷康虽然没有被列为被告，但决定主动加入此次“337调查”。经过24个月的拉锯，美国ITC于2009年4月6日发布最终公告：“按照美国国际贸易委员会的程序，在盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司出口到美国的产品中，没有触犯337条款，未参加应讼和被判定侵权的被调查企业的产品禁止出口到美国”。

案例3：木地板“337调查”

2005年7月，美国UniLin Beheer以及荷兰UniLin、爱尔兰地板工业公司依据“337条款”联合向美国ITC告状圣象集团等中国18家地板企业的地板锁扣专利侵权，要求禁止这些企业产品进入美国市场。美国ITC初裁除了宣布UniLin公司的779号专利无效，836号专利部分无效；国内企业的绕道设计的产品“第7号锁扣”不侵权。UniLin公司选择上诉，2007年1月5日，美国ITC针对木地板行业的“337调查”发布终裁结果，裁定中国涉案的18家木地板企业侵犯了荷兰UniLin公司的锁扣专利，并签发普遍排除令。

案例4：通信领域的“337调查”

美国国际贸易委员会2013年1月31日宣布，对华为、中兴、HTC和三星公司的3G和4G无线设备发起“337调查”，以确定这些产品是否侵犯美国公司专利权。经过7个多月的调查，美国国际贸易委员会主审法官于2013年9月12日，对无线消费性电子设备及组件“337调查”案做出初裁，裁定被告中兴通讯和华为公司不侵权，这也是两家公司今年第二次在“337调查”中胜诉。

案例分析

案例1中，有关钕铁硼的核心组分专利将在2014年全部到期。上述涉案专利涉及高性能烧结钕铁硼材料及生产工艺，虽然不是有关钕铁硼材料组分的核心专利，但是其他企业生产的产品若想在市场上具备竞争力，则难以绕过这些专利技术，也就是说，上述涉案专利的地位接近核心专利。在本案中，日立金属公司采用了专利延伸战略以延长其市场垄断地位，即在核心专利到期之前，通过申请改进的材料专利或方法专利延长专利保护期，继续保持市场垄断地位。面对专利封锁，涉案的大陆3家中国稀土企业最终选择与日立金属和解。在核心专利难以绕行的情况下，和解恐怕是最好的结果。这些企业虽然需要支付高昂的专利许可费，但毕竟能够在市场上分一杯羹。中北通磁等企业不是“337调查”的对象，因此在调查期间没有主动参与和日立金属公司的谈判，在正海磁材等公司获得日立公司专利许可后，才意识到可能失去从市场上获利的机会，因此联合数家稀土企业拟诉日立金属专利无效。

但是笔者认为，正海磁材等公司很可能已经错过了与日立金属公司谈判的最佳时机，如果能够在“337调查”刚刚启动之时主动与日立金属公司的谈判，获得专利许可的机会可能更高。但是，由于国内企业普遍对国际知识产权规则的了解不够，对于此类案件往往认为事不关己，没有必要去搅混水，殊不知美国ITC一旦发布普遍排除令，其排除的范围不仅仅限于被诉企业，整个行业都会被限制进入美国市场。

反观案例2，盐城捷康虽未被列入调查对象，但是考虑到只要中国三家被告生产企业中有任何一家败诉，ITC就会签发普遍排除令，捷康公司将被排除在美国市场以外，因此决定主动加入到“337调查”当中。捷康公司的主动加入，打乱泰莱公司节奏，加上捷康公司长期注重知识产权的投资和保护，对此次应诉做了充分的准备，最终导致泰莱公司败诉。捷康公司不仅赢得了市场，更因此提高了其在全球的知名度。

回过头看案例1，中国企业通过购买专利许可，与竞争对手和解实属无奈之举。如果能通过绕道设计规避专利技术，则可以避免高昂的专利许可费。案例3中国木地板企业为了应对“337调查”就采取了绕道设计的对策，并且在美国ITC初步裁决时被认为不侵权，这种绕道设计的思路在当时被视为经典。然而不幸的是，美国ITC的最终裁决裁定中国涉案的18家木地板企业侵犯了荷兰UniLin公司的锁扣专利，并签发普遍排除令。

在案例4中，中兴和华为两家公司是国内知识产权工作的典范，两家公司通过PCT条约等途径进行专利全球布局，率先实现“走出去”战略。在PCT申请方面，华为和中兴公司的申请量在全球名列前三。因此，与其他案例相比，中兴和华为在遭遇知识产权纠纷时表现得更加自信，调查周期也较短，并能够最终赢得胜利。

启示

通过前面的案例分析，可以给国内企业带来几点启示：

1、企业应提高知识产权保护意识，善用国际知识产权规则。提高知识产权保护意识既要注重自身知识产权的创造、运用、保护，也要尊重他人知识产权。

2、企业应加强专利全球布局，构筑高质量专利网。企业的自主创新能力是企业在市场竞争环境下生存的根本，专利数量的多寡、质量的高低是企业创新能力的重要体现。加强专利全球布局可以大大提高知识产权诉讼中的胜诉概率。以专利网为筹码，企业可以迫使对方撤诉，或者在和解谈判过程中争取到更大的利益。

3、企业面对“337调查”应制定合适的应对策略。面对“337调查”时，企业应冷静分析自身处境，聘请顶级律师团队共同制定应对策略。主动的策略包括专利绕道设计规避专利侵权、通过交叉许可化解矛盾、通过反诉迫使对手坐下来谈判。被动的策略包括将对方专利无效、争取与对手和解以获得专利许可等。另外，面对可能出现的“普遍排除令”，企业主动出击加入“337调查”有时能起到出其不意的效果。

4、应做好知识产权分析和预警工作。侵权判断、无效之诉、绕道设计等均离不开专利分析，而专利预警可提早发现侵权风险，做到未雨绸缪。事实上，华为和中兴公司投入大量人力和财力进行专利分析和预警工作，这也是它们能够在“337调查”中获胜的重要原因。