创造性审查关键点及对终端显示微创新的意义

曲桂芳，赵晓红，肖 东

(国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京100190)

创造性是授予专利权的必要条件之一，业界公认专利制度的公共政策选择主要依赖创造性的标准来实现。美国也曾走过这样一个历程，即从1982年设立统一的专利上诉法院，到扩大可专利保护的范围以及放松对专利权的反垄断控制等一系列调整，大大恢复了美国的创新能力，也随之带来了一些问题，这导致20世纪90年代中期后美国又进行了新的一轮调整，其中包括提高授予专利权的标准。这种提高集中体现于反对僵硬、机械执行TSM准则。

在中国，有观点认为目前中国技术进出口差额巨大、对外技术依存度高，应当学习日本20世纪90年代之前的“围堵战略”，降低创造性的评价标准，利用其激励在短时间内提升专利数量。还有观点认为创造性标准不高，导致中国申请量大、授权专利过多、质量不高，从而引发专利权滥用的危害大，如基础专利与改进专利之间的抵牾、专利“围殴”等问题。中国在该问题上何去何从，如何将创造性的门槛与我国的科技、经济、社会发展紧密、有机结合起来，从而有利于我国近期乃至中长期的持续发展是个复杂的系统问题。

1 创造性审查原则的两个方面

1．1 中国的相关规定与国际标准

中国《专利法》第22条第3款明确了发明的创造性，其中:“突出的实质性特点”是指发明与现有技术相比具有实质性的区别，该实质性的区别必须经过创造性思维活动才能获得，非显而易见;“显著的进步”是指发明与现有技术相比具有良好、有益的效果，该效果的含义是广泛的，不仅包括技术角度，也包括社会意义的角度。根据上述规定，发明创造性审查必须同时满足以上两方面的要求。

对于上述两方面要求，是否需要分别独立地进行判断，是否只有分别达到一定标准，才能得出具备创造性的结论?《欧洲专利公约》第52条以及美国《专利法》第103条都采用“是否显而易见”的判断标准(此“显而易见”并非中国《专利审查指南2010》［1］判断“突出的实质性特点”中的显而易见)，即只有一方面的要求，具体判断时这些国家既可以考虑技术方案本身的区别是否足够大，也可以考虑该技术方案能否产生预料不到的技术效果，两者都是表明非显而易见的重要因素。对于一项具体发明来说，两个方面中可能有一个方面更为突出，突出部分则对确认创造性起到较大的影响。由此可见，国际上普遍采用创造性的标准是将两个方面综合考虑，没有规定两者分别需要达到何种程度。我国一直注意在创造性的判断标准上与国际一致，因此实际上采取的是与国际标准基本相同的标准［2］。

审查指南上规定创造性的审查原则是:“审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的实质性特点，同时还应审查发明是否具有显著的进步”。其中对于“突出的实质性特点”判断，即显而易见性判断采用了“三步法”的判断方法(此显而易见性并非《欧洲专利公约》或美国《专利法》中的“显而易见”)，而对于“显著的进步”判断，仅给出了几种具有显著进步的例子［1］。

审查指南上还规定在评价发明创造性时，不仅要考虑技术方案本身，而且要考虑发明所属的技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待［1］。该整体评价原则中所涉及的4个要素也不同程度地与“突出的实质性特点”和“显著的进步”分别相关:其中技术问题、技术领域和技术方案与“突出的实质性特点”判断更相关，而“技术效果”则与“显著的进步”判断更相关，故整体判断的原则也是从操作层面体现出对于上述两个方面的综合考虑。

1．2 哪一方面更重要

一般来说，审查实践中审查员更注重“突出的实质性特点”，因为就判断的客观性而言，“三步法”的判断方法为其提供了尽可能统一、客观的标准。而对于是否产生有益的效果以及该效果显著到了何种程度，不仅要从技术角度看，而且要从社会意义上看，是个相对复杂、难以简单衡量的因素，而且目前我国从法、细则到审查指南对此并未给出更便于统一、更有利于操作的具体方法，审查员也很难直接获取支持该方面的信息或证据。故审查实践中，“突出的实质性特点”判断对发明是否具备创造性的结论影响较大，而“显著的进步”是作为一种例外情况补充存在的。

表1对于创造性判断的两个方面作了具体的划分。

表1 创造性判断两个方面的具体划分

综合来说，如果发明相对于现有技术非显而易见，则发明具备创造性，不排除例外情形，即明确可以认定发明在所有方面均不具有任何有益的效果(这只是理论上的可能，实践中笔者并未发现如此案例)。那反过来说，如果发明相对于现有技术显而易见，是否就一定不具备创造性呢?以上述逻辑推理，非也。有可能存在技术构成上区别不大，即相对于现有技术显而易见，但效果良好，即显著的进步更为突出使得发明综合来看具备创造性的例外，例如一种新的化学药品，其化学结构与已知物质的化学结构区别可能是细小的，从技术方案本身看，区别或许不够突出，但该药品治疗某种疾病的效果十分显著，是人们所未曾预料的，则仍然认为符合创造性地标准。上述的例外情形一般是需要申请人补充相关信息充分予以说明，从而使得审查员信服，但实践中被审查员接受的难度较大。

总体来看，理论上创造性的标准是综合两个方面来看，但就当前的可操作层面而言，“突出的实质性特点”在其中占主导地位，对结论的影响更大。

2 几种特定类型发明

作为对“三步法”判断方式仅侧重对“突出的实质性特点”判断的一种补充，审查指南中进一步例举了几种不同类型的发明以及创造性判断时需要考虑的其他因素，从其给出的分析过程可以看出目的是重点补充了对于“显著的进步”的考虑［1］。

2．1 不考虑“显著的进步”

开拓性发明，是指一种全新的技术方案，在技术上史无前例，类似“基础专利”。顾名思义，上述定义显然是侧重了“突出的实质性特点”这一方面，即只需分析技术上的差别足够大，达到不存在现有技术的基础，则直接可得出具有“突出的实质性特点”而且达到了具备创造性的高度，而无需继续分析是否有“显著的进步”。

2．2 同时考虑“显著的进步”

组合发明，是指组合某些技术方案，形成一项新的技术方案。审查指南上规定在判断创造性时需要考虑:“组合后的各技术特征在功能上是否彼此支持、组合的难易程度、是否存在组合启示以及组合后的技术效果等”［1］。显然单纯从技术的角度来看组合本身，一般而言仅根据组合难度、组合的启示、彼此有一定功能支持任一或全部都很难认定其具有“突出的实质性特点”并达到了具备创造性的标准，这里大部分情况下需要综合考虑“显著的进步”，即辅助技术效果的考虑，如果取得了新的技术效果或者总的效果更优越则具备创造性。

转用发明，指将某一领域的现有技术转用到其他技术领域的发明。审查指南上规定在判断创造性时需要考虑:“转用的领域远近、是否存在启示、转用的难易程度、是否需要克服技术上的困难、带来的技术效果等”［1］。类似组合发明，单纯从技术角度看转用的上述一个或几个方面，除了需要克服技术上的困难以外，其他情况很难认定其具有“突出的实质性特点”从而具备创造性，这里多数情况下需要同时考虑“显著的进步”，即辅助技术效果的考虑，如果克服了原领域中未曾遇到的困难或取得了预料不到的技术效果，则具备创造性。

要素变更发明，包括要素关系改变、要素替代、要素省略。审查指南上规定，在判断创造性时需考虑:改变、替代、省略是否存在技术启示，其技术效果是否可以预料。与上述两种发明类似，单纯从技术角度看要素变更的上述一个或几个方面，除了省去一个或几个要素仍保持原有功能外，其他情况很难认定其具有“突出的实质性特点”从而具备创造性，这里多数情况下需要同时考虑“显著的进步”，即辅助效果的考虑，如果取得了预料不到的技术效果，则具备创造性。

2．3 主要考虑“显著的进步”

选择发明，是指从现有技术的宽范围中有目的地选出窄范围或个体。由于是从现有技术给出的范围内进行选择，换角度而言现有技术给出的宽范围就是供人选择用的，所以仅从技术角度很难得出这种选择具有“突出的实质性特点”并达到了具备创造性的高度。对其进行创造性判断时，选择带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果则具备创造性。

已知产品的新用途发明，即将已知产品用于新目的的发明，一般是作为方法权利要求存在的，用于新用途的目的就是取得新的效果，那侧重判断这种新效果是否预料不到，即通过技术效果判断“显著的进步”是否达到，从而判断是否具备创造性。

审查指南规定了判断创造性时需要考虑的4种其他因素:发明解决了人们一直渴望解决但始终没有获得成功的技术难题;发明克服了技术偏见;发明取得了预料不到的技术效果;发明在商业上取得成功，而且成功是由于发明的技术特征直接导致的。上述4种情况下发明具备创造性［1］。这4种情况应该说都是侧重“显著的进步”这方面分析，足以说明发明具备创造性，而即使“突出的实质性特点”也有所欠缺。

3 终端显示领域微创新在寻求专利保护过程中遇到的困难及应对举措

我国的终端显示领域起步较晚，一些基础性、核心性技术已经被国外用户所垄断，并且对这些技术构筑了坚实的专利壁垒，而互联网技术、智能终端技术的飞速发展，为国内广大厂商提供了难得的机遇，如何把握住这些机遇，从而绕开壁垒，独辟蹊径，为自身谋求更多发展空间并获得更多的利益增长点则是所面临的亟待解决的问题。因此，越来越多的厂商更加注重在终端显示相关技术中进行“微创新”以为自身带来新的活力与前景。现有文章更多地探讨了该领域创造性的尺度，但尚无定义微创新，并侧重从“显著的进步”角度客观评价其创造性的文章［3-5］。

3．1 什么是微创新

产品是由用户需求和用户体验构成的，需求是这个产品能做什么，而体验是不但能用，而且用起来很方便、愉悦。需求和体验都做得好，才是好产品，才会有市场。举例各种电子终端产品，iPad、iPhone等产品能做什么大同小异，但各厂家产品的用户体验度差异很大。实际上，微创新就是一系列创新的累积整合，在把握用户需求的基础上，对技术研发、产品功能、外观形象等某一点上进行微小改进，进而带来与众不同的用户体验，最终实现产品的脱颖而出，获得商业上的成功。

曾有互联网老兵说，产品可以不完美，但是只要能打动用户心里最甜的那个点，把一个问题解决好，有时候就是四两拨千斤，这种单点突破就叫微创新。

3．2 微创新举例

微创新1:有数据显示，2013上半年70%电视节目不是从电视台播出，是从互联网收看的。电视机厂家发现这个商机，把一个小芯片植入传统电视机上，这是一个微创新。这样电视机能同时看网络视频。

微创新2:智能手机耗电，所以屏幕亮一段时间就会暗，但是大家经常在上边阅读，看着看着屏幕暗了。最近三星手机S3上做了非常小的变动，在屏幕暗之前会把摄像头打开，这时候手机像人一样看一下用户，发现你正在看就不把屏幕灯关掉。这个变动本质是创新，但是非常小，用不一样的解决方案解决耗电的问题。

类似举例的微创新，单纯从技术差异大小的角度评价其创造性，往往容易得出不具备创造性的结论。可就是技术变化如此小的微创新让企业获得巨大的市场份额，进而取得巨大的经济效益，甚至可以改变人们的生活方式。某种程度而言，如此深刻改变经济社会发展的发明却被认定为不具备创造性，这是否符合专利制度设置的初衷?下文试图从现有中国以及国际创造性审查标准中思考解决上述问题的思路。

从上文可以看出，对于单纯从技术角度看区别不突出或者对于是否突出存在争议的发明是否具备创造性在实践中争议比较集中，也是政策制定者在考虑创造性门槛时重点需要考虑的一个区域。此时，笔者建议加强对“显著的效果”的判断。这种加强不是要降低创造性的门槛，而是要真正综合考虑创造性的两个方面，合理把握其所占的比重，从而为看似技术上改进不大，但实际效果突出的发明创造提供合理的保护。

3．3 三步法的审查过程

三步法并不完美，它要求事后根据发明的技术方案来倒推“发明实际解决的问题”，这一过程就忽略了这样的可能性，即发现问题本身可能就需要付出创造性的劳动，而且在发现问题之后，寻找解决方案却可能易如反掌［6］。

此时三步法存在不适宜之处，而微创新可能恰恰就在于发现了现有技术中存在的技术问题，而且是提升用户体验度的技术问题。

利用三步法的方法，审查员面对类似的微创新技术方案时，很容易寻找到最接近的现有技术，找出区别后确定发明实际解决的技术问题，根据该问题可能比较容易进一步发现可能结合的其他对比文件或公知常识，从而得出显而易见的结论，进而认定不具备创造性。那么众多的微创新发明人会问，包括笔者自己也有疑惑，这么简单的组合为什么之前没有人去做呢，而且会获得如此好的市场回应?

3．4 在商业上获得成功

也有人认为:微创新在商业上获得了成功，市场对微创新做出了积极的反应，也说明了该产品不同于先前的普通产品，具有迎合消费者需要的创新成分，应当受到鼓励，也符合了审查指南上“取得商业成功”的考虑因素［1］，但是“成功是由于发明的技术特征直接导致的”要如何来举证呢?面对错综复杂的消费心理，如何取证而这种取证又如何自证其可信度呢?

3．5 对于申请文件撰写以及答复的建议

基于当前三步法的不完美之处以及商业成功取证的困难，笔者建议申请人在涉及微创新的专利申请时，在申请文件的撰写上要区别于一般发明创造。或者选择创造性标准相对低的实用新型专利类型。

在说明书中要突出申请人有创造力的发明构思，即出于什么样的动机对现有产品进行改进，发现需要改进之前需要克服多大的困难，这样改进后的效果有多么显著。在权利要求中则要将提高用户体验度直接相关的技术特征体现出来。如此未雨绸缪地解决审查员思考是否具备创造性时的一些疑问。

必要的话，面对审查员的创造性质疑要充分举证来说明该产品取得了商业成功，而且是由于发明的技术特征直接导致的。

3．6 对于审查标准的建议

对于审查员，需要根据申请文件的内容适当考虑“显著的进步”在创造性结论中的影响。尤其是对于申请人一再强调的、提高用户体验度，更符合用户需求的发明点，不能简单认定公知或者认定可以被其他对比文件公开时，对于结合启示要充分说理。试想，区别越是少、发明点越是简单，举手之劳即可获得巨大成功的技术方案是不是更符合经济社会的发展要求呢。

对于“显著的进步”考虑到什么程度，以及向对于“突出的实质性特点”该如何考虑有待在充分调查产业的基础上结合产业发展特点、技术领域特点给出更具操作性的指导意见。

4 小结

从基础性创新、到改进型创新到今天的微创新，技术发展的脚步、方向在不断调整。技术的进步以及进步的方式为专利制度提出了一系列新挑战，创造性评价方式也必在其中。笔者不成熟地建议:审查员作出是否具备创造性的结论时，某些特定类型案件需要充分考虑“显著的进步”;申请人/代理人在撰写申请文件时，就“显著的进步”这一方面如有需要在原始撰写的范围内充分公开相关内容，提供必要的支持;而国家层面在考虑创造性尺度的高低时，要结合技术领域、产业、社会发展状况，分领域、分类型给出具体的指导性高度和可操作的手段，避免审查与社会发展脱节。

［1］中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京:知识产权出版社，2011.

［2］尹新天.中国专利法详解［M］.北京:知识产权出版社，2011.

［3］曹轶乐，陈荣华.图像通信领域案例创造性意见陈述分析与建议［J］.电视技术，2012，36(S2):114-116.

［4］左萌，李琰.浅析发明创造性审查中的争议点［J］.电视技术，2013，37(S2):357-360.

［5］王刚，宋超，刘锐.浅析发明构思在专利申请与审查中的作用［J］.电视技术，2014，38(S2):208-209.

［6］崔国斌.专利法原理与案例［M］.北京:北京大学出版社，2012.