淡化理论的适用反思与制度完善——以78份裁判文书为样本的实证研究

程福毅 张 伟

(1.中南大学 法学院，湖南 长沙 410012；2.新昌县人民法院，浙江 绍兴 312500)

淡化理论的适用反思与制度完善
——以78份裁判文书为样本的实证研究

程福毅1张 伟2

(1.中南大学 法学院，湖南 长沙 410012；2.新昌县人民法院，浙江 绍兴 312500)

通过对2009年以来全国法院驰名商标跨类保护裁判文书的实证研究以及淡化理论下驰名商标审理数字模型的构建，发现我国法院几乎均采纳了淡化理论作为驰名商标跨类保护的审理依据，但在适用淡化理论的过程中可能存在驰名商标的过度保护。商标权利人、其他市场竞争者，以及消费者之间的平衡应是驰名商标跨类保护司法实践中应当把握的杠杆，也是驰名商标跨类保护的进路。

淡化理论；驰名商标；跨类保护

2008年，根据学者对我国各级人民法院100份认定驰名商标案件判决书进行的统计分析发现，31份判决书运用了淡化理论作为论证判决结论的理由之一，21份判决书将淡化理论作为混淆理论的补充，10份判决书直接将混淆理论作为判决理由，其他38份判决书中也均涉及淡化一词。在当时的司法环境下，该分析结果认为：“淡化理论”尚处于理论论证阶段而未被正式法律引入，裁判文书引入法律理论作为判决依据，会影响判决的公信力、权威性和可接受性。［1]

然而，最高人民法院于2009年公布了《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)，其中第9条规定“减弱驰名商标显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于《商标法》第13条规定的误导公众，致使该驰名商标注册人利益可能受到损害。”“淡化理论”在我国由理论学说上升为有法律约束力的司法解释。有鉴于法律规定的更新和司法环境的变化，笔者通过对2009年《解释》颁布后淡化理论在驰名商标跨类保护司法审判实践中适用情况的实证研究，分析淡化理论在我国驰名商标保护中的司法进路，以期对我国的相关司法实践有所裨益。

一、抽象理论：基于淡化理论的模型构建

在实证研究的基础上引入法经济学的分析工具，构建淡化理论下驰名商标司法保护的模型，一方面有助于明确现行驰名商标跨类保护的优势与不足，另一方面也能够为淡化理论下驰名商标的跨类保护提供全新的视角。本文通过对2009年《解释》颁布后至2013年止各级人民法院78个涉及驰名商标跨类保护的一审司法裁判案例进行统计学分析，构建淡化理论下驰名商标审理的基本模型，研究2009年《解释》颁布后淡化理论对驰名商标跨类保护司法审判实践的影响，从而量化分析淡化理论在我国驰名商标跨类保护案件中的具体应用情况，为淡化理论的效果评估和提炼相关司法原则提供基础。

(一)数据分析

1.我国法院驰名商标跨类保护审理现状

表1 我国法院驰名商标跨类保护审理情况

本文中直接运用淡化理论与间接运用淡化理论的区别在于审判法官是否运用法律说理的方式推导淡化理论的基本内涵，若直接引用淡化理论或者其内涵而不经说理的，则认定为直接运用淡化理论。反之，则属于间接运用淡化理论。

根据表1，自2009年《解释》出台以后，我国各级法院均已接受了淡化理论作为驰名商标跨类保护的依据。但是各级法院对于是否直接采用淡化理论作为裁判理由存在一定分歧。

2.淡化理论下原告胜诉情况分析

表2 淡化理论下原告诉讼请求

根据表2，在运用淡化理论的78个司法判例中，原告诉讼请求全部得到支持的为45件，占57.7%，诉讼请求得到部分支持的为28件，占总数的35.9%，驳回的为5件，占总数的6.4%。在原告诉讼请求得到部分支持的案件中，法院均认可商标侵权行为的存在。而驳回的案例均系原被告相互串通，企图以诉讼方式攫取驰名商标资格，从而获得非法利益。因此，从某种意义上讲，在《解释》第9条淡化理论的指引下，驰名商标得到了各级人民法院相当大的力度的保护。

3.原告在诉讼中的证明责任

表3 原告在诉讼中的证明责任

根据表3，在驰名商标权属、侵权纠纷案件中，原告的举证责任主要有两方面：(1)证明其拥有商标专用权，并证明该商标为绝大多数相关公众所熟知，属于驰名商标；(2)证明被告存在侵权行为。在侵权行为的判定中，有争议的是“被告对原告造成实际损害”是否应作为侵权行为的构成要件之一。对比中美两国相关法律，我国《解释》第9条规定是相对保护，以误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害为条件。①2013年修仃后商标法第十三条规定:就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。而美国《兰哈姆法》第四十三条c项规定的是绝对的全类保护，凡是可能导致淡化商标或者商号使用的行为，不论是否有实际的经济损害，均有权予以禁止。②《解释》第9条规定:足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。虽然中美法律在对驰名商标淡化的保护程度上存在差异，但二者认定侵权均不以“实际损害”为必备的构成要件之一。在我国，法院基本采纳了否定说，即只要证明被告的行为存在损害的可能性，而无需其实际损害的发生。③美国《兰哈姆法》第四十三条c项规定:“具有固定的或者通过使用取得的显著性的驰名商标的所有人，对于在其商标驰名之后的任何时间，因对该驰名商标的模糊或者贬损而可能导致淡化商标或者商号使用行为，不论是否存在实际的或者可能的混淆，是否存在竞争关系，是否有实际的经济损害，均有权予以禁止。”

(二)淡化理论四要素模型构建

根据表1、表2和表3的统计数据，结合修订后商标法第13条和《解释》第9条的规定［2]，笔者认为，在驰名商标跨类保护的司法实践中，认定跨类侵权行为包含着权利归属、侵权行为证明、实际损失、淡化概率这四项基本因子，其中前三者均为原告需提出的证据。

假设：a为原告提出的驰名商标权属证据，b为原告提出的驰名商标的侵权证据，c为驰名商标侵权行为造成的实际损失，N为驰名商标淡化的概率，R为侵权行为的判定。则淡化理论下驰名商标的司法保护模型为：

(a+b)*N+c=R

假定：

原告的权属证明成立时a的取值为1，反之则为-1，根据证据的采纳度a的取值为［-1，1]；

原告的侵权证明成立是b的取值为1，反之则为-1，根据证据的采纳度b的取值为［-1，1]；

商标跨类侵权诉讼中认定侵权造成的实际损失c≥0；

由表2可知商标淡化的概率N的取值区间为［0，1]，N值随着a+b数值增加而上升，且当a或b的取值为-1时，N=0

在这个模型中，假定a和b的取值为1或 -1，N的区间为［0，1]，c≥0，R≥0。当a+b的取值为≤0时，N=0，c=0，R=0。

则如图所示：

图1

当R=0时，表示法院认为被告的行为不构成对原告驰名商标的侵权，反之，当R＞0时，则可以认定被告的行为构成侵权。根据上文所述表2中，各级法院78个裁判文书在运用淡化理论时，均认为只要存在商标淡化的概率，即N不为0时，便可认定被告的行为构成侵权。而在我国现有的司法实践中，如表3所示，a(权属证据)与b(侵权证据)的举证对原被告双方而言并不十分困难，且对于证据采纳(如是否侵权，侵权数额等)没有较为统一的标准，使得认定商标跨类侵权的概率大幅度提高，这既加大了对驰名商标的司法保护的难度，也埋下了司法裁判对驰名商标权过度保护的隐患。

二、具体问题：基于审判实践的思考

(一)数据分析

1.驰名商标认定主体的分析

根据我国相关司法解释规定，人民法院对驰名商标实行被动认定原则，不能依职权直接确认驰名商标。本文所调研的78件案例均为驰名商标跨类保护案例，涉及诉讼法院对驰名商标的认定问题，故本文从“驰名商标司法认定主体的法院审级”角度对数据进行了统计与分析。

表4 认定驰名商标的法院审级

表5 基层人民法院认定驰名商标案件详表

根据表4，我国对于驰名商标的跨类保护不论是在民事侵权诉讼还是商标异议复审行政纠纷中，中级人民法院对驰名商标的司法认定占据了较大的比例。而根据最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》对人民法院受理商标案件的类型及管辖范围的规定，部分基层人民法院也拥有驰名商标司法认定的权力，如表5中的嘉兴市秀洲区人民法院，但是因为受到限制而导致件数不多。

2.驰名商标认定标准的分析

表6 我国法院认定驰名商标的标准

根据表6，各级法院均采纳了第1、2项作为认定驰名商标的依据。而在实践中，2013年修订后商标法(以下简称修订后商标法)第14条中规定的“其他事由”则并不是法院认定驰名商标的必备条件。①最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条的规定:人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。法院在认定驰名商标时考虑过的42个其他因素中，包括企业所获得的荣誉、涉外商标中的出口度、企业该商标下的销售额等，其中以企业上年度销售规模为主，频数为37。

(二)实践反思

1.驰名商标的边界扩张

表7 原被告双方和法官的理由

根据表7，原被告和法官的理由实质上均是围绕着驰名商标的司法认定和淡化理论展开。对于我国驰名商标保护普遍适用淡化理论的现状，商标权利的边界可能得到更大的扩展。

首先，我国对驰名商标的保护并不是全类保护，进行跨类保护也并非没有限度，必须满足我国修订后商标法第13条第3款的规定。2009年《解释》颁布后，驰名商标的保护水准进一步提高。而目前我国各级法院对于驰名商标禁用权的审理标准为弱化和丑化。例如，北京高院(2012)高行终字第108号百度公司与商标评审委员会、夜来香公司商标争议行政纠纷二审行政判决书中，夜来香公司将百度商标用于避孕套等色情淫秽物品，使得百度商标的价值受到了贬损，即为丑化行为。［3]这种严格的保护使得驰名商标保护存在由跨类保护向全类保护演变的趋势。

其次，根据修订后商标法第40条的规定，我国商标采用的是续展制，①详见“北京高院(2012)高行终字第108号”判决书。而驰名商标同样也受到续展制的约束。一旦商标被认定为驰名商标，由于商标续展制度的存在，即使该商标所负载的商品或服务消亡，只要及时续展，驰名商标依然可以存在。例如，2011年中国商标价值排行榜榜首的工商银行品牌价值高达2163亿。②2013年修仃后商标法第40条规定“注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。”对于驰名商标而言，这种时间边界的存在也使得部分驰名商标商标权人可以“一朝得道，受益终生”。

2.过度保护可能触发的垄断与利益失衡

2009年《解释》第9条基本采用了淡化理论，而目前我国各级法院也基本采纳了淡化理论作为判决理由。正如前文所述，驰名商标禁用权的扩张，意味着对他人使用商标行为的限制。淡化理论总体而言是代表商标权人利益的，而对于一般消费者来说，则可能存在垄断的危险和对后来者的不公。［4]

表8 近五年来我国商标申请量(万件)

如下图所示：

图2

首先，商标禁用权扩张下虚假诉讼引发危机。根据图2，随着国家知识产权战略的深入开展，我国的商标申请量呈现几何式增长，历年创下新高。一方面因为我国企业的知识产权意识提高，许多企业从做产品向做品牌过渡。［5]另一方面则是由于商标愈演愈烈的“圈地运动”使得某些企业采取虚假诉讼的方式获得驰名商标的司法认定，进而获得高额的利润。例如，安徽省高级人民法院(2013)皖民再终字第00001号裁判书③安徽省高级人民法院(2013)皖民再终字第00001号民事裁判书。和(2013)皖民再终字第00002号民事裁判书④安徽省高级人民法院(2013)皖民再终字第00002号民事裁判书。均是由企业发起的企图通过虚假诉讼方式获得驰名商标的案件。

其次，淡化理论下绝对保护趋势对后来者利益的损害。商标发展至今已经由单一的标记“商品或服务的来源”发展为识别、广告、商誉载体三位一体的重要虚拟资产。商标申请量大幅增长的背后，是后来者不断被压缩的发展空间。知识产权的本质是通过公开换取特权保护。然而对于具有无限续展权的商标权而言，既要保护商标权人的合法权益，又要给予后来者适当的发展空间。商标权人与社会公众利益之间的博弈平衡是驰名商标未来的出路。

在模型(a+b)*N+c=R中，N作为驰名商标的淡化概率，应当达到高度盖然性标准，即驰名商标淡化不仅仅是存在可能性，还要达到普通消费者足以联想的程度，否则法官不应当轻易的认定侵权行为存在。在笔者所统计的78个运用淡化理论的裁判中，结果均为企业名称的变更或商标权的消灭，对于市场竞争参与者而言这将是企业资源的重大流失。不同于商标仿冒行为，驰名商标跨类保护是较高层次的保护。这也意味着其需要更高的证明标准和更加审慎的裁判态度。驰名商标的认定使得与其没有关联的行业竞争者被强制附加了本不必要的注意义务，这种注意义务不仅要建立在对先权利的尊重和保护的基础之上，还应当在责任承担的过程中融入适当的考量，从而在司法实践中实现两种平衡。

三、完善措施：淡化理论的司法进路

驰名商标跨类保护涉及私权与公共利益两种价值之间的利益平衡。第一种是其他市场竞争者与驰名商标权利人利益之间的平衡。每一个市场参与者应当有均等的参与竞争的机会，后来者不应当被排斥在竞争体系之外，因此后来者面临权利保障的问题。第二种是消费者与驰名商标权利人之间的平衡。后者更侧重于保护商标本身所蕴含的品牌价值，将对商标价值可能产生贬损的“淡化行为”认定为是对商标权利的侵犯。然而，驰名商标反淡化的背后却是消费者为驰名商标支付更高的代价，尤其是在民族品牌涅桑的过程中，洋品牌通过附加于商品和服务中的价值攫取了超额利润，同时也抑制了我国民族自有品牌的发展。

笔者认为，商标权利人与其他市场竞争者的平衡，商标权利人与消费者的平衡，应是驰名商标跨类保护的司法实践中应当把握的，也是驰名商标跨类保护的基石。

(一)限定驰名商标的认定主体

根据上文所述，我国驰名商标认定自2002年开始实行行政认定和司法认定的“双轨制”以来，驰名商标跨类司法案件中涉及驰名商标认定的占了绝大多数。为了防止通过司法诉讼尤其是虚假诉讼导致的驰名商标泛滥，有必要对审理此类案件的人民法院进行范围上的限定。2013年修订后商标法第14条规定由最高人民法院指定的人民法院根据案情对驰名商标进行司法认定，［6]此项新规定虽然在一定程度上可以减少依靠驰名商标司法认定来获取不法利益的行为，但由于该规定并没有进一步诠释驰名商标司法认定的标准和规则，使得驰名商标的认定仍存在较大的漏洞。对此，笔者认为可以借鉴专利侵权案件中关于级别管辖的规定。①2013年修仃后商标法第14条规定:“在商标民事、行政案件审理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。”反映到驰名商标的司法认定中，则可借鉴最高人民法院在专利侵权中制定中级人民法院的标准，根据我国驰名商标认定的特征、范围、案件数量、受理法院地区分布等因素，②《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二条规定:“专利纠纷第一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。其中，最高人民法院指定的中级人民法院有深圳、珠海、汕头、厦门、佛山、泉州、宁波、温州、金华、苏州、青岛、烟台、潍坊、大连、景德镇、葫芦岛、南通，绵阳。”提高驰名商标审理法院的审级，取消基层法院认定驰名商标的资格，指定部分中级人民法院为有权进行驰名商标司法认定的法院，以缩小驰名商标司法认定的主体，便于进一步统一认定标准，提高认定的司法权威性和有效性，从而提高案件的审判质量和实际效果。

(二)严格驰名商标的认定标准

在涉及驰名商标认定的司法案件中，争议焦点通常为商标权利人所提供的证据能否证明其商标构成驰名商标。2013年修订后商标法第14条规定了认定驰名商标应当考虑的五项因素，但是这一规定非常原则，在实际操作中可能产生不同的理解，导致执法的标准和尺度不一，而司法审判人员同样也缺乏实用的能够借鉴或者参考的相应规定。此外，现有的关于驰名商标的相关规定并没有对证据的时间和形式做出具体要求，这在一定程度上可能给予法官过大的自由裁量权，给扩大驰名商标的权力界限，造成驰名商标的过度保护留下空间。

根据表6所示，笔者认为，应紧紧围绕“相关公众对该商标的知晓程度”采用综合判断标准。

首先，严格“相关公众”和“知晓程度”的界定。“相关公众”包括但不限于：(1)该商品或服务的其他经营者；(2)涉及的销售者及其他相关人员；(3)使用该商标的某类商品或者服务的实际和潜在消费者。③2013年修仃后商标法第十四条规定，认定驰名商标应当考虑以下因素:(1)相关公众对该商标的知晓程度;(2)该商标使用的持续时间;(3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(4)该商标作为驰名商标受保护的记录;(5)该商标驰名的其他因素。而“知晓程度”，则可以通过委托社会调查机构对上述范围内的相关公众进行调查或民意测验，一般情况下也可通过对商标使用、宣传工作的持续时间、程度等因素加以确定。

其次，针对其他四项因素应当明确举证责任：(1)当事人应提供该商标注册、使用的范围和历史等材料以证明该商标使用持续的时间；(2)当事人应提供包括广告费用、广告投放量、覆盖面、媒体种类等在内的有关材料以证明该商标的宣传工作的持续时间、程度和地理范围；(3)当事人应提供该商标作为驰名商标曾在中国或者其他国家或地区受司法保护或行政机关的有关材料以证明该商标作为驰名商标受保护的记录的；(4)证明该商标驰名的其他因素，包括但不限于使用该商标商品获得的各种荣誉称号、销售收入、利润、产销量、市场占有率等有关材料。

(三)对后来者的法律利益进行保护

知识产权从本质上讲是拟制的权利，这种拟制权利本身是对已知利益的后天保护，使其从法益上升到权利的高度。与之相伴的是拟制权利的限制性，包括用公开换取有限的保护。(1)对驰名商标使用过程中添附价值的保护。例如在加多宝与王老吉商标争议案中，加多宝公司多年的经营使用使得王老吉商标价值得到了极大的增长，而对于这种添附的价值应当给予驰名商标使用人以相应的利益，而不应当完全归于驰名商标权人；(2)对在先权利的尊重与保护。对于驰名商标确认之前的他人在不同领域中所使用的相同或相似的商标、字号，应当允许其在一定范围内继续存在，而不能因为驰名商标的成立而贬损这种利益的价值；(3)对于驰名商标使用范围的限定。虽然2013年修订后商标法第十四条中规定“驰名商标”字样不得用于包装或者广告宣传等其他商业活动中。［7]但实践中神化驰名商标的认识和做法依然存在，法院在认定驰名商标时更应严谨慎重，在保护驰名商标权利人利益的同时，也要保护社会公众及消费者的利益，注意平衡多方利益关系，杜绝驰名商标权利人将驰名商标作为不正当竞争的手段。2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中就规定，“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序”，即注重对未上升到权利的法益进行保护，在驰名商标保护中也要体现这样的立法意图。

四、结语

商标淡化作为一种减少或削弱驰名商标对其所标志的商品或服务的识别性和显著性的行为，不论驰名商标所有人与其他当事人之间是否存在竞争关系，也不论是否存在混淆、误导或欺骗的可能性，只要他人未经许可的任何使用行为构成淡化驰名商标的，驰名商标的所有人均可以禁止“淡化”为由禁止该行为。淡化理论的出现使得驰名商标的边界急剧扩张，不要求发生商品或服务来源混淆。该理论在我国驰名商标跨类保护中得到全面应用的同时，我们也应该看到过度适用淡化理论存在的弊端。因此，本文建议在现有法律的基础上，细化驰名商标的认定标准，合理运用淡化理论，平衡商标权利人、其他市场竞争者，以及消费者之间的利益，为驰名商标的跨类保护提供更加完善的保护。

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［6］赫思特·彼得著，高亭，桂擅译.欧洲和美国对未注册驰名商标的保护［J］.中华商标，2003，(2):54-58.

［7］陈明汝.商标法原理［M］.北京:中国人民出版社，2003.

The Reflection and Legislation Im provement of the Dilution Theory——An Em pirical Study of 78 W ritten Judgm ents as Sam p les

CHEN Fu-yi，ZHANGWei
(Law School of Central South University，Changsha 410012，China；People's Court of Xinchang，Zhejiang，Shaoxin 312500，China)

Through the empirical research of the w ritten judgments on cross class protection of famous trademark trials in the court throughout the country since 2009 and the construction of a digital model of the well-known trademark trials on the basis of the dilution theory，we found that our courts have adopted the dilution theory as the basis for across class protection of the well-known trademarks，and there may exist excessive protection of well-known trademarks.Benefit balance among the trademark holders，othermarket competitors，and consumers should be the leverage and the approach in the judicial practice of across class protection of well-known trademarks.

dilution theory；well-known trademark；across class protection

D923.43

A

1672—1012(2015)02—0018—07

2015-01-10

湖南省哲学社会科学基金项目“知识产权默示许可研究”(11YBA311)；湖南省高校创新平台开放基金项目“协同创新战略与专利制度发展研究”(13K009)

程福毅(1991—)，女，江苏盐城人，中南大学知识产权研究院研究人员。

张 伟(1990—)，男，浙江新昌人，浙江省新昌县人民法院法官。