定牌加工商标侵权问题分析

秦榕

[摘 要]定牌加工企业自改革开放以来发展迅速，为我国的出口创汇等起到了不可估量的作用。但定牌加工中对商标使用是否构成侵权引发了业界许多的讨论与争议。在我国司法实践中的处理也各不相同，本文旨在通过对定牌加工行为的认识，从贸易方式角度来讨论。

[关键词]定牌加工；出口；加工；商标侵权

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.34.172

1 问题的提出

定牌加工又称作贴牌制造或委托加工，是指加工方根据合同约定，为定做方加工使用特定商标或品牌的商品并将该商品交付给定做方，定做方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。

定牌加工中商标侵权问题并非一个新问题，而是一个持续讨论与关注的问题。长期以来，对于定牌加工商标侵权的讨论都围绕《商标法》展开，对于其中的侵权认定及法律适用产生分歧，各执己见，似乎又各有道理。其实，笔者认为，对于定牌加工商标侵权的认定，应当绕开仅仅围绕《商标法》的框架，通过贸易方式角度加以阐释，或许可以有所收获，减少分歧。

2 贸易方式

既然谈到贸易方式，首先需要明晰贸易方式的种类区别。对于出口贸易来说，有两种基本方式：一般贸易和加工贸易。一般贸易即通常所说的货物买卖，双方签订合同，卖方交付货物，买方支付货款并收受货物；货物的风险及所有权的转移按合同约定或法律规定处理；在这种情况下，除非合同有特别的约定，买方不会对卖方的货物生产过程或来源进行干预。加工贸易在《中华人民共和国海关加工贸易货物监管办法》（以下简称监管办法）中第三条是这样定义的：“经营企业进口全部或者部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料，经过加工或装配后，将制成品复出口的经营活动，包括来料加工和进料加工。”其中，《监管办法》第四十二条分别给来料加工和进料加工下了定义：“来料加工，是指进口料件由境外企业提供，经营企业不需要付汇进口，按照境外企业的要求进行加工或装配，只收取加工费，制成品由境外企业销售的经营活动；进料加工，是指进口料件由经营企业付汇进口，制成品由经营企业外销出口的经营活动。”从这些定义上看，本文所讨论的定牌加工中的加工贸易就是其中涉及的来料加工。但是，对于这个问题的分析需要结合其他贸易方式来对比分析。

3 出口行为

从山东高院著名的“CROCODILE”鳄鱼商标侵权案中看，鳄鱼恤有限公司（以下简称鳄鱼恤公司）在中国经核准注册了“CROCODILE”商标，核定使用商品为衬衫、裤子等。青岛瑞田服饰有限公司（以下简称瑞田公司）生产的男式防寒上衣在申报出口时被黄岛海关扣留，上述商品在吊牌上、领标处印有“CROCODILE”字样。鳄鱼恤公司认为瑞田公司在上述商品上使用“CROCODILE”标识的行为侵害了其商标权，请求停止侵害及赔偿损失。

而山东高院在二审后，撤销了一审认定的侵权结论，认定该行为不构成商标侵权。其中有一个理由是：瑞田公司在被控侵权商品上所使用的标识是国外委托加工方提供，有境外商标权人的合法授权，所加工的商品全部销往国外而不在中国境内销售，上述标识在中国境内不具有识别商品来源的功能，中国国内的消费者不存在对该商品的来源发生混淆和误认的可能。同时，定牌加工行为不会对商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性的损害，也不会对其享有的商标权利造成损害。因此，不构成侵权。

另外，北京市高级人民法院于2004年2月18日出台《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高发〔2004〕48号），第13条明确规定，定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。

再有，国内学者也对此案有不同看法。早期主要认定其行为构成侵权，其理由：一是知识产权具有地域性，定做方在海外拥有的商标权不能对加工方在中国境内的知识产权侵权行为构成抗辩；二是《商标法》第57条的规定，对是否造成消费者混淆并非侵权行为构成要件之一。而现在越来越多的学者偏向于认定其不侵权，他们的主要依据：一是涉外定牌加工的商品不在我国境内销售，不存在使相关公众对商品来源产生混淆、误认的可能；二是定牌加工行为不会对商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性的损害，也不会对其享有商标权利造成损害。

笔者认为，上述的理由是站不住脚的。从上述表述中可以发现，因为商品的销售都在国外，没有进入正常的国内市场流通领域，公众对商标的认识不存在对比，当然不会造成混淆。但是，这并不意味着其不构成商标侵权。出口贸易包含一般贸易和加工贸易。商标使公众混淆认定为商标侵权构成要件，就排除了产品的外销行为。则只要产品外销，无须区分一般贸易和加工贸易，均可认定不构成侵权。即商品出口构成了定牌加工商标使用行为不侵权的充分条件。从而，对于所有的出口行为，应当淡化其生产加工方式，均认定其商品上的商标使用行为不构成商标侵权。如此处理就会导致《中华人民共和国知识产权海关保护条例》中关于假冒商品等方面的内容没有设立的必要，海关没有必要对出口商品进行知识产权审查。显然，这也是不合理的。

4 加工行为

从福建高院判决的“NEW BOSSCOLLECTION”商标侵权案看，法院认为，原告雨果博斯公司在诉讼中不能举证其讼争商标在意大利已申请注册或者在先使用，故该服装进出口公司在意大利有权使用讼争的“NEW BOSSCOLLECTION”未注册商标。被告喜乐制衣公司是受境外未注册商标权人的委托定牌加工讼争西服，由于该西服从未在国内进行销售，因此，该定牌加工行为不会对上诉人及“NEW BOSSCOLLECTION”商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性的损害。同时，提出了一点理由：被上诉人喜乐制衣公司受意大利公司委托定牌加工，其与委托方意大利公司的关系实质为《合同法》中所指的加工承揽的合同关系，因此，被上诉人在其承揽的定牌加工西服上定贴“NEW BOSSCOLLECTION”商标的行为不应认定为商标法意义上的商标实际使用行为，因此，不构成侵权。

根据上述叙述，我们可以看出，认定定牌加工不构成商标侵权行为的另一个主要理由是认为定牌加工属于中华人民共和国《合同法》所规定的加工承揽行为，其在定牌加工商品上定贴商标的行为，不属于商标法意义上的商标使用行为。部分学者也持这个态度。

2006年2月13日出台的《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中认为，承揽加工带有他人注册商标的商品的，加工方应当对定做方是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务，加工侵权注册商标专用权的商品的，加工方与定做方构成共同侵权，应当与定做方共同承担损害赔偿责任。加工方不知道是侵权注册商标专用权的商品，并能够提供定做方以及其商标权利证明的，不承担赔偿责任。

最高人民法院在2009年出台的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》则提出“妥善处理当前外贸‘贴牌加工中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担”。

浙江省人民法院对于定牌加工中的相同商标和近似商标做了区分，采取了不同的处理办法。其认为未经许可使用与权利人注册商标相同的商标的，构成侵犯注册商标专用权。而如果是近似的商标，则不构成侵权注册商标专用权。主要理由是以是否造成公众混淆为判断商标是否近似的要件，而非判断是否构成商标侵权的直接要件。

笔者认为，这种认识难以成立。首先，需要对出口贸易中基于一般贸易和加工贸易形成的合同性质进行确定。一般贸易是指中国境内有进出口经营权的企业单边进口或单边出口的贸易，按一般贸易交易方式进出口的货物即为一般贸易货物。可以据此认为一般贸易所签订的合同为买卖或销售合同。另外，根据《中华人民共和国海关对加工贸易货物监管办法》（海关总署令第113号）的规定，加工贸易，是指经营企业进口全部或者部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料，经加工或装配后，将制成品复出口的经营活动，包括进料加工、来料加工、装配业务和协作生产。可以认为，定做方与加工方为承揽合同关系。

根据认定定牌加工行为不构成商标侵权的理由，对商品的加工行为，并未构成商标法意义上的使用。我国新《商标法》第51条（原《商标法实施条例》第3条）规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”并且我国原《商标法》第4条规定：“自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品注册商标。”可见，加工贴牌的行为本身属于商标的申请以及使用的范围，这点是肯定的。对商品的加工就属于商品商标使用的具体方式，但是此种使用并未体现商标的识别来源的功能性，未实现权利人真实、规范使用商标，提升商标价值，维护商标利益，因此虽然是使用行为，但不是法律意义上的商标使用。但是，这样的认识忽视了贴牌商标最终的目的。贴牌的目的并非仅为了实现商标的使用价值，而多数是为了出口谋取经济利益。退一步讲，如果假定前述的理由成立，可以得出商品的加工贸易不同于商品的一般贸易，非商标法意义上的使用行为，然而加工贸易不仅在出口贸易中适用，在国内贸易中也同样存在加工行为。既然加工贸易在出口贸易中对商标的定贴不构成商标法意义上使用，即不侵权，那么国内贸易中的加工行为也应当认定不侵权。从而可以由此得出商品的加工行为，不论其出口与否，均不构成商标法意义上的使用，不构成侵权。这个结论显然是错误的。故我们以定牌加工行为的商标贴牌行为不属于商标法上的使用行为为由主张的抗辩不能成立。

5 问题认定与对策

我们再看一个案例：2006年11月2日，广东省广州市花都某公司向黄埔海关申报出口3598个音箱至南非。经查，该批货物带有“Pioneer”商标涉嫌侵犯日本先锋公司的“Pioneer”商标专用权。

广州这家公司是受美国某公司的委托生产的。当时美国公司将“Pioneer”牌子邮寄给该公司，并明确要求该公司将“Pioneer”标志使用于生产的音箱上。尽管当事人在接受委托时候向美方了解有关授权情况，但美方委托人一口咬定他们已经取得了“Pioneer”品牌的南非市场分销商的许可，有权使用“Pioneer”牌子，并以此事涉及商业秘密为由拒绝提供美国委托人与南非市场分销商、南非市场分销商与权利人之间的授权许可使用协议。结果因侵犯了日本先锋公司“Pioneer”的商标所有权，不得不接受了海关的行政处罚，60多万美元的侵权产品被没收，还受到了罚款。

5.1 定牌加工商标侵权行为的认定

通过上述一系列问题的释明，如果承认了定贴商标的行为不侵权，岂不是默认了商标侵权的认定跨过了商标地域性的限制，可由域外的权利人对本国的行为是否构成侵权进行认定。同时，通过上述案例，我们可以明显感觉到加工方承担了过重的责任，显失公平，但是也不能认为加工方完全没有责任。但是通过对贸易方式的认识，认定定牌加工不构成商标侵权的两大理由，即因为商品出口，而对国内无影响，对消费者无混淆、误认可能以及因为定牌加工的贴牌行为不构成商标法意义上的使用行为，是有待商榷的。

综上，笔者认为，对于定牌加工商标侵权问题的认识应当如下。首先，定牌加工的贴牌行为，确实造成了对商标的侵权，这点毋庸置疑。商标的地域性保护境内的注册人根据中国商标法享有的专用权，在中国法律有效管辖的范围之内有效并受法律保护。我国现行新《商标法》第61条第1款、第2款中规定，未经商标权人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为和销售侵权注册商标专用权商品的行为属于侵权行为。贴牌行为显然符合此种情形，所以构成侵权。其次，对于侵权行为来说，其因为商品出口而对国内市场没有造成直接的实质损害也是成立的。而正因为没有造成损害，所以权利人不能要求损害赔偿。再有，单从对权利人没有损害不能打消权利人请求赔偿的意念。对于加工方而言，其并没有从定贴商标这一特定的行为中获得经济利益。因为定做方所支付给加工方的并非货物对应的价款，而是工缴费，工缴费为企业以原材料或半成品委托其他企业加工制造而支付的加工费用。可以发现，加工方对于在商品上贴附商标的行为，并不会对其工缴费的多少产生影响，即工缴费的支付，只与加工方依照定做方要求完成的商品的质量程度有关，与商标的使用与否没有任何关系或者说关系极其微小。而与此不同的是在一般贸易中，商标品牌对货物的货款影响甚大，构成品牌差异。发生此种差别的原因正是一般贸易中所支付的是货物的货款，而加工贸易中，加工方所获得的是定做方支付的工缴费，其商标的使用对其经济利益的影响大相径庭。所以，工缴费中品牌商标的经济贡献度几乎可以忽略，加工方并无实际基于商品货款的经济获利。最后，结论就是加工方虽然构成侵权，但是因为权利人并无实际损失，加工方并无实际获利，所以加工方不承担赔偿责任。当然，除非加工方的加工行为，构成了对权利人商品商誉的损害，那就要构成侵权。同样，如果加工方的加工行为有第三方授权，那问题也需要另外分析。另外，笔者认为，有专家认为的定牌加工比照国际货物买卖认定侵权的说法缺乏依据。《联合国国际货物买卖公约》（以下简称《公约》）对知识产权在权利瑕疵担保方面规定，卖方所交付的货物，必须是第三方不能根据工业产权或其他知识产权主张任何权利或要求的货物，但以卖方在订立合同时已知道或不可能不知道的权利或要求为限，而且这种权利或要求根据以下国家的法律规定是以工业产权或其他知识产权为基础的：第一，如果双方当事人订立合同时预期货物将在某一国境内转售或做其他使用，则根据货物将在其境内转售或做其他使用的国家的法律；第二，在任何其他情况下，根据买方营业地所在国家的法律。本文认为，这种类比适用难以成立。首先，《公约》第四条明文规定，本公约只适用于销售合同的订立和卖方和买方因此种合同而产生的权利和义务；其次，《公约》针对的是商品的国际买卖贸易而非生产加工贸易。一个商品的卖方和加工方在知识产权侵权行为中有本质区别；再次，《公约》第42条规定了卖方对于其出售的货物承担权利担保义务。加工方虽然应当承担部分的注意义务，但该义务有限，并且也受制于定做方，对于加工方而言，这种注意比较困难；最后，《公约》的内容不属于强制性规定，双方当事人可以通过合同约定而不适用《公约》，如此也就没有类比《公约》一说。

5.2 定牌加工商标侵权的处理

根据上述的论证，定牌加工中的商标使用，如果侵犯权利人的商标专用权，应当认定侵权。而因为加工方对商品只有加工的行为，并未实际占有，故商品所有权仍归属定做方，故侵权损害赔偿责任应当由定做方承担。而由于加工方的行为仍为侵权行为，只是不赔偿损害而已，所以，加工方应当追加定做方为共同被告，而由于加工方不承担经济赔偿，所以只需要停止加工行为来停止继续侵权，而所有的损害赔偿责任都由定做方承担。由于加工方的工缴费相对于品牌商品出售的货款是非常低的，加工方不应承担过重的经济赔偿责任，如货物毁损灭失的赔偿损失可能是加工方所不能承受的，会导致加工企业的不断解体消灭。另外，由于定做方疏忽或故意，而造成了商标使用侵权的潜在可能，即使加工方事前审查出了其加工产品可能存在商标侵权，迫于经济或其他压力，他们往往不会放弃该加工生产行为。所以，要加工方为委托方的侵权行为买单是有失公允，也是不利于我国加工企业的保护和发展的。

6 结 论

众所周知，法律的一项基本功能为指引作用。中国是成文法国家，应当依靠明确的法律法规才能有效解决问题，使得法律问题清晰明了，充分发挥法律的指引功能。

本文认为对定牌加工商标侵权问题应当坚持以下既有的判定原则，并分析个案，妥善解决定牌加工问题，避免法律理解和使用上的混乱与偏差。第一，对于相同或相似商品上使用相同或相似商标的定牌加工行为，应当按照新商标法的规定直接认定侵权。第二，对于加工方的加工行为本身应当认定侵权但不承担经济赔偿，而只需停止既有及以后侵害。除非加工方的加工行为造成权利人的商标商誉遭受损害。第三，对于定做方，应当承担由于自己委托行为造成的商标侵权的损害赔偿责任。以上是笔者对定牌加工商标侵权问题的认识与见解，相信有关问题会通过司法活动受到重视，并得以解决。

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