中美专利侵权救济制度比较及其对我国的启示

专利权人一旦发现自己拥有专利权的发明创造被他人非法使用构成侵权时，可以依照《专利法》及其他相关规定，对遭到侵犯的专利权实行救济。一般而言，专利侵权救济包含禁令和损害赔偿两个方面。本文试图通过对比中国和美国专利侵权救济制度的不同，对完善中国专利侵权救济制度提出建议。

一、中美在专利侵权救济中涉及的几个主要方面的各自特点

1、禁令救济-永久禁令

美国的专利侵权案件由联邦法院审理。当事人对地区联邦法院的判决不服时，可向联邦巡回上诉法院进行上诉。美国专利成文法《美国发明法案》规定，根据公平原则，法院“可以”颁发禁令。在2006年最高法院对eBay案做出最终判决前，除极少数情况外，永久性禁令事实上是自动给予的。禁令将禁止制造、使用、销售或进口专利产品或使用专利方法直接制造的产品。该禁令可以包括禁止继续使用在专利授权公布前制造的产品。违反禁令将被视为藐视法庭并以藐视法庭程序处理。由于传统上只要能够证明专利权有效，并且证明专利侵权存在，法院几乎自动颁布禁令，专利权人就可以在被告头上悬挂着永久性禁令的威胁来促成有利的和解方式。这种威胁有效地迫使侵权者在支付和解金和完全丧失继续使用专利技术的抉择中做出选择。这样，专利权人可以容易地实现对其有利的和解方式，即使是在专利的有效性和价值受质疑的情况下。然而在eBay公司和Merc Exchange公司一案中，在是否授予禁令的问题上，最高法院明确给出判断四要素：第一、专利权人遭到了不可挽救的损失；第二、法律规定的救济不足以弥补该损失；第三、经权衡利弊后，即原告因侵权遭受的损失与被告因禁令遭受的损害之间的权衡， 此救济方式具有正当性；第四、永久性禁令将不会对公共利益造成损害。自从最高法院作出对eBay的判决后，禁令的授予率从之前的接近100%， 下降到60%。专利禁令的授予按照联邦法院预想的方式发生了极大的变化。

在中国， 长久以来，专利侵权诉讼中法院会毫无例外的颁布禁令 （即立即停止侵权行为）。但是，近年来的趋势表明，禁令将不会被自动授予 。在某些情况下，法院可能谋求双方达成许可协议，侵权人有义务以许可使用费的形式支付损害赔偿，条件是专利权人许可侵权人继续其业务。 武汉晶源环境工程有限公司诉日本富士化水工业株式会社一案就很具有代表性。最高院也在有关意见中指出，如果停止有关行为会造成当事人之间的重大利益失衡，或者有悖社会公共利益，或者实际上无法执行，可以根据案件具体情况进行利益衡量，不判决停止行为，而采取更充分的赔偿或者经济补偿等替代性措施了断纠纷。

2、禁令救济-临时禁令

不同于永久禁令只在案件终结时、在所有证据和论证被听证后才能授予，当原告满足下列两个条件时，第一，有最终胜诉的合理可能性；第二，如不颁布临时禁令，原告将遭受不可挽救的损失，法院可以授予临时禁令。同时是否损害社会公共利益也在考虑范围内。申请人还要提供担保金。

在中国，通常临时禁令仅指诉前禁令，然而在美国和其他国家，大多数情况下，临时禁令指审判中、最终判决作出前颁发的禁令。中国专利法规定，如果专利权人提出诉前禁令申请，在正常情况下，法院应在48小时内作出裁定。如任何一方对裁定不服，可以申请复议，但在复议期间不停止原裁定的执行。如申请人在法院采取措施停止相应行为之日起的十五天内未起诉，法院应解除该措施，且申请人的担保金将用于赔偿被告受到的损失。

与中国不同，在美国，一项临时禁令申请要获得批准，除了满足以上基本条件外，法官还要进一步在原告因侵权遭受的损失与被告因临时禁令遭受的损害之间进行权衡。从法理上讲，美国法院更倾向于认为临时禁令是“非同寻常的、极端的”，因此在专利侵权案件中很少授予临时禁令。 近年来，联邦巡回上诉法院审查临时禁令申请时对上述条件的考察设定了更高的门槛。在2011年Robert Bosch公司对Pylon Mfg.公司一案判决中，法院裁定不再有无法挽回的损害的推定，即使发现一项专利有效且遭受了侵权。

在临时禁令的审查方面，中国法院基于书面请求审理临时禁令申请，没有正式的听证程序。法院有可能传唤一方或双方举行非正式询问以核实事实。对于中国的专利权人来说，获得临时禁令的案件与所受理的专利案件数量相比，比例非常低；但与提出临时禁令申请的案件数量相比，获得批准的比例很高。2010年全国共受理55件诉前禁令的申请，裁定支持率接近 90%。

3、专利标记与侵权警告函

美国规定将专利权人在专利产品上标明专利权，或者向侵权人发侵权警告函作为寻求专利侵权救济的前提条件。通常，为了将专利侵权损害赔偿数额最大化，专利权人往往选择向侵权人尽早发出内容明确具体的律师警告函。侵权人在接到警告函后，往往请专利律师确认专利权的保护范围并给出侵权意见。在中国，虽然《专利法》第71条规定了专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识，这项规定实则是一项权利，而非义务。专利权人未在其产品上表明专利标识并不会导致专利权人在专利侵权诉讼中丧失主张其权利的资格，同时中国也并未将专利权人向侵权人发律师函作为寻求侵权救济的前提条件。这在专利制度尚不成熟的国家对公众而言有失公允。从另一方面考虑，由于我国立法上对专利侵权警告制度尚无规范，出现了专利权人以侵权警告为幌子，实质上以阻碍竞争为目的滥发律师函的现象，扰乱了公平竞争的市场环境，浪费行政与司法资源。

4、损害赔偿的计算方式

在我国，损害赔偿的计算方式包括依据专利权人的实际损失，侵权人的获利以及参照专利许可费合理倍数等三种主要形式。然而美国在1964年的法律修订案中废止了将侵权人的获利作为计算损害赔偿的方式。 唯一的例外是外观设计专利案仍然可以依据侵权人获利来计算损害赔偿。在依据专利权人的损失或参照专利许可费两种计算标准中，通常后者更被经常使用。然而合理的许可使用费并不容易确定，有赖于大量证据的支持，因此在确定损害赔偿额时往往行不通，所以在专利侵权案件中，法官常常基于价格侵蚀（Price Erosion）、担保销售（convoyed sales）、加快的市场准入损害（Accelerated Market Entry Damages）等补充理论计算侵权损害赔偿额。在确定所失利润和合理的许可使用费时，美国法院认为一件专利的经济价值应大于产品销售中 受专利保护的单独部件的价格。在考虑所失利润和使用费时，不仅仅应考虑专利部分，还要考虑非专利部分。即所谓的“整体市场价值规则”。1、价格侵蚀。这一补充理论揭示了由于专利权人为应对市场上的侵权人或因侵权人的存在引起的竞争而不得不降低价格或给予其他折扣而造成的所失利润损害赔偿。价格侵蚀损害赔偿通常通过比较侵权发生前专利产品的销售价格和侵权发生时同一产品的销售价格来确定。2、担保销售。作为专利产品销售的商品通常称为“担保”销售。当与非专利商品一起正常销售或作为专利商品销售时，如果专利相关的特征是客户需求的基础，可能给付损害赔偿。3、加速市场准入损害赔偿。适用于即将过期或已经过期的专利。由于专利侵权，使得本该在专利垄断期结束后才能进入市场的侵权人领先进入市场，侵权人因而没有合法理由过早享有市场领先的竞争优势，造成专利权人经受销售和利润的减少。

5、律师费等额外的损害赔偿费

在美国的专利侵权诉讼中，损害赔偿费除了补偿专利权人因侵权所受损失外，还包括案件受理费、证人费（包括支付给专家证人的费用）调查费等额外费用。如果是故意侵权的情形，法官可以裁定胜诉方的律师费由败诉方支付。值得注意的是，如果专利权人滥用诉权，或者该专利权人不当取得专利权，则被诉侵权人有权要求专利权人支付本人因参加诉讼而支付的律师费。

根据我国专利法，专利侵权给付的损害赔偿费还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理费用。此处对合理费用的通常理解是一些用于制止侵权的开支，例如证据收集费、公证费、调查交通费等，律师费是否列入合理开支在本条款中没有明文规定，实际中大多情况下法院通常判决赔偿一定的律师费，但数额一般较低。

6、惩罚性损害赔偿的适用

在美国的专利侵权案件中，损害赔偿费是根据侵权给专利权人可能造成的损害而给付。其本性是补偿性。然而，如果侵权行为是故意的、肆意的，法院可自行决定，将损害赔偿数额提高至实际损失的三倍。此时，法院将主要考虑下列因素：1）、是否存在鲁莽的，恶意的欺诈的侵权行为；2）、侵权人在收到专利权人关于涉嫌专利侵权的警告时，是否采取了合理措施调查专利权保护范围因而做出判断，该专利已经失效或本人的行为没有构成侵权；3）、侵权人作为诉讼方在诉讼中的表现；4）、侵权人的规模和经营状况； 5）、案件的相似性；6）、侵权人不当行为持续的时间；7）、侵权人采取的救济行为；8）、侵权人对专利权造成损害的动机；9）、侵权人是否试图隐瞒其侵权行为。

依据目前的专利法，中国尚无“惩罚性”损害赔偿。法律界对损害赔偿的理解是：专利权人通过侵权人向其支付损害赔偿费而使专利权人恢复到专利侵权未发生时的状态，同时也是对侵权人违背专利权人的意愿使用专利的一种纠正。该填平原则与我国的侵权理论相一致。针对故意侵权的 “三倍损害赔偿”在中国尚属于第四次专利法修改的讨论范畴。

7、法定损害赔偿额

在中国，当依照专利权人的实际损失、侵权人获得的利益、或专利许可使用费的合理倍数均难以确定赔偿数额时，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

在美国，仅对外观设计专利有法定的最低损害赔偿。专利权人可要求侵权人返还侵权所得，最低为250美金。但是，侵权所得和依据专利权人实际损失的赔偿金不得重复计算。

8.、禁令和损害赔偿-孰轻孰重

在美国，专利侵权诉讼的主要目的是获取损害赔偿，禁令性救济不是最重要的。这是因为，美国专利侵权的损害赔偿数额通常是巨大的。然而在中国，如同德国等欧洲国家一样，禁令性救济仍是是专利侵权诉讼的主要的成果。 法院确定的赔偿额过低一直受到批评。

9、诉讼时效

在美国，除法律另有规定外，专利权人不能针对起诉前六年以前发生的侵权行为索要损害赔偿。该六年的时效期间始于请求权产生时即侵权行为发生时，且向侵权行为人的请求不能中断时效。而我国的时效期间是从专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算；因此我国现行的两年时效期间实际上并不比必然美国的诉讼时效短。

10、行政救济

美国还对专利侵权提供行政救济， 当侵权产品来自美国以外地区且进口该类产品对国内实业造成损害时，专利权人可以向国际贸易委员会（ITC）寻求救济，也称337调查。ITC可以针对特定被告发布有限排除令，也可以不针对特定被告，不区分产品来源地而发布普遍排除令，阻止侵权产品的进口。但是，在目前的ITC决定中，不给付损害赔偿也不给付律师费。ITC的决定也不能通过上诉的途径推翻。337调查程序中设置了为期60天的总统审议期，如美国总统未在ITC裁决作出后60日内基于政策因素予以否决，则ITC的裁决将成为终局裁决。

中国提供了更为独特的专利侵权行政救济， 具有程序简单，结案快，费用低的特点，专利权人可以参与调查。行政救济只包括禁令（对于假冒专利的可以处以二十万元以下的罚款，但罚款只适用假冒专利案件不适用于专利侵权案件）。同美国一样，行政裁决缺乏损害赔偿的判定 （中国可以就赔偿额进行调解）， 也对将来再次发生侵权缺乏应有的威慑。任何行政救济都可向中级人民法院上诉。

二、完善中国侵权救济制度的建议

1、树立正确的平衡专利权人利益与公众利益的价值取向， 使专利侵权救济制度既保证专利权人的权利不受侵犯，同时对规范和维护良好的社会秩序和健康的商业环境起到应有的作用。

2、引入“专利侵权不停止”学说，改变禁令救济的自动授予；完善听证程序，规范诉前禁令的审查。面对侵权行为，变阻止为疏导，使法院在执法过程中起到促成专利交易的作用。

3、放宽并细化损害赔偿的计算方式，对三种计算方式制定更具体的规定；在主流的计算方式之外，引入美国的补充理论，在确定专利侵权赔偿数额时适当参考专利权的评估价值。使专利损害赔偿额的确定更加科学，合理，减少司法资源的浪费。

4、将律师费明确列入到专利权人为制止侵权行为所支付的必要开支。合理分配举证责任，在权利人已经尽力举证， 侵权人无正当理由不提供或者提供虚假证据时，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定侵权赔偿数额。

5、尽早将惩罚性赔偿引入专利法，对于故意侵犯专利权的行为，将赔偿数额提高至三倍（第四次修改专利法草案提出视情节提高二至三倍，作者认为，为了起到应有的震慑作用，改二至三倍为三倍更合理）。

6、限制法定损害赔偿的适用；提高法定赔偿的上限，更合理地保护专利权人的利益，克服长期以来存在的专利侵权诉讼“赢了官司，输了钱财”的窘境。

7、 建立侵权警告制度，规范侵权警告函，维护公平竞争的市场环境；节省国家的司法资源。

参考文献：

1、《中华人民共和国专利法》（2008）

2、Frank Gahan， The Law of Damages （1936）

3、Patent Damages Law and Practice by John M. Skenyon， Christopher S. Marchese， John Land

4、eBay， Inc. v. MercExchange， LLC （547 U.S. 388 （2006））

5、35 U.S.C.§283 to§287

6、Intellectual Property Report A Model For Predicting Permanent Injunctions After Ebay V. Mercexchange* Scott McClelland

7、Nicholas G. Papastavros & Maia H. Harris， Do Predictions Come True？ KSR， eBay， and the Real Impact on Patent License Negotiations， INTELL. PROP. TODAY， July 2008， at 8， 8.

8、Permanent Injunctions and Running Royalties in a Post eBay World Authored by Mark J. Feldstein， Ph.D. at http：//www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx？news=9ab31765-b1b2-43ac-b4fe-01a5477485a6

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10、See A.K. Stamping Co. v. Instrument Specialties Co.， 106 F. Supp. 2d 627， 662 （D.N.J. 2000）

11、Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works， Inc.， 575 F.2d 1152 （6th Cir. 1978）.

12、http：//www.hoffmanclark.com/Litigation/BAMSLFall2000.htm

13.State Industries， Inc. v. Mor-Flo Industries， Inc.， 883， F.2d 1573， 1580 （Fed. Cir. 1989）

14、Johns Hopkins University v. CellPro， Inc.， 152 F.3d 1342， 1364， 47 U.S.P.Q. 2d 1705 （Fed. Cir. 1998）

15、Wuhan Crystal Source Environmental Engineering Co. Ltd. v. Japan Fuji Chemical and Water Industries Co. Ltd. Supreme Peoples Court （May 12， 2008）； see http：//www.cqipo.gov.cn/templet/default/ShowArticle.jsp？id=3144.