美国最高院Commil一案将使更多美国以外的公司卷入美国专利侵权

林世丽 朱韶斌

Commil一案中参考的美国专利法规是《美国法典》第35章第271（b）条，而且案件涉及的是间接侵权而非直接侵权。当专利权人指控被告诱导侵权时，需详查的是被告对其客户所做的行为。

零部件（即使是美国以外的）制造商和供应商应注意到，由于美国最高法院最近取消了专利无效证据作为抗辩诱导侵权的理由，从 2015 年 5 月起，他们对美国专利的间接侵权承担责任的风险大大增加。美国法律的这一变更对美国以外的公司的影响更大，因为美国境内本身的制造业十分稀少。对于零部件制造商和供应商而言，更为令人担忧的一点是：如果被发现诱导客户实施侵权行为，他们需对所有损害赔偿金承担共同和连带责任，包括依据客户利润发生的损害赔偿金。

在 2015 年 5 月之前，零部件制造商或供应商被指控诱导其客户对美国专利实施侵权时，可基于律师意见从两方面进行辩护。第一种，因为合理依赖美国专利律师的不侵权意见，认为其并不具备专利权利要求所需的全部要素，因此不构成侵权，也就不存在诱导侵权。第二种，因为合理依赖美国专利律师的专利无效意见，认为专利已被其他人发明出来或从先有技术角度来看是显而易见的，该专利无效，因此不构成诱导侵权。现在，第一种抗辩手段仍然可用，但第二种方法已不再有效。

2015 年 5 月 26 日，在 Commil USA， LLC 诉 Cisco Systems， Inc. 一案（编号 13-896）中，美国最高法院宣布被指控的侵权人不能单凭自己认为专利无效来抗辩间接侵权。因此，即使被指控的侵权人有充分理由相信专利无效，只要其将产品供应给客户，而客户是唯一涉及直接侵权的人员，那么其仍可能被认为构成侵权。美国最高法院裁定，被指控的侵权人不能单凭专利已被其他人发明出来或从综合先有技术角度来看是显而易见的无效理由，作为抗辩不构成诱导侵权的理由。这项裁决对生产零部件或向最终设备制造商（简称“OEM”）供应零部件的公司产生了重大影响。许多美国专利诉讼中的零部件制造商通常可能不会发生直接专利侵权（例如，由于其在美国法院司法管辖权范围以外的中国生产零部件），但可能诱导其在美国开展业务的客户以侵权方式使用零部件，从而构成间接专利侵权。

Commil 一案中参考的美国专利法规是《美国法典》第35章第271（b）条，而且案件涉及的是间接侵权而非直接侵权。当专利权人指控被告诱导侵权时，需详查的是被告对其客户所做的行为。第271（b）条规定：“任何人积极诱导（直接）专利侵权的应作为侵权人承担法律责任。”从文字上可以看出，第271（b）条不存在地理限制，因此在美国以外地区的行为可能构成诱导侵权。

若要证明间接侵权，专利权人必须出示清楚而信服的证据证明：（1）被告明知该专利，并且（2）被告实际知道被诱导的行为构成（直接）专利侵权。Commil 一案，判决简报第 3 页（引用 Global-Tech Appliances， Inc. 诉 SEB S.A. 一案，563 U.S. __ （2011））光是证明被诉侵权人有意促使构成直接侵权的行为发生还不够，还必须证明被诉侵权人明知地诱导侵权且有具体意图鼓励其他人侵权。（Broadcom Corp. 诉 Qualcomm Inc.，543 F.3d 683， 699 （Fed.Cir.2008））。

作为对诱导侵权的抗辩，被诉侵权人可依赖美国专业律师的不侵权意见，因为这与被诉侵权人的主观意图相关——即其是否知道被诱导的行为构成直接侵权。不过，被控侵权人不能再依赖律师的专利无效意见进行不构成诱导侵权的辩护。也就是说，即使被诉侵权人真诚地认为专利是无效的，也不允许使用该无效证据对诱导侵权进行抗辩。

最高法院做出这一裁决的依据是：（1）在专利法中侵权和有效性是两个互不相干的问题，需分开进行辩护；（2）允许专利无效证据作为抗辩诱导侵权的理由会抵触关于假定专利有效的法律规定；（3）专利无效不是对侵权的抗辩，而是对法律责任的抗辩；以及（4）一些现实的原因不支持设定真诚相信专利无效作为抗辩诱导侵权的理由，例如，挑战专利的有效性可通过在法院提出确权之诉或在专利局提出无效程序进行。以上裁决依据可能不仅仅适用于诱导侵权，也可能适用于需要主观意图的辅助侵权以及直接侵权中的故意侵权。因此，从2015年5月开始，专利无效证据不能再作为抗辩间接侵权（包括诱导侵权和辅助侵权）和故意直接侵权的理由。

虽然有关专利无效性的主观认识不能再否定间接侵权及故意直接侵权要求的主观意图，但不会影响当发现专利的确无效时，无需对任何类型的侵权承担责任的事实。因此，在对专利侵权进行抗辩时，专利无效主张仍然十分重要。它们只是不再与排除需要主观意图的侵权的主观状态相关。另外，通过专利无效主张，被诉侵权人可以迫使专利权人缩小对专利权利要求保护范围的解释从而有助于被诉侵权人进行不侵权的抗辩，或者促使专利权人因为担心专利被无效而尽早达成和解。

鉴于专利法律中的这些更改，如果贵公司是为美国客户供应或生产零部件，那么更为重要的是现在采取必要行为，为公司打好良好基础，即使出现专利侵权问题也能从容应对。公司可采取多项措施以降低风险。如上所述，贵公司遭到美国专利威胁后，可以聘请美国专业律师出具不侵权意见，可在抗辩间接侵权及故意直接侵权时发挥极大作用，而来自美国专业律师的专利无效意见可提高免除责任的几率。不过，贵公司可能希望未雨绸缪，在与客户的采购协议中加入具体条款，对出现专利侵权情况做出有利于双方的规定。另外，贵公司还可以考虑限制对其客户行为的了解程度，以此规避任何指其知晓客户侵权行为的控告。