异化与回归：原样保护原则下“不良影响”条款的适用以“微信”商标案为视角

文 / 刘建臣

异化与回归：原样保护原则下“不良影响”条款的适用以“微信”商标案为视角

文 / 刘建臣

我国司法实践将《商标法》第十条第一款第（八）项规定的“不良影响”条款异化使用，扩大至使用行为可能导致的后果，甚至将“未夸大宣传的欺骗性标志”纳入其中，这与《巴黎公约》的规定相左。《巴黎公约》特别规定了原样保护原则，将其适用对象限定于标志本身，并禁止作扩张适用，成员国有义务对原属国商标赋予原样保护，除外情形不在此列。德国商标立法体例与我国相近，其在司法实践中进一步发展了原样保护原则，并厘清了对本国国民的转介适用，对我国可资借鉴。“不良影响”条款在原样保护原则下，其适用应当限于标志本身，不可作扩张性适用，并排除对欺骗性标志的调整，后者亦应限于商品或服务性质、质量和产地等具有欺骗性方面。

不良影响；商标授权；原样保护；巴黎公约

一、问题的提出

2015年3月11日，北京知识产权法院以“有损公共利益造成不良影响”为由，判决驳回创博亚太公司关于“微信”商标的诉讼请求。依据该判决，逾8亿微信用户已经对“微信”二字形成稳定认知，如果该标志为创博亚太公司在特定商品或服务上的商标注册和使用，可能会误导作为消费者的广大微信用户，从而对公共利益产生消极影响，因此判决驳回微信商标的注册申请。1. 北京知识产权法院（2014）京知行初字第67号行政判决书。判决出台后，学界与业界热议不断，争议焦点之一便是作为法院判决依据的《商标法》第十条第一款第（八）项，即“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用”2. 2013年《商标法》第十条第一款为“下列标志不得作为商标使用：（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”，该项为对2001年《商标法》第十条第一款第（八）项的保留。条款之适用范围。

依据该条的措辞和商标法法理，所谓“不良影响”指的是标志本身具备消极影响，而非对标志的使用行为会造成不良影响。然而，法院在“微信”案的判决中，却将“不良影响”直接指向了使用行为，因为就“微信”二字本身来言，并不具备不良影响。由此来看，法院对该条的适用属于法解释学上的扩张解释，然而尚存争议的是，“不良影响”条款能否扩张性适用？该问题所指向的是作为兜底条款的“不良影响” 之兜底范围到底有多大。

从《商标法》第十条第一款的立法架构出发，对该条款都地范围的认识存在两种理解：其一，“其他不良影响”是对《商标法》第十条第一款的兜底，即除该款前七项和有害于社会主义道德风尚之外的“其他不良影响”；其二，该条款的兜底范围仅限于《商标法》第十条第一款第（八）项，即除有害于社会主义道德风尚外，但与其类似的“其他不良影响”，因为如果立法者认为不良影响为整个第一款的兜底，那么完全可以在第（八）项中仅规定有害于社会主义道德风尚，而另列第（九）项为“有其他不良影响的”。对此，有法官曾提道：第二种理解虽逻辑严密，但不能满足实务需求3. 饶亚东、蒋利玮：《对〈商标法〉中“其他不良影响”条款的理解和适用》，载《中华商标》2010年第11期，第34页。。那么尚待解决的疑问便是，“不良影响”条款能否为司法扩张性适用？围绕上述问题，下文将予以论述。

二、“不良影响”条款的成文法理解与司法适用现状

（一）“不良影响条款”的成文法理解

我国商标法将商标的禁止注册事由区分为两种：其一为违背《商标法》规定的绝对禁止注册事由，该类事由是《商标法》对违背公序良俗行为的否定性评价，对可能损害公共利益和公共政策的商标申请，任何人都不予注册并禁止使用，是公序良俗原则在商标立法中的贯彻；其二为违背《商标法》规定的相对禁止注册事由，这类事由是《商标法》贯彻诚实信用原则的体现，在个案中的适用要充分考虑案情，在保护在先权利人与商标申请注册人间进行利益衡量，寻求平衡和公正，是诚实信用原则的体现。其中，“不良影响”条款属于绝对禁止注册事由。应当指出的是，《商标法》 本身对“其他不良影响”并未界定，根据立法者的解释，其指的是“商标的文字、图形或者其他构成要素对我国的政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响”4. 全国人大常委会主编：《中国人民共和国商标法释义》，法律出版社2013年版，第27页。。

由以上规定来看，该条款的适用应当仅限于标志本身，而不能扩大至使用行为，这与该条款的制定依据——《保护工业产权的巴黎公约》（“下称《巴黎公约》”）的规定一致。《巴黎公约》第六条之五(B)款从维护公共利益和公共政策出发，规定了“违反道德或公共秩序的商标不得注册”5. 《巴黎公约》第六条之五(B)款第3项规定为“商标违反道德或公共秩序，特别是具有欺骗公众的性质。这一点应理解为不得仅仅因为商标不符合商标立法的一项规定即认为该商标违反公共秩序，除非该规定本身系与公共秩序有关”。，亦是从标志本身进行的考量。

（二）司法适用的演变：从有序至无序

对于“不良影响”条款的司法适用，最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（下称“指导意见”）明确提出“人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时，应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响”6. 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》法发〔2010〕12号第三条。。 因此，立法与司法对“不良影响”条款的适用理解一致，即该条款只针对标志本身，而非使用行为。

1. 有序的坚守：“不良影响”条款适用于标志本身

《指导意见》颁布前，司法实践中对不良影响条款的适用主要聚焦于标志本身，而未扩大至使用行为。如在“胜利女神NIKE”案中，原告申请将前述文字及图申请注册在第3类香皂上，但商评委认为该标志英文部分与生产体育用品的耐克公司“NIKE”商标相同，虽然两商标指定使用的商品类别不同，但如果核准注册该商标，极易使消费者认为申请商标与享有较高知名度的引证商标存在某种特定关系，从而对商品来源产生混淆和误认，产生不良社会影响，因此维持了不予注册的决定。商标申请人不服，提起诉讼。法院认为：是否会导致消费者对商品或服务产生误认并非公序良俗原则所调整的范围，商评委适用“不良影响”条款的认定错误。7. 北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第1750号行政判决书。

另如在“亨达利”商标案件中，商评委认为由于亨达利是我国钟表行业创办的老字号，如果对争议商标获准注册，会破坏原“亨达利”商号的公平使用秩序和利益关系，违反诚实信用原则，造成不良影响。在此案中，商评委完全混淆了诚实信用原则与公序良俗原则的适用。法院在判决中从不良影响条款的适用出发，予以纠正道：商标有不良影响系指商标本身会给社会造成不良的影响，而不是对其他的竞争者或者普通消费者造成不良影响。8. 一审为北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第990号行政判决书；二审为北京市高级人民法院（2008）高行中字第00351号行政判决书。

客观地讲，法院在以上两案中将“不良影响”条款的适用坚守在标志本身，并与公序良俗原则相结合，与《商标法》的规定一致。

2. 无序的扩张：对欺骗类标志的适用

《指导意见》颁布于2010年，据此，“不良影响”条款的兜底范围仅限于与有害于社会主义道德风尚相类似的，可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的情形。此外，该条款不适用于仅损害特定民事权益，如对他人驰名商标的抢注等违反诚实信用原则的行为。如果《商标法》的其他规定均无法调整，则属于法律未禁止的范畴。然而，《指导意见》制定的过程中存在反对声音，即便是在颁布实施后，采用该条款的案件数量仍高居不下9. 参见周云川：《商标授权确权诉讼规则与判例》，法律出版社2014年版，第62页。。 对这些案件进行梳理和概括后得出的结论是，大量适用“不良影响”条款予以调整的案件涉及的是误导公众标志，即欺骗性标志。

对不良影响条款扩张性适用的实例不胜枚举。如在郭晶诉商评委一案中，原告申请将“郭晶晶”商标注册在游泳产品上，商评委认为，郭晶晶作为我国著名的跳水运动员，为公众所熟知，如果核准涉案商标使用在服装、泳衣、泳帽等产品上，容易使相关公众误认为申请商标系经跳水运动员郭晶晶授权或者与其存在特定的联系，从而产生误导公众的不良影响。而《商标评审规则》特别规定“容易误导公众的”也属于其他不良影响的情形，因此适用《商标法》第十条第一款第（八）项予以驳回。郭晶不服，提起行政诉讼，法院认为：如果误导公众对商品来源的认识，可能损及公共利益的，也属于不良影响，据此驳回了涉案商标的注册。10. 北京市高级人民法院(2010)高行终字第766号行政判决书。又如在“刘德华”案中，刘德华（普通公民）在第3类化妆品上注册了“刘德华”商标，亨泰环宇公司以侵犯旗下艺人刘德华的姓名权、会产生不良影响为由提请商评委撤销。商评委认为，由于商标申请人姓名也为刘德华，因此并未侵犯艺人刘德华的姓名权，不适用《商标法》第三十一条的在先权利条款，而以损害广大消费者和艺人刘德华的利益为由，适用“不良影响”条款，撤销了涉案商标。北京一中院认为，如果有关标识的注册既损害特定主体的民事权益，又可能对代表社会公共利益的广大消费者的合法权益产生消极、负面的影响，则可以认定属于有其他不良影响的情形。由于“刘德华”文字已与艺人刘德华建立了高度密切的联系，因此争议商标注册使用在化妆品等商品上，不仅可能不正当借用艺人刘德华的知名度影响力，从而使其合法权益受损，还会引起广大消费者对于相关商品与艺人刘德华之间关系的猜测和联想，进而产生误认和误购。因此，适用“不良影响”条款判决维持了商评委的裁定。

上述案件的发生源于《商标法》第十条第一款第（七）项的适用之困。2001年的《商标法》规定“夸大宣传并带有欺骗性的标志不得注册”，这是我国《商标法》的特例。《巴黎公约》第六条之五(B)款对欺骗性商标均未规定“夸大宣传”这一限定条件，大多数缔约国的商标立法亦是如此。如美国《兰哈姆法》第1052条(a)款规定，包含不道德、欺骗或诽谤性内容的商标不予注册；英国《商标法》第3条第（3）款(b)项规定，具有欺骗性（如商品或服务的性质、质量或产地）的商标不予注册；德国《商标法》第8条第（2）款第（4）项规定，具有欺骗公众性，尤其是关于商品或服务的性质、质量或地理来源的商标；法国《知识产权法典》第L.711-3(C)条规定，尤其是在商品或服务的性质、质量或地理来源方面，欺骗公众的标记不得作为商标或商标的一部分。在我国的这种特殊规定下，未扩大宣传但具有欺骗性的商标并不能适用第（七）项的规定，司法实践中无奈地选择“不良影响”条款作为适用依据。然而，“不良影响”针对的是公序良俗，而欺骗性标志侵害的是相关公众的权益，两者在属性上存在差异，司法实践的扩张也是立法不完善的“不得已而为之”11. 同注释9，第71页。。 当然，除适用“不良影响”条款外，司法实践中还通过“将夸大宣传作广义的理解，造成欺骗性后果即认定有夸大情节”的方式将第（七）项变通适用。12. 北京市高级人民法院(2010)高行终字第1026号行政判决书。

然而，令人费解的是，2013年新修改的《商标法》删除了“夸大宣传”这一要件，此类情形亦不能继续以“不良影响”条款予以规制，因此“微信”案中“会误导公众造成不良影响”判决理由就颇为令人瞠目结舌，对法院判决的解释亦陷入无法自圆其说的尴尬境地。因为一方面，误导公众类标志已从“不良影响”条款中剥离出去；另一方面，我国《商标法》规定的“欺骗性标志”应与《巴黎公约》和大多数成员国的商标立法理解一致，而后者对欺骗性标志的规定也仅限于其所指代的商品或服务的性质、质量或产地来源方面，与特定主体无关。具体到“微信”案中，创博亚太公司提请注册的“微信”标志二字指代即时通讯服务，标志本身对质量和产地来源上并不足以构成欺骗性。有观点认为，“误导公众的标识本身并不必然产生不良影响，只有在将标识的含义与其指定使用的商品、服务或者商品与服务提供者相结合时才会产生误导公众的影响”。13. 北京市高级人民法院知识产权庭编：《北京法院商标疑难案件法官评述》（2011），法律出版社2012年版，第34页。显然，这种超越于标志本身的结果主义推导所具备的偏差性不言自明。据此，“郭晶晶”案、“刘德华”案及当下讨论的“微信”商标案均不能适用“欺骗性标志”。何况对侵犯姓名权等在先权利的注册申请，《商标法》于“在先权利”条款中将其规定为“驳回注册商标的相对禁止事由”。最高人民法院在《指导意见》第三条也强调，针对损害特定民事权益的标志，要尊重商标法已经规定的救济方式和相应程序14. 《指导意见》第三条后段规定，“如果有关标志的注册仅损害特定民事权益，由于商标法已经另行规定了救济方式和相应程序，不宜认定其属于具有其他不良影响的情形。”。综上，“微信”案既不能适用“不良影响”条款，也不能适用“欺骗性标志”条款。

3. 扩张适用导致的困境：法院与商评委的认识冲突

将不良影响条款扩张适用至误导公众类标志会导致多方困境，司法实践本身也对此有所印证。首先，商评委与法院在误导公众类标志的判断上，会产生认识上的不一致。在积水医疗株式会社诉商评委一案中，原告申请将Nanopia商标注册在医用制剂和药物上，而商评委以“Nano”的中文含义为纳米，是一种高科技技术，以此作为商标易误导公众，在消费者中产生不良影响，因此适用“其他不良影响”条款予以驳回。但法院撤销了商评委的决定，法院认为判断外文商标是否具有误导公众的不良影响应当以中国大陆公众的认知水平为评判标准，这正符合商标的地域性原则，申请商标并非仅有Nano四个字母，其含义也并无纳米之义，依中国相关公众的认知水平及习惯，不易联想到“纳米”，据此撤销了商评委的决定。15. 一审参见北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第865号行政判决书；二审参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第931号行政判决书。

其次，对商标是否具有误导性的判断还会导致商评委与相关公众在判断标准上的冲突。在“国玉”案中，原告申请将“国玉”商标注册在货物展出、拍卖、推销等服务上，商标局和商评委驳回了商标申请。商评委认为，涉案商标有“达到国家级别之玉”、“国之瑰宝”的含义，如果对涉案商标予以核准注册，原告的商业使用行为容易使消费者对上述服务产生误认，影响公平竞争，从而造成不良影响。基于以上理由，商评委依据“不良影响”条款予以驳回。一审法院维持了裁决依据和结果16. 北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第1387号行政判决书。，但二审法院变更了判决依据，转而适用“欺骗性标志”条款。二审法院认为，涉案商标的构成要素并不存在影响社会主义道德或损坏社会公共利益和公共秩序的问题，如果核准使用涉案商标，会导致公众认为申请商标指定使用的商品达到国家级品质，从而产生误认。17. 北京市高级人民法院(2010)高行终字第1026号行政判决书。因此，本案不应适用“其他不良影响”条款，应以“夸大宣传并带有欺骗性的标志”为裁判依据，拒绝其注册。

在剑桥软件公司诉商评委一案中，原告申请将“CAMBRIDGESOFT”商标注册在计算机软件产品上，商评委认为“CAMBRIDGE”译为剑桥，是为公众熟悉的外国地名，申请商标整体未形成第二含义，不得作为商标使用和注册，因此适用《商标法》第十条第二款的规定予以驳回。对此，一审法院有不同意见，一审法院认为“CAMBRIDGE”之所以为中国公众所熟知，是因为坐落在英国剑桥市的剑桥大学，如果将涉案商标核准使用，易使消费者误认为这些商品与剑桥大学存在来源关联，造成不良影响。18. 北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第496号行政判决书。因此，应适用“其他不良影响”条款予以驳回。

（三）小结

“不良影响”条款的异化适用直接反映了商标授权确权案件中的相应机关之认识不足，并造成了法院、商评委与相关公众间的判断失位。即便是最高人民法院在《指导意见》中对“不良影响”条款的适用予以澄清，但是商标授权确权案件中的实用主义倾向却将该条款进行扩张性适用，甚至《指导意见》本身的制定过程中就遭遇了强烈的反对意见。本文认为，对“不良影响”条款甚至是《商标法》的适用过分地局限于国内视野的争论，会陷入难以达成一致的尴尬局面。在这种情形下，为正确理解与适用，就需要追根溯源地去考察作为《商标法》制定重要参考依据的《巴黎公约》之规定。

三、被遗忘的原则——《巴黎公约》对原样保护原则的规定及适用

《巴黎公约》第六条规定了商标地域性原则，即将商标申请和注册的条件，留给各成员国依公约之精神自行决定，同时注册商标在某成员国的效力状态与其他成员国无关。这是《巴黎公约》尊重各成员国主权的体现。此外，由于独立原则将商标的申请和注册的条件赋予各成员国，导致商标注册条件在各成员国内必定不尽一致。但是，商标的作用在于区分商品或服务的来源，如果过分强调独立性，势必会造成很多在原属国可以获准注册的商标，在其他国家得不到注册，导致来源相同的商品被迫使用不同的商标，有违商标所有人和消费者的利益要求。正是为了保护国际贸易往来、保证由同一主体提供的商品在每个国家都尽可能使用同一商标，作为商标独立原则的例外，《巴黎公约》于第六条之五特别规定了原样保护原则（英文文本为“as is”，法文文本为“telle quelle”）。

（一）《巴黎公约》对原样保护原则的规定

1. 定义：对于在原属国正式注册的商标，申请人又就相同的标志向其他成员国提起申请时，商标申请国应当像原属国那样接受其申请并给予保护19. 《巴黎公约》第六条之五(A)款(1)项规定，在原属国正式注册的每一商标，除应受本条规定的保留条件的约束外，本联盟其他国家也应和在原属国注册那样接受申请和给予保护。。

2. 目的：原样保护原则是对《巴黎公约》专门针对商标规定的特殊原则，该原则与优先权原则一样，是商标地域性原则的例外。该原则旨在弥补各成员国对商标注册要件规定不一致，从而导致同一商品提供主体在各国拥有不同商标的情形20. See Annette Kur, TRIPs and Trademark Law, in GATT TO TRIPS, THE AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 98 (Fredrich-Karl Beier and Gerhard Schricker eds., 1996).。

3. 原属国的界定：首先为真实、有效工商业营业所的联盟国；其次如无营业所，则有住所的国家即为原属国；最后，如果无住所，则国籍所属国为原属国21. 《巴黎公约》第六条之五(A)款第(2)项规定，原属国系指申请人设有真实、有效的工商业营业所的本联盟国家；或者如果申请人在本联盟内没有这样的营业所，则指他设有住所的本联盟国家；或者如果申请人在本联盟内没有住所，但是他是本联盟国家的国民，则指他有国籍的国家。。 需注意的是，为促进国际贸易的发展，《巴黎公约》对原属国的界定并未采国籍优先，而是以工商营业所为先。

4. 适用前提：商标已在原属国获准注册，并且在其他缔约国申请注册之标志原则上应与原属国已注册的完全相同。但如有些微改变，且未改变显著特征，不影响与原属国已注册商标统一性的，亦可注册22. 《巴黎公约》第六条之五(C)款第(2)项规定，商标中有的构成部分与在原属国受保护的商标有所不同，但未改变其显著特征，亦不影响其与原属国注册的商标形式上的同一性的，本联盟其他国家不得仅仅以此为理由而予以拒绝。同条(D)款规定，任何人要求保护的商标，如果未在原属国注册，不得享受本条各规定的利益。。

5. 除外情形：如果商标申请人依据原属国已注册商标请求原样保护，那么只有在下列情形中才能予以驳回：除非商标侵权他人的在先权利、缺乏显著性以及违反道德或公共秩序（特别是具有欺骗公众的性质者）23. 《巴黎公约》第六条之五(B)款规定，对本条所适用的商标既不得拒绝注册也不得宣布注册无效，但下列情况除外：(1)商标具有侵犯第三人在被请求给予保护的国家的既得权利的性质的；(2)商标缺乏显著特征，或者完全是由商业中用以表示商品的种类、质 量、数量、用途、价值、原产地或生产时间的符号或标记所组成，或者在被请求给予保护的国家的现代语言中或在善意和公认的商务实践中已经成为惯用的；(3)商标违反道德或公共秩序，特别是具有欺骗公众的性质。这一点应理解为不得仅仅因为商标不符合商标立法的一项规定即认为该商标违反公共秩序，除非该规定本身系与公共秩序有关。。 在满足上述例外条件的情形下，即按照本国法正常适用，忽略原样保护原则，拒绝对已在原属国注册的商标予以注册；反之，申请人可以利用原属国的注册，而且要求适用超过申请国国内法所规定的国民待遇，直接适用本特殊原则24. [奥]博登浩森：《保护工业产权巴黎公约指南》，汤宗舜、段瑞林译,中国人民大学出版社2003年版，第72页。。

为了使得原样保护原则得以适用，对排除其适用的三种例外情形，成员国不能做扩大解释。如果成员国任意扩大解释“违反道德或公共秩序”的条款，以规避原样保护原则的适用，那么该原则存在的意义就得架空，甚至会损害以该原则为基础之一所构建的《商标国际注册的马德里协定》注册体系。因为原样保护原则适用的前提之一是在原属国已获注册的商标，为了做好国际注册的衔接，《马德里协定》明确规定了原属国证明商标已获注册的义务25. 《马德里协定》第三条第（一)款规定，商标原属国的主管机关应证明该申请的内容与国家注册簿中的内容相符，并注明该商标在原属国的申请和注册日期与号码，以及国际注册的申请日期。。因此，成员国对限制原样保护原则适用的情形进行扩大解释有违《巴黎公约》的精神，必须限制在应有含义的范围内。

6. 适用对象：标志本身。原样保护原则针对的是商标标志本身，不能扩大适用范围，这体现在公约的沿革方面上。《巴黎公约》1883年的原始文本第6条就规定了原样保护原则，最后议定书第4款将其解释为“适用于商标所据以构成的标记”。在1991年华盛顿修订会议上，有国家提出删除最后议定书的内容，直接在公约中加入一条新规定“上述规则适用于商标是就其构成标记而言的”，其他成员国均没有反对。虽然最后议定书的规定遭到删除，并且新规定亦未加入，但是WIPO国际局编著的用以解释公约适用的《权威指南》明确重申“不能认为适用范围已经改变”，华盛顿第二次全体会议所做的保留条件更是清楚地指出“该规定仍然只涉及商标所据以构成的标记”26. 同注释24，第73页。。因此，不能将适用范围扩大至商业标记外的使用行为上。

7. 适用范围：《巴黎公约》的签字缔约国。原样保护原则是《巴黎公约》对商标申请的特殊规定，因此，缔约国有义务对请求原样保护的商标申请人进行审查，并且在不违背《巴黎公约》第六条之五(B)款规定的三种例外情形的基础上，对商标申请予以注册。然而， 对非《巴黎公约》缔约国而言，原样保护原则并不适用。

以欧盟为例，虽然其大多数成员国皆为《巴黎公约》的缔约国，但是欧盟本身是个独立的组织，并非在公约上签字的缔约国，因此即便是依据马德里体系向欧盟申请欧共体商标，提起原样保护的请求并无多大意义，这在已发生的判例中已有体现。在“大众汽车”案中，欧洲内部市场协调局（OHIM）明确地指出，必须有原属国的商标申请是《马德里协议》的必要特征，也是《马德里议定书》的固有特征，二者构成的马德里体系赋予商标管理部门自由地根据其法律规定，拒绝商标注册的申请，并不受商标已在原属国注册的约束。因此，上诉人依据《巴黎公约》请求原样保护在此并不具有相关性，不能仅以商标已在原属国获准注册就要求欧共体对其商标批准注册27. Volkswagen AG's Application (R1306/2007-4), 2007 WL 5116800, [2008] E.T.M.R. 50 (OHIM (4th Bd App), Nov 06, 2007).。 何况OHIM在之前的判例中就已明确地指出，对于已在其他国家获准注册的商标，如果欧共体认为该商标不具备可注册性，那么完全没有义务对其批准注册28. Streamserve Inc v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) ( T-106/00) [2002] E.C.R. II-723 at [67].。 在“COMPLETE”案中，OHIM更是明确地提出“欧共体并非《巴黎公约》的签字成员国，因此不具有赋予原样保护的义务，欧共体对商标的可注册性有自己专门的规定，即依照《欧共体商标条例》的规定申请注册”29. Procter & Gamble Company's Application (Complete)0 v Office for Harmonization in the Internal Market (Third Board of Appeal)2, (Case R 116/1198–3)3[December 15, 19981].。 可见，非《巴黎公约》成员国完全可以依照自己的规定判断商标的核准与拒绝注册。

8. 适用不足：原样保护原则缺少具有治外法权的保障执行机构30. See Edward J. Kania, International Trademark and Copyright Protection, 8 Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. 721 (1986).。 作为国际公约，《巴黎公约》制定WIPO作为其管理机构，而未指定实施公约的执行机构。

（二）德国对原样保护原则的司法适用

我国与德国同为传统大陆法系国家，立法体例接近，尤其是在商标法立法上，对商标注册同样区分了绝对禁止注册事由与相对禁止注册事由31. 《德国商标法》第8条规定了驳回商标注册的绝对事由，第9条则对驳回商标注册的相对事由做出了规定；我国2001年《商标法》第41条、2013年《商标法》第44条和45条分别皆规定了驳回注册商标的绝对事由和相对事由。。 此外，我国《商标法》的“不良影响”条款对应的是《德国商标法》第8条第（2）款第（5）项的“违背公共政策和普遍接受的道德原则的商标”，二则皆在公序良俗的范畴内。因此，德国的司法实践对我国具有较大的可参照性。对于原样保护的司法适用，德国通过一系列判决对其进行了细化，对我国颇具启示。

1. 《德国商标法》对商标可注册性与《巴黎公约》不一致时，适用原样保护

1994年前的《德国商标法》第4条规定了禁止作为商标注册的标记，其中该条第（2）款第（1）项规定“完全由数字或字母构成的标记不得作为商标注册”，这与《巴黎公约》的规定不一致，后者并未禁止纯字母或数字构成的商标之注册。该条制定的目的在于，应当将这些难以具备显著性的标记遗留给公众所使用。由于《巴黎公约》其他成员国亦未禁止该类标志的注册，造成的结果是商标申请人在其他国家获准注册后，向德国就相同标志申请注册时却遭到德国专利局的驳回，申请人往往依据原样保护原则向德国法院寻求救济。在这样的背景下，德国法院判决了一系列案件。

在“FE”商标案中，德国联邦最高法院首创了原样保护原则的司法适用。该案的原告在法国获准注册涉案商标后，又向德国商标局申请注册“FE”的字母序列商标，在遭到德国专利局驳回和联邦专利法院判决维持后，上诉至德国联邦最高法院。德国联邦最高法院认为，纵然《德国商标法》第4条第（2）款第（1）项规定了字母序列商标注册的绝对禁止事由，但是符合“原样保护原则”的商标并不在禁止范围之内，对于一项来自《巴黎公约》缔约国的国际注册商标，德国应予以注册。本案唯一需要考虑的就是，商标的个体形态是否具备显著性以及是否应留于公众使用。最后，德国联邦最高法院判决涉案商标应予注册32. BGH of April 5, 1990 - IZB 7/89; GRUR Int 46 (1991) (FE).。 此外，在“ST”案中，德国联邦最高法院认为，对于享有“原样保护”的商标，唯一的拒绝注册理由即为商标缺乏显著性或者申请商标对于所注册商品分类而言已进入公有领域，任何人可自由使用。仅仅是将“字母序列标记应为公众自由使用”的抽象理念并不足以构成《商标法》第4条（2）款第（1）项的绝对禁止事由，因此，涉案商标应予注册33. BGH of May 31, 1990 - IZB 6/89; Bl.f.PMZ 430 (1990) (ST).。

应当指出的是，由于《德国商标法》的该条规定违背《巴黎公约》，同时为与欧盟其他成员国规定一致、完成《欧盟协调商标立法的一号指令》的国内法转化，德国在1994年修改了《商标法》，并于1995年1月1日开始实施。新修订的《商标法》删除了“对纯字母或数字构成的标记不得作为商标注册”的规定，并明确规定了禁止商标注册的绝对理由和相对理由。因此，自1995年起，几乎没有再发生对纯数字或字母构成的标记在德国请求原样保护的判例。

2. 原样保护原则与国民待遇原则的衔接：对外国国民与本国国民等同适用

正如博登浩森所指出的那样，原样保护原则天然地赋予外国国民“超国民待遇”，由上述案件便可窥知。其他缔约国国民可依据原属国的注册商标，依据原样保护原则在德国获准注册，然而德国国民就纯数字或字母标记申请商标却遭到驳回。换言之，外国国民较德国国民而言，就享受了超国民待遇。德国法院注意到了这点，因此通过援引宪法中的平等对待原则，认定“原样保护对外国国民与德国国民等同适用”。

德国联邦专利法院在“GG”案中进一步明确了原样保护原则的适用，其指出，关于字母上商标的“原样保护”必须同样对本国申请人申请字母序列商标予以适用。如果对来自《巴黎公约》其他缔约国国民根据“原样保护”申请的字母商标予以注册，而对德国国民的字母商标申请不予注册，会违反德国宪法的平等对待原则34. BPatG of November 8, 1991 - 24 W (pat) 412/90, GRUR 395 (1992) (GG.)。 在“UHO”案中，德国专利局赞成对仅由字母构成的标记不予注册的传统做法，因此驳回了涉案商标的注册申请。专利局认为，法理学和法学文献已经承认了将字母和数字保留给公众使用的需要，因此仅有字母构成的标记一般不予注册，除非这些字母构成的词语可发音。申请人对此判决提起上诉，并请求依据“原样保护原则”予以保护。第24届专利法院全体成员推翻了该判决，在参考最高法院在“FE”和“ST”等案件中对外国申请人赋予原样保护的判决后35. See 83 TMR 1190 (1993).，得出“如果对德国申请人与请求原样保护的外国申请人区别对待，将导致不公平待遇”的结论36. BPatG of June 11, 1993 - 24 W (pat) 279/90), Mitt 305 (1993) (UHQ).。

原样保护同样适用于德国国民的经典判例为“11ER”案。在该案中，德国国民提请注册“11ER”商标，德国第28届联邦专利法院全体议员认为，应对《商标法》第4（2）条作严格解释，即该条禁止的是单纯由数字或字母构成的商标，而不包括二者的组合。此外，对该条的解释还应当与《巴黎公约》和《欧盟协调商标立法的一号指令》37. 该指令要求欧盟各成员国商标立法应尽量接近。See 89/104/EEC.相一致，以上两条约并不要求成员国禁止注册纯数字或字母商标，规定对《商标法》第4（2）条的宽泛解释，会导致德国商标申请人与援引“原样保护”原则的外国申请人造成不公平的差别待遇，因此授权“11ER”予以注册38. BPatG of March 25, 1992 - 28 W (pat) 153/90, Bl.f.PMZ 65 (1993) (11ER).。

值得一提的是，等同适用原样保护的判决在解决了一系列问题的同时，也在发生微妙的转向。德国第31届联邦专利法院全体议员并未遵循第24届和第28届的认定，即同样的注册要求应当对德国国民与外国商标所有人平等适用39. BPa&G of November 8, 1991 - 24 W (pat) 412/90, GRUR 395 (1992) (GG); BPatG of March 25, 1992 - 28 W (pat) 153/90, Bl.f.PMZ 65 (1993 (11ER).。 第31届认为，对德国商标申请人施加严厉的注册审查标准并不会构成不公平待遇。因为，对外国商标所有人依据“原样保护”条款提起的注册申请，能否获批取决于所在原属国注册商标的有效性，因此，只提供一个有限的保护范围40. BPatG of August 31, 1992 - 30 W (pat) 250/91, Bl.f.PMZ 164 (1993).。

3. 如果符合除外情形，即便请求原样保护，也不予注册

原样保护原则并不会损害各国商标法对商标显著性的要求，何况《巴黎公约》本身就对不具备显著性或违反公共利益的标志拒绝注册。在“COMPUTER ASSOCIATES”案中，原告申请将涉案商标注册在计算机软件和使用手册类别中，遭到德国专利局的驳回。德国联邦专利法院复审了此案，因商标的含义是计算机辅助工具，将其认定为描述性商标，而且现有证据表明，该商标并未建立第二含义。即便该商标已在其他国家或地区获准注册，也不能依据原样保护原则得到注册41. BPatG of April 13, 1993 - 24 W (pat) 229/91, Mitt 20 (1994) (COMPUTER ASSOCIATES).。 在“PREMIERE”案中，德国联邦专利法院认为，由于PREMIERE一词常用于市场上首次展示或发行商品的广告中，因此认定涉案商标不具备显著性，因此驳回了将其注册在油漆、涂料等商品上。原告不服，提起上诉。德国联邦最高法院认为，涉案文字除用于首次展示或发行商品的广告中外，还常常用于电影、歌剧等的首映，纵然涉案商标并不具备直接描述性，但公众有使用涉案文字的需要。此外，原告提出涉案商标即便在法语中是一个通常词汇，但已在法国获准注册，德国联邦最高法院认为，PREMIERE一词已成为德语的一部分，因此出于德国贸易和消费者利益的考量，原样保护原则并不适用42. BGH of May 27, 1993 - I ZB 7/91, GRUR 746 (1993) (“Premiere”).。

在“MADE IN PARADISE”案中，德国联邦专利法院维持了德国专利局驳回涉案商标的裁定，原告依据在先已在法国获准注册的商标，向法院请求依据《巴黎公约》第六条获得“原样保护”。法院认为，涉案商标并不具备显著性，因此应为公众所自由使用。依据巴黎公约第五条和第六条（B）款（2）项的规定，应驳回注册。如果为描述性标记或者在对外贸易中使用，那么外国名称在德国就应被拒绝注册。然而，对于涉案商标，法院认定该商标为对产品的评论，而且作为一句广告语，并不会区分产品的来源，何况商标申请人自身也只是将该广告语与某标记联系使用。虽然涉案商标已在法国获准注册，但是这句广告语并不足以使涉案商标具备德国商标法意义上的显著性43. BPatG of March 24,1992 - 28 W (pat) 56/92, GRUR 217 (1994) (MADE IN PARADISE).。

4. 原属国商标已获注册的时间点：商标注册申请的任何阶段，包括诉讼阶段

原样保护原则要求申请商标已在原属国获准注册，但对于获准注册的时间点是应当在向其他国家递交商标申请之日前，还是也可以在该申请国正式获准注册前，《巴黎公约》并未作出规定。对此，德国的司法实践认为，只要在广义的申请程序中获得注册即可，包括对专利局决定不服提起诉讼的程序，并不仅局限于向专利局提起商标注册申请之日前已获准。在具有三维效果的数字“8”图形商标案中，原告向德国商标局申请注册，专利局依据《商标法》第4条第2款第1项予以驳回。原告不服，向联邦专利法院起诉，并主张依据原样保护要求对涉案商标予以注册。在上诉期间，原告的商标在美国获准注册，并进一步在法国和奥地利获准。然而，专利法院以涉案商标中的数字8具有指示商品数量的功能，不具备显著性，因此拒绝注册。德国最高法院在上诉中认为，立体数字8是数字与三维形状的结合，而且在上诉期间该商标已在原属国获得注册，因此应当得到原样保护。此外，该商标在德国的申请没有主张在他国申请的优先权，与请求原样保护并无关系，因为《巴黎公约》并未规定请求原样保护必须在商标申请中主张原属国的优先权44. Fullkorper (Packaging Material) Trade Mark Application, Re, 1997 WL 1105475, [1997] E.T.M.R. 431 (BPG (Ger), Jul 06, 1995).。 对于原样保护请求的拒绝注册，必须符合《巴黎公约》第六条之五的情形。

此外，在德国联邦最高法院审理的“Z-TECH”案中，原告在澳大利亚与第1商品分类上注册了涉案商标，因此又向德国申请注册。德国联邦最高法院认为，在商标注册申请程序的任何阶段，申请人都可援引《巴黎公约》第六条之五的“原样保护”，甚至是在德国联邦专利法院的上诉程序中45. BGH of July 4, 1991 - IZB 9/90, GRUR 839 (1991) (Z-TECH).。

综上，德国在司法实践中细化了原样保护原则的适用，将该原则的适用对象限制在标志本身，并确定了在与《巴黎公约》对商标可注册性不一致时适用原样保护原则、对德国国民与外国国民等同适用、适用原样保护并不损害以显著性为中心的商标注册要件、以及原属国商标获准注册可在包括诉讼程序在内的整个申请程序都有效的具体标准。这无疑对原样保护原则在中国的适用带来了可供直接借鉴的启示。

四、原样保护原则在中国的适用分析

（一）中国司法实践对原样保护原则的长期忽视

我国历来长期忽视对来自原属国的商标给予原样保护，司法实践中将商标地域性原则推上神坛，而在商标授权确权案件中，很少考虑在其他国家获准注册的现实，这在“XO”案中得以明显体现。在该案中，朗姆酒公司主张申请商标已在多个国家注册，该事实足以说明申请商标不会使消费者对其所使用的商品产生误认，不会产生不良影响。对此，法院认为，首先鉴于商标法具有地域性，申请商标在其他国家注册的事实不会影响到依据我国商标法对申请商标是否具有可注册性的判断。46. 北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2307号行政判决书。可见，法院过分夸大了商标地域性，忽略了原样保护原则对地域性的平衡。当然，在该案中，朗姆酒公司并未依据《巴黎公约》第六条之五请求原样保护。考虑到我国法院对原样保护认识的欠缺，即便是原告提请原样保护，判决结果并不太可能因此而发生转变。

（二）原样保护原则在我国的适用

作为《巴黎公约》的当然签字成员国，我国并未对第六条之五的规定声明保留，因此中国自有履行该公约项下赋予原样保护的义务。此外，我国《商标法》第十条第一款的规定与《巴黎公约》第六条之五（B）款的规定一致，二者均将是否违背道德和公共秩序的判断对象限定在标志本身。欺骗性标志指向的也是标志本身，并且指向的是所指代的商品或服务的性质、质量或产地来源方面，与特定主体无关。因此，“不良影响”条款本身并未违背《巴黎公约》的规定，自无《民法通则》第142条第2款的转介适用47. 我国《民法通则》第142条第2款规定，中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同中华人民共和国的民事法律有不同规定的，适用国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。。 司法实践的异化属于对“不良影响”条款的扩张适用，然而《巴黎公约》的原样保护条款严格限制对“违背道德和公共秩序”进行扩张解释，否则具有不同文化背景的各成员国对商标可注册性要件定会做出差异甚大的规定，使得同一商品或服务的提供主体在不同国家无法使用同一商标，反过来损害广大消费者利益。基于此，“不良影响”条款的适用对象应仅限于商标本身，欺骗性标志也应回归于商品性质、质量和来源方面。

应当指出的是，原样保护原则在中国的适用需说清两个问题。第一，适用主体问题。以《巴黎公约》为代表的知识产权国际公约之缔结目的，在于保证成员国对来自其他缔约国国民的工业产权给予符合《巴黎公约》规定的最低程度保护，而对于成员国如何保护自己国民的工业产权，原则上与《巴黎公约》并无关系。因此，从主体上来说，原样保护原则适用的情形原则上为商标申请国外的其他缔约国国民，何况原样保护原则本身就允许超国民待遇。但是德国联邦最高法院通过解释宪法中的平等对待原则，从而将本国国民也纳入原样保护的范围内。具体到中国，我国《宪法》第33条第2款规定“中华人民共和国公民在法律面前一律平等”。正如上文所述，《巴黎公约》原样保护条款并未采用“国籍优先”原则，而采工商业营业所优先。因此如果中国国民在他国有工商业营业所，在该国申请商标后，又将相同标志在中国提请商标注册，自然可申请原样保护。此时，较在他国无工商营业所的中国国民而言，自然拥有超国民待遇，造成的结果是，《商标法》对中国国民而言就存在了差别待遇，违背《宪法》的平等原则。此时，若仿效德国司法实践做法，将原样保护同样适用于中国国民，此种差别对待自然不复存在。此外，从《商标法》对本国国民和外国国民应同样解释和适用的角度考量，也应将原样保护原则适用于中国国民48. 参见魏立舟：《〈巴黎公约〉告诉你：为什么“微信”案判错了？》，载智合东方网：http://zhihedongfang.com/ article-8921/，2015年4月27日访问。。 此外，这种法律条文解释与适用必须限定在同一对象上，以“不良影响”条款为例，绝不能将其用以评价本国国民的商标使用行为，而遇到来自原属国的商标注册申请时，又以商标标志本身是否“违反社会主义道德或具有其他不良影响”进行评判。

第二，是否破坏我国商标地域性问题。诚然，作为《巴黎公约》基本原则的地域性原则是尊重各国主权的体现，理应备受尊重。但是，原样保护条款并非对商标地域性的破坏，而是一种平衡。原样保护的除外情形正是商标地域性的体现范围，各国在除外情形的基础上，可规定商标注册的要件，但必须限于标志本身，并严禁扩大解释，这是《巴黎公约》规定原样保护的初衷和底线。

五、结论：原样保护原则下“不良影响”条款适用的理性回归

基于以上论述，“不良影响”条款的适用应回归于标志本身，并禁止扩张性适用，这是《巴黎公约》第六条之五的底线。此外，将未夸大宣传的欺骗性标志纳入“不良影响”条款调整范围中，是对《巴黎公约》的违背，此时应优先适用原样保护。欺骗性标志本身指的是商品或服务的性质、质量和产地，而与主体无关。在此基础上反观“微信”商标案，可见“微信”二字本身并不具备不良影响。法院以创博亚太公司获准注册可能会导致公众的误导为由，并依据“不良影响”条款驳回其注册申请。49. 参见北京知识产权法院（2014）京知行初字第67号行政判决书。言下之意是腾讯公司获准注册即不存在误导，这种区分主体而非聚焦标志本身的判断实际上是对欺骗性标志的误用，有违《巴黎公约》第六条之五的规定。因此，“微信”商标的授权确权应在遵循先申请原则的基础上，做出符合公众预期的决断。

Alienation and Regression: The Application of ‘Adverse Effects’ Clause under the Principle of Telle Quelle

The clause of “Adverse Effects”, provided in Article 10.1(8) of the Trademark Law, has been wrongly applied to marks being likely to cause confusion through using and even deceptive marks without being exaggeratively disseminated, both of which have violated the Paris Convention. The principle of “telle quelle” has been specially provided in Article 6quinquies of Paris Convention, of which the scope is limited to marks themselves and cannot be expanded. Member states of the Union are obliged to protect a mark duly registered in the country of origin unless otherwise provided. The legislative system of German Trademark Law is very similar to that of China, and the judicial practice of German further developed “telle quelle” provision which is also applicable to domestic citizens. China may take advantage of German experience when applying the principle of “telle quelle”. Besides, China shall narrow the scope of “Adverse Ef f ects” to the marks themselves and exclude its application to deceptive marks that shall also be limited to nature of goods or service, quality and place of origin.

Adverse Ef f ects; Trademark Authorization; Telle Quelle; Paris Convention

刘建臣，华东政法大学硕士研究生。