对“变相生产制造外观设计专利”规则的反思

文/孟斌/北京市第一中级人民法院 清华大学法学院

对“变相生产制造外观设计专利”规则的反思

文/孟斌/北京市第一中级人民法院 清华大学法学院

司法实践中，回收利用外观设计产品再次商业使用的行为，被认定为变相生产制造行为，不适用权利用尽。这种例外做法，将专利保护延伸到产品流通领域，既阻碍了专利产品的再次流通，也会导致权利用尽体系的不统一。既打破了专利权人、消费者与市场利益的平衡，也警示我们，对个案突破保护必须保持足够警惕，注重个案与规则体系的协调。

外观设计；权利用尽；回收利用；变相生产制造

一、变相生产制造外观设计专利行为释义

变相生产制造外观设计专利行为，是指以生产经营为目的，回收已经在市场上流通过的受外观设计专利保护的产品，其行为性质当前一般认定为制造生产外观设计专利产品，不适用权利用尽原则。这一观点在司法实践中被广泛接受，成为了外观设计权利用尽的一种例外规则。

变相生产制造外观设计专利行为的观点，最早出现于鞠爱军诉武城古贝春案（下简称“古贝春案”）中1。古贝春案中，鞠爱军是外观设计专利权人，将外观设计专利独占许可给银河酒业公司，古贝春酒厂通过回收酒瓶盛装自己生产的古贝春酒。一审法院认为“回收与此种设计相同或近似的酒瓶并作为自己同类酒产品的包装物是以生产经营为目的的生产销售行为，已突破了专利产品合法购入者使用的内涵，而成为一种变相的生产制造外观设计专利产品的行为”，即便进入流通领域酒瓶外观设计权利亦不用尽，再次商业使用受外观设计保护的酒瓶属于侵权行为。

尽管古贝春案的结论在二审被推翻，二审法院认为鞠爱军在将专利许可他人使用后，产品一经销售鞠爱军与被许可人均已获得了收益，权利已经用尽。购买者再使用或销售专利产品，不论二者是否相似，都不构成侵犯专利权2.参见（2000）鲁经终字第339号判决书。。 但古贝春案提出具有创造性的“变相生产制造外观设计专利”观点，却被我国司法实践广泛接受3.如（2010）豫法民三终字第85号判决书，（2010）川民终字第20号判决书，两案分别为河南与四川高院作出的判决，均直接表述了“变相生产制造外观设计专利”的观点。。 在随后发生的多起类似纠纷中，均直接使用了这一观点。如著名的鲁湖酒厂与四川省绵阳市丰谷酒业上诉案（下简称“鲁湖酒厂案”）4.参见（2010）川民终字第20号判决书。与王屋山黑加伦饮料有限公司与河南维雪啤酒集团上诉案（下简称“黑加伦案”）5都吸收并坚持了该种观点。

目前以生产经营为目的再次使用旧外观专利产品的行为，被认定为“变相生产制造”行为不适用权利用尽，已经成为了司法实践中主流的观点。从我国多地判决来看，支持该观点的理由主要有三种6.笔者所概括上述三种观点普遍存在于该类案件判决中，具体论述可参见武贝春案、黑加伦案、鲁湖酒厂三案的一、二审判决。：第一，思想与表达二分法。外观设计是一种智力成果，具有无形性，瓶子所有权的转移并不意味着外观设计专利权的丧失。回收人尽管可以获得了产品的所有权，但外观设计专利权人仍然保留着抽象的专利权。第二，“完整商品论”7.参见（2010）川民终字第20号判决书，该案中提出了所谓的外观设计专利与产品整体才能称为完整商品的观点。7。该观点认为权利用尽所指的产品是完整商品，外观设计与产品一起才能构成完整商品，外观设计自身不是独立的完整商品。以酒瓶与酒为例，酒瓶的目的是包装酒，因此酒瓶只有与酒在一起才能发挥功能，才能构成完整商品，酒瓶连同酒一起转售、使用的行为才符合权利用尽所称的“商品”，单独酒瓶权利并不用尽8.参见该案一审判决（1999）济知初字第57号判决书，（2010）豫法民三终字第85号判决书，（2010）川民终字第20号判决书。。 第三，外观设计产品的独立美感。外观设计具有独立的美感，其功能是为了包装商品，使商品外形美观易于识别。而外观设计产品被回收再利用于包装其他产品，属于利用了外观设计的美感，形成自己商品外观的特征优势，这种行为已突破了专利产品合法购入使用的内涵。

二、变相生产制造外观设计专利规则的成因与消极后果

（一）变相生产制造外观专利规则的成因分析

变相生产制造外观设计专利规则，主要涉及回收外观设计专利产品的行为性质与法律后果。该规则的出现在外观设计专利领域，与外观设计专利自身的特点密切相关。其一，外观设计与商品的相对独立关系。外观设计通常不具备产品的功能与实际用途，其主要的作用在于装饰与美化产品，因而外观设计通常附属于特定的商品并与该商品作为整体一起销售。但当商品被消费者使用后，外观设计产品仍然可能单独存在，此时它具有独立的地位，并可以继续在市场上流通。从物权的角度看，就是外观设计与商品原本是两个不同的物，但因为商业销售的需要，而进行的组合。但进入市场流通后，相当一部分外观设计产品自身又可以成为具有独立权属与独立价值的物。

其二，外观设计产品自身的美感与独特价值。目前，外观设计专利产品除了实用功能外，自身的美学价值也在不断提升，使得它们自身具有了独特的艺术价值与商业价值。更为重要的是，优秀的外观设计一定程度上具备了商标的功能，通过市场培育与商业宣传，商品可以与外观设计之间形成对应与指向关系，使得外观设计一定程度上能够作为识别商品来源的一种标识。因此外观设计产品客观上可以成为单独的物，并具有自身独特的美感与价值，这是其能够被回收再次流通的先决条件。

变相生产制造规则作为权利用尽例外，具有一定的消极后果，比如极易扩张到所有能够与原产品分离、具有独立存在价值的外观设计专利产品中。

（二）变相生产制造外观专利规则的消极后果分析

1、专利权过于垄断并阻碍产品的流通

权利用尽旨在合理地限制专利权人的垄断地位，降低交易成本，确保商品流通，避免专利权人过于垄断反复获利。就外观设计专利而言，如果专利权人对进入流通领域的产品仍有控制力，这就意味着权利人从产品的每一次产品流通中都能够获利，这与权利用尽的制度目的背道而驰。从司法实践发生的案件看，被判定侵权后，都会被判决禁止使用外观设计产品，这就阻碍了外观设计专利产品的市场流通。专利权人仍可以控制流通后的产品，意味着使用流通后的专利产品，依然需要获得许可，需要向专利权人支付费用。同时，实践中也很少有外观设计专利权人自行回收外观设计产品，如果再禁止他人回收使用无疑是一种巨大的浪费。因此，法律限制对外观设计专利回收行为会极大阻碍产品的流通，过度扩张权利人的垄断权。

2、权利用尽例外的扩张

外观设计最常见的纠纷就是外观设计产品与原有的商品分离后再次利用的行为，这种行为都具有商业目的，因此变相生产制造行为非常容易扩张。按照现行司法实践的标准，所有的外观设计专利一旦与产品分离都将无法再次利用，近年来的司法判例也都判定再次利用行为构成侵权。如实践中发生的酒瓶与酒、饮料瓶与饮料、芯片与芯片容器等纠纷，结果如出一辙。此类案件法院在认定过程中基本都延续了相同或类似的逻辑推理过程，即首先从功能上认定外观设计是为了包装产品的，仅具有流通功能，只有与商品结合才能构成“完整商品”。其次，否定二次利用行为的流通性质，而认定一旦外观设计与原商品脱离用于其它产品就形成了新的产品，这一行为就构成了“变相生产制造行为”，不适用权利用尽并构成侵权。这种理念支配下，变相生产制造行为作为权利用尽例外，极易扩张到所有的能够与原产品分离、具有独立存在价值的外观设计专利产品中。权利用尽是对专利权的限制，是专利权人对专利产品流通控制权的丧失，在该类案件中不应拘泥于“回收”或“生产制造”等词语的文意。

3、导致多专利产品权利用尽的不确定

外观设计专利与特定商品一起销售的行为，实质上与多专利产品销售的情形相似。如果外观设计因为自身的辅助性，且可与产品分离等原因不适用权利用尽，那么推而广之对于多专利产品中具有辅助性、可分离或可重复使用的专利也应当不适用权利用尽。这一点无疑是非常具有争议的，尤其是当外观设计专利产品与多专利产品一同销售时。如假定一个芯片产品包含两个技术专利与一个外观专利，其一个技术专利具有核心的功能，另一技术专利仅具有辅助功能。按照我国现行规则该产品销售后外观设计权利并不用尽，而处于辅助功能的技术专利权是否也用尽，还是部分专利权利用尽部分不用尽，就存在很大的疑问，但是可以肯定的是多专利产品部件的再利用行为可以类推适用“变相生产制造行为”规则。因而笔者认为现行司法实践中关于外观设计权利用尽的做法，可能导致多专利产品权利用尽的不确定性，并可能引致权利用尽体系的混乱。

三、变相生产制造外观设计专利规则中的几点错误

（一）对两分法与权利用尽的误读

我国司法实践中所论述的外观设计具有抽象性，实体外观设计专利产品的转移并不会导致专利权的丧失，因而无法适用权利用尽，这一论述对知识产权两分法与权利用尽制度之间的关系存在误读。外观设计具有抽象性，外观设计产品的转移并不意味着专利权随着转移或消灭是正确的。因为实体物的所有权与专利权源自不同的法律体系，消费者尽管获得了专利产品，但专利权仍归专利权人所有。但如果据此推论认为销售后的产品因有专利权，权利不用尽则属错误。因为权利用尽本身就是对专利权的限制，而不是对专利权的否认，我国就将权利用尽规定为一种侵权抗辩事由，事实上正因为存在专利才会存在权利用尽的问题。权利用尽制度的本旨不是权利的消灭，而是专利权人对专利产品流通控制权的丧失，即专利权人不得依据个人的权利控制专利产品的后续流通。从权利用尽的构成要件看，其目的也仅是规制权利人将专利产品首次投放市场后的使用、销售等行为，也正因此在美国权利用尽又被称为“首次销售原则”。因而权利用尽本身正是建立在专利权存在的前提下对其进行的限制，9.我国实践中发生的多是瓶子外观设计，事实上瓶子是普通的包装，也可以是外观设计专利，甚至可口可乐的瓶子还申请了商标，《建立工业品外观设计国际分类的洛迦诺协定》也将瓶子独立列为外观设计的一类。我国司法实践中认为二分法导致专利权不随产品所有权转移而转移，并据此认为专利产品上存在的专利权受法律保护且不适用权利用尽，这无疑偏离了权利用尽的制度目的。

（二）“完整商品论”的对法律规范与生活常识的背离

“完整商品论”是不支持外观设计的核心观点之一，该观点认为外观设计产品仅具有包装流通产品的功能，仅能与特定商品在一起才能构成权利用尽中的产品，分开就不是独立的完整的商品。这一做法最大的缺陷在于否定了外观设计的独立性，而且没有分清产品与外观设计专利之间的关系。首先，根据我国《专利法》第二条第四项的规定,“外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”。也就是说产品外观设计本身就是产品的一部分，在首次销售后就权利就已经用尽。外观设计不同于产品包装，而“完整商品论”则正是混淆了外观设计与商品包装、装潢9。实践中有些包装是可以受到外观设计保护的，常见的如古贝春案中的酒瓶既是包装，也是外观设计专利，但一旦包装受到外观设计的保护就应当适用专利法的规则。其次，从商品对价与一般理性人的标准看，消费者在购买商品时，实际上支付的是商品与外观设计的对价，所以即便如“完整商品论”所言单独外观设计不是权利用尽意义上的商品，但消费者在实际消费时已经支付了对价，无论专利权人还是销售者都已经实现了收益，不宜认定外观设计专利产品权利不用尽。结合一般人生活经验看，社会生活中消费者在购买时，必然将产品作为一个整体购买，而不会认识到购买了一个商品与一个外观设计产品。“完整商品论”将一个商品强行区分，既否认了外观设计产品的独立性，也与生活实际不符。

（三）违背权利用尽的普遍性与法律解释的一般规则

权利用尽是专利法的一项基本制度，效力具有普遍性。美国发生的著名的Quanta Computer, Inc.v.LG Electronics, Inc.案10.参见QuantaComputer,Inc.v.LGElectronics,Inc.,553U.S.617(2008)。就讨论过权利用尽是否具有普遍性的问题。该案中主要涉及方法专利是否因其特殊性，不适用权利用尽的问题。但最终这种观点还是被法院否定，该判决中阐述到，美国从来就没有区分过方法专利与产品专利，相反方法专利因包含该专利的产品销售而权利用尽是美国法院的一贯做法。因而权利用尽在专利领域效力具有普遍性，因个别专利的特殊性而做出特殊区分，没有任何的依据。

回收利用外观设计专利的法律解释，笔者认为是一种预设了结果而进行的法律解释，这一解释看似合理的背后，实质上违背了法律解释的基本原则。一方面这种解释与文义解释的要求不符，将回收利用行为解释为生产制造行为，明显超越了“生产制造”一词的文意射程。根据《现代汉语词典》生产是指“用工具创造各种生活资料和生产资料”，制造是“将原材料加工成可供使用的工具”，因而生产制造是将原材料加工成为工具的意思，而回收则是“从已用过的产品或废品中对有用材料的收回”，二者在概念上明显不存在等同或包含关系。另一方面这种解释结果可能带来法律上的矛盾。如果按照我国司法实践中的解释方法与逻辑推理方式，所有的回收专利产品再利用的行为都可以定义为“变相生产制造行为”，而不单单是回收外观设计专利行为。同时如果延续这种推理与解释，其他专利产品的权利用尽也面临着法律适用的困境，尤其是对类似电脑等多专利产品部件进行回收再利用的行为，可能都会被认定为侵权。如此一来，权利用尽自身的适用，以及如何协调外观设计与其他专利权利用尽之间的关系都会成为问题。

（四）对权利用尽构成要件的无视

权利用尽作为一项独立的重要制度有其自身的构成要件，通常认为要适用权利用尽应当符合两个条件，即：专利产品投放市场、投放市场行为得到专利权人的许可【1】。因而要认定权利是否用尽，都必须考虑是否符合权利用尽构成要件。而从我国的司法实践来看在处理此类案件时，权利用尽构成要件这一核心问题毫无体现，“回收”、“生产制造”等词语的文意反而成了争议的关键。实践中无论对外观设计专利不属于完整商品的解释，还是将再利用行为扩张为制造行为的解释，无疑都是牵强不具有足够说服力的，究其原因就是对权利用尽构成要件的无视，给人一种先有结论后进行勉强论证的感觉。实际上司法实践中也有案件从权利用尽构成角度进行论理，如黄丽婵与李木吉专利侵权纠纷上诉案11.参见（2004）粤高法民三终字第173号判决书。，广东高院就认为，权利用尽是专利权人许可的投放市场行为，而不包括黄丽婵自行制造的行为，不属于权利人许可的行为，因而不适用权利用尽，圆满地解决了案件争端，也维持了权利用尽规则适用体系的连贯性。

四、外观设计专利产品售后保护方法分析

变相生产制造行为规则可能导致非常不利的后果，一方面它全盘否定了回收利用外观设计的行为，阻碍商品流通；另一方面也会对权利用尽制度本身产生负面影响。然而就如何应对外观设计回收再利用与外观设计权利用尽的问题，笔者认为首先，要明确外观设计作为专利领域的一项基本制度的普遍适用性，不能因为某种专利自身的特殊性或在市场、商品中的特殊地位而予以区别适用，这样既会降低规则适用的稳定性与可预见性，也会引致权利用尽规则体系的不确定性。

其次，在对外观设计的认识上应当区分外观设计与产品包装。产品包装与外观设计容易混淆，二者功能上也有相似之处，包装仅具有包装、流通、吸引消费者的功能，但是外观设计是为了美化商品，消除商品上的丑陋感而进行的形状、色彩与图案的组合设计，它本质上是商品外表的设计，根据我国法律属于商品的一部分。我们以苹果生产的iPad为例，iPad的盒装、图案属于包装，而其经典的斜边设计、轻薄外观等因素则属于外观设计专利【2】。

最后，在判断具体案件是否权利用尽时应从权利用尽的构成要件出发，从专利产品投放市场行为与投放行为是否得到了专利权人授权两个层面分析，而不应当过度拘泥于个案的特殊性。权利用尽的本质就是维护专利权人与消费者之间利益的平衡，如果专利权人已经在许可或投放市场行为中获得了经济收益，应当避免其对流通领域的产品再次获得控制权。

笔者认为司法实践中之所以确认外观设计脱离产品后权利不用尽，其本质目的是为了保护外观设计，制止非法回收利用行为。但这种做法过犹不及，将合理的利用行为也一并禁止了。实际上对于善意的回收利用外观设计专利的行为法律没有规制的必要，这种行为本身不会损害专利权人的权利，也不会对社会造成消极影响，一定程度上是节约资源有利社会的行为。实际上外观设计产品仍有以下可行的方法进行保护：

第一，明确表示外观设计产品售后禁止他人再利用的，可以不适用权利用尽。权利人可以在外观设计产品上明确写明禁止他人回收利用，以阻止个人外观设计产品被他人再次利用。专利权人明确关于售后禁止流通的意思表示可以导致权利不用尽，因为权利用尽的构成要件中要求产品流通必须是经过权利人的许可，也就是专利产品首次投放市场后的流通并不违背专利权人的意愿。如果专利权人明确表示禁止产品在某一领域流通或作出其他限制，后续的流通行为则会因为与专利权人的意愿相违背而禁止。实践中该种售后限制尽管仍存在争议，但如果售后限制未达到严重妨害自由竞争的程度，法律一般认可其效力12.该问题在美国亦有争议，如Mallinckrodt,Inc.v.Medipart,Inc.案，一审法院认为权利用尽，售后限制无效，但上诉巡回法院认为只要不严重妨害竞争，可以允许。售后限制究竟是否合法在美国仍存在很大争议，但并没有绝对地禁止。。

第二，其他权利保护方式。笔者已经在上文提到，随着商品经济的发展与外观设计功能的演变，外观设计在很大程度上具备了商品识别的功能，同时外观设计还可能在著作权、商标权领域得到保护。美国早在上个世纪五十年代就确立这一标准，对专利与版

对外观设计的保护，可以引入混淆与误认的标准，或寻求著作权、商标及不正当竞争方面的保护，认定为变相生产制造行为有“过度保护”之嫌。权提供立体的保护，如美国Mazer v.Stein案所述创作者将受版权保护的作品用于工业化时，作品并不丧失版权可保护性13.参见Mazerv.Stein,347U.S.201(1954)。。 如果外观设计权利用尽，有人恶意地利用外观设计“搭便车”，提高自己的市场认知度或试图混淆商品，专利权人可以获得著作权、商标或不正当竞争等方面的保护。因而外观设计的保护，仍然有其他途径选择。以“变相生产制造外观设计专利”规则，创设权利用尽例外禁止回收利用行为，尽管可以制止一些不当的再使用行为，但也会对合理的使用造成阻碍。

第三，判断回收的外观设计专利产品是否侵权，可以引入混淆与误认的标准。侵权认定中，侵权标准具有控制阀的作用，掌控着侵权与否的平衡。如我们上文提及，外观设计事实上具有部分商标功能，可以作为商品来源的标识，因而对于具备商标功能或者外观设计极为显著的产品，可以适度引入商标侵权的标准。如果以商业利用为目的回收旧的外观设计专利，再次使用可能导致消费者对产品来源产生误认与混淆的，可以予以禁止。而对于普通的外观设计，再次使用不会导致消费者误认，对消费者、专利权人权利均没有侵害的，均可以允许再次流通。

五、余论

我国司法实践中将回收外观设计专利产品，认定为变相生产制造行为的做法缺陷明显。它一定程度上反映了我国知识产权审判过程中的“过度保护”现象。个案审理中容易因过于关注特定案件表现出的特殊性而突破法律制度的普遍性，产生保护冲动。然而从外观设计产品回收利用产生的系列纠纷与解决路径选择看，个案反映出的问题，必须在整个法律规范体系中进行思考，在解决问题路径之间进行比较选择，否则就可能损害整个制度的稳定性。

REFERENCE DOCUMENTATION

【1】任军民.我国专利权权利用尽原则的理论体系【J】.法学研究, 2006(6):43.

【2】苹果获得iPad 2外观设计专利【EB/OL】【2012-12-30】.http://tech.sina.com.cn/it/2012-10-24/13577734638.shtml.