论美国对337条款技术标准要件的最新释义——基于计算机及其外围设备337调查案

常　雁

(机械工业信息研究院 情报研究所，北京 100037)



论美国对337条款技术标准要件的最新释义——基于计算机及其外围设备337调查案

常雁

(机械工业信息研究院 情报研究所，北京 100037)

摘要：美国国际贸易委员会关于计算机及其外围设备337调查案的判决开启了美国对337条款下“国内产业要件”技术标准要求的新时代，对其过去20多年来的政策作出了重大改变，转而要求申请人若以许可活动作为存在国内产业的依据，则需证明其授权许可活动将产生使“受专利保护产品”实施和实际存在的结果。在概述案情的基础上，对美国国际贸易委员会关于国内产业要件技术标准要求的裁决观点进行了梳理，并就美国ITC在视听设备337调查案和消费电子产品337调查案中，对技术标准新释义的适用进行了分析，在此基础上，对我国企业今后如何适用关于技术标准的新释义在337调查中进行抗辩进行了评析。

关键词：337条款；国内产业要件；技术标准；案例

基于对《美国法典》第19编第1337节(以下简称“337条款”)(a)(3)(C)项规定的理解，长久以来，美国国际贸易委员会(ITC)并不要求337调查的申诉方为了满足337条款下“国内产业要件”的技术标准要求，而证明基于许可活动而使用涉案专利存在具体产品。然而，2014年1月15日，在美国ITC发布的针对计算机及其外围设备337调查案(337-TA-841)的裁决意见中，ITC主张，在满足国内产业要件的技术标准要求时，需要证明存在“受涉案专利保护的产品”，即使关于国内产业要件的主张是基于授权许可活动的。这意味着，美国ITC对其过去20多年来的政策作出了重大改变，转而要求申请人若以许可活动作为存在国内产业的依据，则需证明存在使用涉案专利的产品，即满足技术标准要求。

一、基本案情

2012年5月2日，应美国专利经营公司Technology Properties Limited, LLC(以下简称“TPL”)的申请，美国ITC决定正式对美国进口以及在美国国内市场销售的计算机及其外围设备和同类组件等启动337调查，并将来自中国台湾、日本、中国香港、韩国以及美国本土的21家企业指定为本案的应诉方。根据TPL的申诉，涉案专利包括6976623(623号专利)、7162549(549号专利)、7295443(443号专利)、7522424(424号专利)、6438638(638号专利)以及7719847(847号专利)，其中，由于原被告双方就638号专利达成和解，美国ITC将不再审理。

2013年8月2日，美国ITC行政法官作出初裁。行政法官认为，申请人TPL公司以许可活动作为存在国内产业的依据，但其并未证明基于许可活动将产生使“受专利保护的产品”实施或实际存在的结果，然而，因为当前的美国ITC判例均未要求基于许可活动的经营企业必须证明存在使用涉案专利的产品，因此行政法官认定TPL基于许可活动存在国内产业。进而，行政法官对涉案专利作出了裁决：涉案产品侵犯了申诉方的623号专利，但并未侵犯其549号专利、443号专利、424号专利、623号专利以及847号专利的。

2013年8月19日，原被告双方均向ITC提出复审申请，其中被诉方对行政法官关于TPL公司存在国内产业的裁定提出异议，其根据美国联邦巡回上诉法院在Inter Digital Communications, LLC,v. ITC(707 F.3d 1295，Fed.Cir.2013)的判决，认为被诉方TPL公司并未证明其授权许可经营活动产生了受任何一项涉案专利保护的产品，未满足国内产业要件。

2013年10月24日，美国ITC决定对该案进行复审。2013年12月19日，ITC作出终裁：(1)ITC采纳了申诉方关于623号专利“并行访问”(accessible in parallel)的解释，且认为TPL公司并未证明其存在“受涉案专利保护”的产品，未满足国内产业要件的技术标准要求，因此推翻了行政法官关于被诉方侵犯了623号专利部分权利要求的裁定；(2)关于443、424和847号专利，ITC支持行政法官的初步裁定，即被诉方未侵犯上述三项专利权；(3)关于549号专利，因为当事人并未对此项专利提出复议申请，所以ITC肯定了行政法官未侵权的初步裁定。最终，ITC裁定被诉方并未侵犯申诉方TPL公司的专利权。

二、美国ITC关于国内产业技术标准的分析

美国ITC对国内产业要件的复审，主要任务是裁定TPL公司在根据1337节(a)(3)(C)条证明存在国内产业时，是否必须证明其存在受涉案专利保护的产品。为了解决这个问题，美国ITC主要对美国联邦上诉法院在Inter Digital Communications, LLC,v. ITC(以下简称“Inter Digital案”)和Microsoft Corp.v.ITC(以下简称“Microsoft案”)两案的判决进行了分析和借鉴。

美国337条款关于国内产业要求的规定主要体现在(a)(2)段和(a)(3)段。(a)(2)段规定：“只有美国存在或正在建立与专利、版权、商标、掩膜产品或设计保护有关的产品的产业时，上述(1)段中(B)、(C)、(D)段才适用”；(a)(3)段规定：“就第(2)段而言，存在下列情形之一时，应认为关于专利、版权、商标、掩膜产品或设计保护有关产品的美国产业存在：(A)对工厂和设备的相当数量的投资；(B)存在相当数量劳动力的雇佣或相当数量资金的投入；(C)在其开发，包括工程、研究、发展或发放许可证方面进行了实质性投资。”目前，美国ITC实践已将337条款关于国内产业要件的规定分为“经济标准(economic prong)”和“技术标准(technical prong)”。其中，(a)(3)段是关于经济标准的规定，(a)(2)段是关于技术标准的规定。而要满足技术标准要件，至少在(a)(3)(A)和(B)项的情况下，申诉方必须存在或正在建立受至少一项涉案专利权利要求保护的产品的产业；1988年通过对337条款的修订新增加的(a)(3)(C)项关于“许可”等的规定，在该案(337-TA-841)之前，美国ITC并未强制要求申诉方必须证明存在或正在建立受至少一项涉案专利权利要求保护的产品的产业。

(一)Inter Digital案中，联邦巡回上诉法院关于技术标准的裁决

在InterDigital案中，美国联邦巡回上诉法院指出，当以存在(a)(3)(A)项来证明存在国内产业时必须证明存在受涉案专利保护的产品；如果对工厂和设备的投资直接产生了受涉案专利保护的产品，一般将判定满足了该条款的要求。同样，以存在(a)(3)(B)项来证明存在国内产业时也必须证明存在受涉案专利保护的产品；而当证明相当数量劳动力的雇佣或相当数量资金的投入产生了受涉案专利保护的产品，一般也将判定满足了该条款的要求。适用相同的理论来分析(a)(3)(C)项将产生相同的结果，即(以)“在专利的开发，包括工程、研究、发展或发放许可证方面进行了重大的投资”(证明存在国内产业时)，必须存在“受涉案专利保护的产品”，这就意味着，工程、研发或发放许可证的行为必须建立在受涉案专利保护的产品之上。因此，就像(A)项规定的工厂和设备必须存在受涉案专利保护的相关产品一样，(C)项的研发或发放许可证行为也必须存在受涉案专利保护的相关产品。此外，联邦巡回上诉法院指出，“这并不要求当事人制造了受专利保护的产品，也不要求任何一位其他国内当事人制造了受专利保护的产品”，要求存在实施了专利的产品，但并不要求该产品必须在美国制造。

(二)Microsoft案中，联邦巡回上诉法院关于技术标准的裁决

在Microsoft案中，联邦巡回上诉法院认同以(a)(3)(C)项来证明存在国内产业时需要存在受涉案专利保护的产品的说法。联邦巡回上诉法院指出，为证明违反了337条款的相关规定，Microsoft公司不仅要证明被诉方Motorola公司的产品存在侵权行为，而且需要根据337条款(a)(2)和(a)(3)段的规定证明存在或正在建立受涉案专利保护的产品的产业。毫无疑问，Microsoft公司对其操作系统进行了相当数量的投资，但这并不够。根据(a)(2)和(a)(3)段的规定，虽然其没有要求受涉案专利保护的产品必须在美国生产，但其明确要求国内公司的相当数量的投资需要存在真实的受涉案专利保护的产品。因此，某一公司想要适用337条款保护自身利益，必须提供证据证明(在研发等方面)“相当数量的投资”产生了应用涉案专利的真实产品，而不论该产品是在美国还是在外国生产。

(三)美国ITC关于国内产业要件技术标准的裁定

事实上，在计算机及其外围设备337调查案中，美国ITC在向当事人发出决定进行复审的通知时，就要求当事人对下述问题作出概述：“根据相关法律规定、立法史、ITC的先前判决以及相关的法院判决，是否根据337条款(a)(3)(C)项关于许可的规定来证明存在国内产业时，要求证明存在受涉案专利保护的产品(即满足技术标准要求)。假如是的话，请在提交的文件中描述存在受涉案专利保护的产品。”随后，TPL主张基于许可行为来证明存在国内产业时无须存在受涉案专利保护的产品，但美国ITC对其予以了否定。最终，美国ITC裁定，申诉方TPL并未证明涉案产品侵权，以及基于许可行为证明存在国内产业时存在适用了涉案专利的产品；根据联邦巡回上诉法院近期的判例，存在受涉案专利保护的产品是基于许可行为证明存在国内产业的必要条件。

三、美国对技术标准新释义的适用

美国ITC在计算机及其外围设备337调查案中得出的在适用国内产业要件技术标准上的最新释义(即根据337条款(a)(2)(C)项的规定基于许可活动等证明满足国内产业要件时必须存在受涉案专利保护的产品)，它仅是作为特例孤立存在的，还是会被适用于未来的裁决从而形成判例呢？我们似乎可以从随后美国ITC对视听设备337调查案(337-TA-837)和消费电子产品337调查案(337-TA-884)的裁决中得到答案。

(一)视听设备337调查案(337-TA-837)

在视听设备337调查案中，ITC适用了上述关于(a)(3)(C)项的最新释义，使该推理结论事实上成为了可能影响ITC以后判决类似案件的判例。在该案中，ITC罕见地对该案进行了四次延期且最终决定对该案的行政法官初裁进行全面复审。就该案的国内产业要件，美国ITC裁定，行政法官初裁中关于国内产业要件的裁定有悖于最近ITC在计算机及其外围设备337调查案中的裁定以及法院的判决，并再次强调，对(a)(3)(C)项国内产业要件的规定适用‘产品’要求”，即单纯而不产生实际实施和生产效果的专利授权许可活动并不足以达到满足国内产业要件的要求。由于原告并不能证明其基于美国6452985号注册专利的授权许可活动产生或可能产生实际和生产相关产品的结果，因此，不能认定其满足了国内产业要件的规定。

(二)消费电子产品337调查案(337-TA-884)

紧随视听设备337调查案，在消费电子产品337调查案中，行政法官也适用了计算机及其外围设备337调查案中美国ITC对国内产业要件中技术标准的最新释义。

2013年6月24日，在美国ITC应Graphics公司的申请正式对美国进口以及美国国内市场销售的部分具有显示和处理能力的消费电子产品启动337调查后，Graphics公司向行政法官申请发起简易裁决动议，请求确认其申诉满足了国内产业要件的相关要求，而包括日本松下、东芝在内的多家应诉企业迅速向行政法官提交了针对申诉方Graphics简易裁决动议的反对意见。2014年4月，负责主审该案的行政法官Gildea引用《美国国际贸易委员会操作与程序规则》第210.18(e)项，认为根据联邦巡回上诉法院近期对InterDigital案和Microsoft案的判决，以及ITC最近在计算机及其外围设备337调查案中的裁定，基于337条款(a)(3)(C)项的授权许可活动证明满足国内产业要件时也必须满足技术标准要求，由于申诉方并未满足关于技术标准要件的举证，因此，拒绝申诉方发起的简易裁决动议。

虽然在消费电子产品337调查案中，行政法官仅就程序动议作出了决定，并非对整个案件作出的行政法官裁决，也非终裁，但作为对国内产业要件技术标准最新释义的适用，这一决定同样具有重大意义。

四、案件评析及对我国企业的启示

337调查是指美国ITC根据337条款，对不公平的进口行为进行调查，并采取制裁措施的做法。实践中，337调查主要针对的是进口产品侵犯美国专利权、注册商标、著作权以及外观设计等知识产权的行为。而337调查因其发起门槛低、申请立案容易、程序简单易行、耗时短、打击面广、不易招致报复且能有效排斥进口，近年来已成为美国保护本国产业和市场的有力武器之一。尤其随着中美双边贸易的快速增长，中国已成为美国337调查的最大受害国。数据显示，截至2014年底，美国337调查涉华案件已达208起，中国已连续13年位居美国337调查之首。

根据美国法律的相关规定，适用337条款的前提是，在美国国内必须实际存在或将要存在相关产业，且该产业应用或实施了受该条款保护的美国知识产权。因此，此次美国ITC在计算机及其外围设备337调查案中关于国内产业要件技术标准的新释义，对337调查当事人极其重要。对于近年来深受美国337调查之害的中国出口企业，尤其是常被专利投机公司起诉的国内企业而言，多了一条抗辩理由，有些原本可以提起的337调查已经无法再提起。然而，我们也应该意识到，该案关于国内产业要件技术标准的新释义对专利投机公司提起337调查的影响有限。实践中，为了解决国内产业问题，专利投机公司会利用其被许可人利用专利的生产活动作为证明其存在国内产业的依据，因为根据上文分析，“并不要求受涉案专利保护的产品必须由美国国内企业生产，也不要求必须在美国国内制造。”因此，建议我国出口企业，一旦决定应诉美国337调查，应立刻在企业内部建立应诉团队和技术支持，并尽快聘请经验丰富的知识产权律师；同时，鉴于337调查时间的紧迫性和后果的严重性等特点，企业必须认识到事前的法律规划和应对措施比事后仓促应诉更为有效，建议企业在日常经营中完善知识产权保障制度，对涉及生产工艺的资料和数据妥善保存，加大全球专利布局，在进入美国市场时提前进行专利检索和分析。

参考文献

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[责任编辑：姜野]

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法学研究

The Latest Interpretation on Technical Prong

of Section 337 of United States’Tariff Act

——Based on Section 337 Investigation of Certain Computers and Computer Peripheral Devices By

CHANG Yan

(Machinery Industry Information Institute，BeingJing 100037，China)

Abstract:United States International Trade Commission's Decision on Section 337 Investigation of Certain Computers and Computer Peripheral Devices, open to a new era on technical prong of domestic industry requirement under Section 337, the policy over the last 20 years has been made significant changes, it requires "substantial investment in exploitation including licensing" that is required to show the existence of a domestic industry must exist "with respect to the articles protected by the patent". In the paper, on the basis of the overview of the case, to discuss USITC's Decision on technical prong of domestic industry requirement under Section 337, and analyze the application of latest interpretation on technical prong that is based on Section 337 investigation of Certain Audiovisual Components and Products Containing the Same and Section 337 investigation of Certain Consumer Electronics with Display and Processing Capabilities. And on this basis, to analyze Chinese enterprise in the future how to apply new interpretation on technical prong in the Section 337 Investigation.

Key words:section 337；domestic industry requirement；technical prong；case

中图分类号：F224.33

文献标志码：A

文章编号：1671-7112(2015)06-0124-05

作者简介：常雁(1980-)，女，硕士研究生，主要从事为国际经济法、知识产权及国际产业竞争力研究。

收稿日期：2015-08-21