从专利申请文件撰写的角度浅谈专利法第二十六条第四款中的功能性限定

从专利申请文件撰写的角度浅谈专利法第二十六条第四款中的功能性限定

孙世新

国家知识产权局专利审查协作北京中心，北京100000

摘要：专利申请文件的质量是将专利的价值最大化的保障，提高专利申请文件的质量不仅应准确的理解《专利法》及《专利审查指南》的相关规定，还应结合专利的确权以及侵权过程中的相关处理方式。本文分析权利要求中的功能性技术特征的相关规定，并给出了在专利申请文件撰写时的一点建议。

关键词：专利申请文件；撰写；功能性技术特征

中图分类号：D923.42

文献标识码：A

文章编号：2095-4379-(2015)34-0094-02

作者简介：孙世新，女，汉族，吉林农安人，本科，国家知识产权局专利审查协作北京中心，助理研究员，研究方向：专利法。

一、引言

在目前的专利申请文件中，还存在相当多的质量不高的申请文件。在这些专利申请文件中，有的是一些形式上的缺陷，有的是实质上的缺陷。有的缺陷在专利申请的实质审查过程中会被克服。然而有些专利申请文件中的实质缺陷虽然经过实质审查被克服了，并由此获得了专利权。但是从专利权保护范围的角度来看这些专利申请文件的质量并不高。例如，有的专利申请文件在最初撰写时所请求保护的范围就限定得过小，因此虽然其获得了专利权，但是该权利与申请人的实际技术贡献是不相符合的；还有的专利申请文件在最初撰写时所请求保护的范围概括得过大，并且没有对权利要求进行合理的布局，使得本应当得到专利保护的技术方案最终被驳回或被无效。出现这种情况，和专利申请文件的撰写人对《专利法》相关条文的理解程度是密切相关的。基于此，本文根据《专利法》的相关规定，并结合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中对权利要求中功能性技术特征的解释给出在专利申请文件撰写时的一点建议。

二、功能性限定的技术特征的相关规定

《专利法》第二十六条第四款的宗旨实际上是为了保证申请人与公众之间的利益平衡。然而在实践中，如何做到使得权利要求得到说明书的支持，则是很难掌握的。在专利申请的实质审查以及专利的无效过程中，对于权利要求书得不到说明书的支持的质疑，大部的情况是权利要求书中的功能性限定的技术特征是否被允许。

关于功能性限定，《专利审查指南2010》第二部分第二章第3.2.1节规定：通常对产品权利要求说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所述技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。[1]

上述规定表明，现行专利制度对功能性特征的撰写有一定的限制，但是该限制具有一定的局限性，其仅是倡导性规范，而非强制性规范，因为坚持不恰当的功能性特征的撰写方式并非专利法实施细则第五十三条、第六十五条所规定的驳回或者无效理由之一，也即上述规定仅具有“软约束”的效力。[2]因此实践中，无论是发明专利申请还是实用新型专利申请，在权利要求书中都存在一定比例的功能性技术特征。

关于功能性限定，《专利审查指南2010》除上述规定外，还规定了：对于权利要求书中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否能够得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或者实用新型技术问题的功能性限定。[3]

基于《专利审查指南2010》的上述规定，专利申请或者授权专利的权利要求书中如果存在功能性技术特征，那么该功能性技术特征“应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。因此如果该功能性限定包含了说明书中未提到的其他替代方式，或者包含了不能解决发明创造技术问题的实施方式，而说明书中未提到的其他替代方式为现有技术，那么该专利申请或授权专利可能会因为得不到说明书的支持或者不具备新颖性或创造性而驳回或者被宣告无效。

然而，发明专利申请或者实用新型专利申请虽然经过了实质审查或者初步审查，由于审查员的个体差异或者对审查尺度的把握不同，仍然会有很多授权专利的权利要求书中存在功能性技术特征，而有些功能性限定实际上并不能与申请人的贡献相匹配，即这些功能性限定形成了过宽的保护范围。也就是说，对于权利要求概括过宽的缺陷，实际上未必都能在专利审查过程中被发现，现实中仍然有很多授权专利的保护范围的概括超出了说明书所充分公开的范围。在专利侵权诉讼中，由于此类权利要求带来了更大范围的专有权保护，并不能与其发明创造的实际贡献相一致，在某种程度上会使得公众利益收到侵害。为了解决这一问题，相关司法解释给出了不同的处理方案。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释[2009]21号)第四条规定，“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。换言之，对于功能性限定可能带来的专利权的扩大保护，在专利侵权对比中，应当以实施例所揭示的具体实施方式或者等同实施方式来确定权利要求的保护范围，对于实施例未能揭示的不构成等同的实施方式，则排除在专利权的保护范围之外。这一规则的确立，有助于克服权利要求使用功能性限定所导致的保护范围扩大的问题。

由此可以看出，在对于权利要求书中的功能性限定上，在专利申请处于审查阶段、专利的确权阶段和专利权侵权认定阶段，在处理方式上是不同的。因此在撰写专利申请文件时，最好同时考虑各方面的相关规定。

三、针对权利要求书中的功能性技术特征在撰写专利申请文件时应采取的策略

笔者认为，在专利申请文件撰写时，应当注意到上述规则的差异，一方面尽可能的扩大专利权的保护范围，另一方面又要预防因权利要求概括范围过大而引起的无效风险，合理规划权利要求的布局，从而使得权利要求保护范围与发明创造的实际技术贡献保持基本一致。以下是笔者针对专利申请文件撰写时一点建议：

(一)在撰写说明书时申请人应基于其技术的核心思想，尽量提供各种不同方向的实施方式，使其技术的核心思想得以充分的实施，并在说明书中公开其所有的具体实施例。一方面，说明书公开的实施例将用来支持独立权利要求以争取尽可能大的保护范围；另一方面，说明书所公开的实施例，在侵权判定的过程中，对于判断是否构成相同侵权或等同侵权将是有力的对比依据。

(二)撰写权利要求书时对于独立权利要求和从属权利要求应采取不同的策略。

1.对于独立权利要求

通常情况下，独立权利要求应体现出专利申请的核心思想，对于现有技术的内容，可以采用上位概括，或者使用功能性或效果性的技术特征，避免直接采用具体数字或者具体部件而主动限制权利要求的保护范围；对于体现核心思想的技术特征，应基于其公开的实施例给出适当概括，不宜概括过宽或过窄。概括过宽会面临不具备新颖性或创造性的问题，概括过窄则导致申请人的部分劳动成果无偿捐献。

2.对于从属权利要求

(1)采用并列限定加逐层递进的限定方式。这一方面体现了从属权利要求的作用；另一方面，也为专利权在无效宣告程序中可能对专利申请文件作出必要修改的方式做准备。《专利审查指南2010》第四部分的三章第4.6.2节规定，在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。基于这一规定的考虑，在概括范围过宽的独立权利要求可能因缺乏新颖性或创造性而被无效时，将某些从属权利要求进一步限定的附加技术特征合并进来则有可能使得专利得以存活。而从属权利要求不宜直接限定到最具体的实施方式，为了争取相对大的保护范围，从属权利要求尽可能在保证技术方案清楚、完整的基础上逐步限定。层次明确的情况下，在无效过程中进行权利要求的删除和合并仍能够保留尽可能大的保护范围。

(2)对于说明书公开的所有实施例，都应以上位概括或并列列举的方式体现在权利要求中。从专利侵权诉讼的角度看，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。因此在撰写申请文件时，应预料到该申请相对于现有技术的任何一点改进或者实施方式的变化都有可能成为专利无效或者侵权诉讼中争议的焦点，对此应该充分考虑并加以保护。

(3)对于涉及一个发明构思下的多个改进点，应当选出最能体现发明创造本质的核心发明点，并将该核心发明点作为必要技术特征载入独立权利要求。就与核心发明点有关的其他技术特征，应将其分散列于从属权利要求，可以是并列式的从属权利要求，也可以是递进式的从属权利要求。此外，对于某些明显属于现有技术，但是与核心发明点组合可以形成更多可选的技术方案的技术特征，也应将其分散列于从属权利要求，从而保证权利要求保护范围的最大化。

(4)通过引用多项权利要求或者通过“和/或”的表达方式使一项从属权利要求形成多个并列技术方案。对申请人来讲，针对一项发明形成多个可保护的技术方案是有必要的，一方面，从多角度对包含发明点的方案进行限定，而其中的某些技术特征的组合可能会在专利无效或侵权的过程中被确认为新的“发明点”；另一方面，多的保护范围意味着包含了多的侵权行为。

四、结语

可以说一项好专利的诞生一半是科研人员努力的结果，一半是专利申请撰写人员努力的结果。因此专利申请文件的撰写对一项技术在市场上是否站得住脚，是否具有持久的竞争力是至关重要的。作为以“公开换保护”的专利制度，专利权人所获得的权利必须与向公众公开的内容相适应。这样才能实现有利于发明创造的推广利用、促进科学技术进步和创新的立法宗旨。而专利申请文件的质量是专利权人恰当地行使其权利的保障，因此如何提高专利申请文件质量是值得深入研究的。

[参考文献]

[1]<专利审查指南2010>，国家知识产权局令第五十五号，2010年1月21日公布，2010年2月1日起施行：第145页.

[2]陈文煊.对专利权利要求中功能性特征的解释规则[J].人民司法，2013(20).

[3]<专利审查指南2010>，国家知识产权局令第五十五号，2010年1月21日公布，2010年2月1日起施行：第385页.