我国中小企业专利托管风险及其化解

李惠霞

【文章摘要】

中小企业专利托管工程试点的开展，使专利在得到极大应用的同时，快速实现了专利的资本化与商业化价值。但是，实践先行而立法滞后的缺陷，专利托管也正面临着法律、经济、管理等风险。这些风险的出现，严重影响专利托管实践的顺利实施，因此从风险本身入手构建化解机制是实现专利托管目的的最佳手段。

【关键词】

专利托管；风险；化解

1 中小企业专利托管的含义及现状

托管，即委托管理。在我国，学术界最早是先提出了知识产权托管的概念，即知识产权所有者将拥有的知识产权委托给一个专门的机构或系统进行保护、管理、经营和操作。此后，知识产权托管由理论研究变为现实。中小企业专利托管，作为知识产权托管的一部分，即指中小企业将拥有的专利权委托给专利服务机构进行保护、管理、经营和操作，具体而言就是托管服务机构在严格保守企业商业秘密的前提下，为企业管理其全部或部分专利权相关事务，是为企业量身定制的一揽子服务的工作模式。

我国的专利托管是在政府倡导下进行的，2008年4月21日，北京市知识产权局和丰台区人民政府联合在京启动全国首个知识产权托管工程，试点基地是丰台区赛鸥科技孵化器内100多家中小型企业，并于2009年在丰台、朝阳、西城、大兴、石景山等五个区县进一步开展知识产权托管工程试点。其中，尤以专利托管最为突出。依托托管平台与服务机构的专业服务优势，中小企业进行专利托管，成功地增加了入托企业专利申请量、扩大了入托企业专利覆盖率、有效降低了入托企业专利侵权率、加快了入托企业知识产权制度建设。2011年初，为进一步推进和规范知识产权托管工作，国家知识产权局和工信部联合出台《中小企业集聚区知识产权托管工作指南》（下文简称《托管工作指南》）。在指南中明确规范了知识产权托管的基本内容、托管体系及托管程序等，为托管工作的总体开展提供了指引。此后，北京、上海、天津、重庆、武汉、长沙、苏州、扬州、石家庄等地结合地方特色，相继开展了各具特色的中小企业集聚区知识产权托管工作。截至目前，各地中小企业专利托管取得了很大成效，通过政府有效推动托管工作建设，使入托企业快速实现了专利价值，促进企业核心竞争力的提高，而且也促进了专利服务机构的发展和人才建设，实现了多方共赢。

2 中小企业专利托管的风险

尽管专利托管工程在政府指引下蓬勃开展，但是政府主导下的托管工程并不完全适合市场自治环境，加之，专利托管实践现行而立法滞后的缺陷及以专利这种无形财产托管与有形财产托管的巨大差异，都为中小企业专利托管带来了极大的风险。

美国的Alexander Arrow认为，专利和其他形式的知识产权与19世纪的金融资产非常类似，具有“拥有的风险性”和“处理的困难性”两个显著特征。拥有的风险性指因专利高昂的排他成本，使权利人面临经济上的风险。以发明专利为例，发明人除了交纳专利申请费、申请维持费和审查费外，每年还必须交纳数量不等的年费[ 袁晓东：《专利信托的功能及其运用的领域》，《科学学研究》，2007年。]。实践中的专利托管充分体现了这两个特征，不论对作为委托人的中小企业还是对作为受托人的服务机构均面临巨大的考验。具体而言，中小企业专利托管风险在实践中包含以下几种：

2.1专利固有属性导致的法律风险

专利固有属性导致的法律风险主要是由受托专利权本身属性导致的，即受托专利权必须是合法有效，没有任何权利瑕疵的专利权。这需要考虑专利的合法性、稳定性与期限性问题。

首先是受托专利权的合法性问题。受托专利权应是委托人合法享有的专利权，作为专利所有权人的委托人应有合法的专利证书，作为专利受让人的委托人应具有有效的专利合同书。如果受托专利权不具有上述合法性证明，则在托管过程中可能面临被诉侵权的法律风险。

其次是受托专利权的稳定性问题。《专利法》第45—47条，对已经授予的专利权规定了“无效”程序，即已经授予的专利权可能因第三人提出异议而被宣告无效，且专利权被宣告无效后专利权自始不存在。所以，受托专利权应具备稳定性和无争议性，否则会由于无效而导致托管的目的不能实现。

最后是受托专利权的期限性问题。专利权具有法定的有效期，《专利法》规定，发明专利权的期限为二十年，实用新型和外观设计专利权的期限为十年。期限届满，专利权自动终止。所以，受托专利权必须是在专利的有效期内，才能实现专利的价值。此外，已届有效期的专利，其价值也会受到很大影响。因此，受托专利的期限性也会产生托管的法律风险。

2.2中小企业专利托管的经济风险

中小企业专利托管的经济风险，是指被托管的专利权经济价值或经济收益不确定及被托管专利权价值估价难或估价不准确，导致专利托管目的难以实现，即经济风险包含了两方面：

一方面，被托管专利权的经济价值或经济收益不确定导致的经济风险。从根本上讲，这种风险是由专利权本身作为一种无形财产权导致的。以有形财产进行托管，其成本和收益往往是看得着的，而以专利权这种无形财产权进行托管，其经济价值不容易确定。该风险主要受受托专利的市场前景、受托专利的实用性、经济寿命长短以及专利是否许可使用等影响。如某项发明在申请时市场前景被看好，但应用之后可能由于替代品的出现受影响，再如受托专利托管前是否许可他人使用，以及许可人数、时间、范围等都会影响托管专利价值的实现。一般而言，专利在托管前未许可他人使用的价值要优于许可他人使用的价值，许可的人数越少、时间越短、范围越小的专利的价值在托管中价值更易于实现。

另一方面，被托管专利权价值难以估计或估价不准确导致的经济风险。这也是基于专利权之无形性导致的。受托专利的类型、状态、市场占有率及应用前景等均会影响专利的评估价值。如就受托专利的类型而言，我国的专利包含发明、实用新型、外观设计三种，其取得程序、授权条件、保护期限各不相同，评估价值也必然不同。一般来讲，发明专利的创造性、收益率等高于实用新型和外观设计专利，其价值也会高于后两者。再如受托专利的状态，如果专利是正在有关侵权、无效等诉讼或行政裁决程序中，被评估的专利已届有效期，被托管的专利属于从属专利等均会导致受托专利评估价值降低。至于受托专利的市场占有率及应用前景对专利评估价值的影响更为明显。一般而言，受托专利的市场占有率越低，则该项专利的评估价值应当越高。判定一项专利的应用前景，应当从该项专利本身的成本与作用出发，探究其在市场上的用途与利用率。所以，受托专利价值的评估不是由单一因素决定的，而是多种因素综合考量的结果，加之专利价值评估的人为性，无疑会导致专利价值难以估计或估计不准确，进而导致受托专利经济风险的产生。

2.3中小企业专利托管的管理风险

中小企业专利托管的管理风险，主要来自托管服务机构的管理。包含两方面风险：一是对受托专利管理不当引致的风险，二是管理过程中商业秘密等信息泄露的风险。

（1）因托管服务机构管理不当导致的风险。专利权因其无形所导致的特殊性，加上受市场影响较大，托管服务机构如果不具备较强的专业知识和业务能力，极有可能因管理不当导致损失。如由于对专利的评估和市场预测有误，对信息的检测不到位，可能导致被托管的专利权未能及时转让、许可出去，或以不合理的价格进行质押融资等应用，使委托人等其他市场主体受到经济损失。

（2）托管过程中商业秘密等信息泄露的风险。这主要是在专利托管过程中，因管理上的失误导致的，受托方可能将在托管谈判过程中获知的委托方的有关商业秘密泄漏，从而给委托方造成损失等。

3 中小企业专利托管的风险化解

中小企业专利托管的风险在托管过程中许多是不可避免的，所以要学会利用和管理风险，减少或避免各方损失的发生。风险化解要从各种风险本身入手，逐一构建化解机制。

中小企业专利托管的法律风险化解应从审查专利本身入手，这需要做好事前防范、事中完善和事后监测。事前防范，指接受专利托管前，托管机构要充分、谨慎地审查受托专利的合法性，即充分审查委托人提供材料的客观、真实性，是否是合法的专利权人或专利受让人，受托专利的时间性，有无导致专利无效或侵权的可能等影响法律风险发生的因素。事中完善，即指在签订托管合同时，要求中小企业对用来托管的专利性的合法性、商业化应用可能性等在合同中作出承诺，并约定违约救济手段，将一切可能的风险体现于书面合同中。事后监测，就是托管服务机构应建立知识产权信息监测机制，包括监测国家专利局的专利公报，及时收集、整理相关技术信息，做出相应知识产权预警，避免损失的出现。

中小企业专利托管的经济风险化解主要应由专利托管服务机构承担。针对受托专利经济价值或收益不确定的风险，应当在进行托管时充分运用各种市场信息平台，了解受托专利的特性与用途，多渠道了解市场信息，抓住市场时机，尽量短期内实现受托专利的商业化、资本化，避免因替代品的出现而受损，此外应当将受托专利权向保险公司投保，与保险公司分担风险，降低损失。针对受托专利评估价值引致的风险，应当由本机构的多位专业人士组成专家组成员，从市场需求、应用前景、投入产出等多角度进行评估，或者选择专业的评估机构进行评估。

中小企业专利托管的管理风险化解需要做好两方面工作。一方面，中小企业在选择托管服务机构时，要进行足够的市场调查，选择信誉好、管理与服务到位，专业人才充足、设施健全的服务机构，在与托管服务机构签订合同过程中，要注意避免本企业商业秘密等信息的泄露。另一方面，托管服务机构要加强机构人员培训，提高工作人员的专业水平和道德素养，加强机构管理制度建设，对工作失误、泄露客户商业秘密的人员进行一定的处罚和责任承担。

中小企业专利托管，实现了中小企业、服务机构以及其他市场主体的多方共赢，避免了只由企业自身进行专利保护与管理的不足，但是，由于事物发展的两面性，专利托管风险也不容忽视。只有分析和化解这些风险，才能使专利托管的实施更为顺利，加速专利商业化、资本化的实现。

【参考文献】

[1]席靖彭主编：《知识产权保护的新境界——关于建议我国建立和发展知识产权托管服务系统的研究》，中国政法大学出版社，2007年版.

[2]袁晓东：《专利信托的功能及其运用的领域》，《科学学研究》，2007年.

[3]吴汉东主编：《知识产权法》，北京大学出版社，2011年版.

[4]袁晓东著：《专利信托研究》，知识产权出版社，2010年版.

[5]雨田：《专利转化之困》，《中国科学报》，2012年5月19日B1版.