谈生物医药领域技术秘密与专利保护模式的选择

朱镜羲，曲凯，范东升，马秋娟



谈生物医药领域技术秘密与专利保护模式的选择

朱镜羲*，曲凯*，范东升，马秋娟

100190 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心

编者按

近年，知识产权，特别是专利在促进我国医药生物技术研发和产业发展中的作用越来越大。随着我国国家知识产权战略的逐步推进，医药企业实现由仿制向自主创新的模式转变将成为大势所趋。为了能及时有效地保护科研人员的智力成果，申请专利是最佳选择。为了帮助广大医药工作者进一步了解医药及生物领域知识产权保护的政策和法律法规，提高发明专利申请文件的质量，了解专利局的审查实践，更好地做好专利申请工作。我刊特邀了国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心相关专家撰写了系列讲座，希望能够对医药企业，科研院所的相关工作人员提供一定的帮助。

当今世界，创新成果日益成为企业核心竞争力和可持续发展的重要战略性资源。如何将创新成果进行更为有效的保护和利用，以及如何选择保护内容、保护时机、保护模式已经成为企业在发展过程中亟待解决的问题。在此形势下，除专利保护以外，“技术秘密”也是一种较为常用的创新成果保护方式。尤其是在生物技术、制药、IT 等高科技领域内发挥着举足轻重的作用。

具体到生物医药领域，其具有高技术、高投入、高风险、高回报和长周期的特征，这使得创新成果成为生物医药企业持续发展的核心，也直接导致生物医药企业对创新成果的强烈依赖。充足的（风险）投资、健全的企业管理机制以及良好的创新成果保护是医药领域企业得以发展的有效支撑。研究发现，越来越多的国际大型生物医药企业采用“专利-技术秘密”相结合的方式对其创新成果进行保护。

本文将介绍技术秘密保护模式和专利保护模式的特点，通过实例比较分析两种保护模式的优劣，并对应用策略进行总结，以期对企业选择创新成果保护模式提供借鉴。

1 技术秘密和专利保护模式的比较和分析

1.1 技术秘密保护模式

我国立法对技术秘密的界定是逐渐深入的[1-2]。目前，对于技术秘密的通常理解为凭借经验或技能产生的，在工业化生产中适用的技术情报、数据或知识，包括产品配方、工艺流程、技术秘诀、设计、图纸（含草图）、试验数据和记录、计算机程序等，而且这些技术信息尚未获得专利等知识产权相关法律的保护[3]。

技术秘密作为人类创新成果的保护客体，其自身具有秘密性、实用性、价值性、保护性以及保护期限/地域不确定等特点[2]。实际上，技术秘密保护的基础是特定人对于某种所要保护的创新成果的垄断，这种保护模式的生命力主要取决于特定持有人对创新成果垄断所采取措施的系统性、有效性和全面性。只要技术秘密涉及信息的“秘密性”不丧失，该技术秘密的专有权将不终止。也就是说该专有权将在技术秘密垄断期间一直有效，这对于拥有技术优势的企业来说无疑具有巨大的吸引力。此外，除了保护时间上的优势外，技术秘密的持有不需要官方的认证或者向有关国家机构办理注册登记，也不需要支付相关费用。当然，除了上述优点之外，技术秘密的保护模式也存在着一定的缺点。其中，最为明显的缺点在于，技术秘密可以存在的期限实质上等于其能够获得完全保密的期限。一旦出现管理失误，造成秘密泄露，就会导致相关垄断权利的丧失。创新成果的技术秘密保护模式的实际保护期限存在一定的不确定性，可能很长，也可能非常短。而由于生物医药产业具有前述“四高一长”的特点，也就使得如果企业继续进行后续再投资和深入研发，仅使用技术秘密作为前期核心技术的保护模式，无疑将面对较大的风险。同时，技术秘密的保护也需要一定的经费支持和完善的制度保障，并不完全是免费的保护模式。

1.2 专利保护模式

为了鼓励发明人将其发明内容公开，推动相应领域的技术进步，促进科学发展，专利制度的核心内容即在于通过授予发明人在一定时期、特定区域内的独占权利换取其公开专利技术。这也就意味着，专利保护的模式具有独占性、地域性以及时间性等特点。①专利的独占性：同样的发明创造只能被授予一项专利权，这也就是所谓的技术独占性。专利获得授权后，该权利即具有排他性，任何非法侵犯专利权的行为都将受到相关法律法规的制裁。②专利的时间性：发明专利的保护期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限均为十年（从申请日起计算）。专利权人只能在有限的时间内拥有相关权利，当期限届满时，专利权人就不再拥有制造、使用、许诺销售、销售和进口该产品的排他性权利，其公开的技术方案也随着专利的到期进入公有领域，任何公众均可无偿使用。③专利的地域性：专利的保护受到国家和地区的约束，只有在权利授予地范围内有效，在其他国家或地区无效。如果一项创新成果想要在多个国家获得专利保护，必须逐一向目标国家提出专利申请，并交纳相应费用。由此可见，专利保护模式的缺点主要在于时间性和地域性等方面的限制，其优点在于保护力度较大，如果出现侵权等问题可以使用后续手段进行维权，并获得相应的赔偿。尤其对于生物医药领域而言，由于其自身特点，使得专利侵权案件涉及的标的额通常较大。例如，以色列 Teva 和印度 Sun 仿制药公司的仿制药物在美国的销售侵犯辉瑞和武田公司潘妥洛克药物活性成分泮托拉唑专利的专利权，最终辉瑞和武田公司利用法律手段，于 2013 年获得约 21.5 亿美元的专利侵权赔偿金。相对于其他知识产权保护形式，专利保护模式由于其保护力度大的特点，使得优势尤为突出。

1.3 技术秘密和专利保护模式的比较

无论是技术秘密的保护模式还是专利的保护模式，从根本上来讲都是赋予持有人某种垄断的权利来保护由特定创新成果产生的利益。不同在于，技术秘密是通过自身的防御性进行保护，维持技术的秘密性来获得独占利益，法律支持技术秘密的保护以不限时间、不限地域的方式持有，但同时也不禁止他人以合法的方式取得或使用；而专利是依靠法律通过公开技术方案的方式换取排他性的权利。从表 1 可以看出，两者在保护方式的某些方面上互为补充，如果能够将上述两种保护机制合理利用，将可以最大限度的起到保护创新成果的作用。

表 1 技术秘密和专利保护模式的比较

2 技术秘密和专利保护模式的选择和应用

国际生物医药巨头通常采取“专利-技术秘密”相结合的方式保护其创新成果，这种保护模式的优势体现在：①互相补充：易被复制或获取的技术方案受到专利保护，不易被复制或获取的技术方案以技术秘密的形式保留。②双重保险：当专利申请没有获得授权，技术秘密可以保留部分核心技术；当技术秘密被泄露，已经获得授权的专利可以对其基础技术方案和（或）部分核心技术起到保护作用，避免他人恶意滥用。③双重收益：当面临技术转让或者许可他人实施的问题时，可以分别就专利权和技术秘密订立合同，分别收取费用[4]。

虽然“专利-技术秘密”相结合的保护模式的优势显而易见，但是在实际操作时往往较难把握，其原因主要是难于在专利申请公开内容与技术秘密保留内容的选择上取得平衡。下面本文通过对两个案件的解读，为企业提供参考。

2.1 Ariad 公司诉礼来公司案例

2002 年 6 月 25 日，美国 US6410516（下称‘516’号专利）获得专利权的当日，专利权人 Ariad 等公司在美国马萨诸塞州地方法院提起专利侵权诉讼，主张被告礼来公司生产的治疗骨质疏松症的药物Evista 和治疗败血病的药物 Xigris 侵害其‘516’号专利的专利权。礼来公司反诉‘516’号专利无效，提出无效的理由为‘516’号专利说明书公开不充分。就整体发明技术方案而言，‘516’号专利涉及抑制NF-κB 进行转录表达的方法，权利要求请求保护通过降低 NF-κB 的活性进行免疫反应调节的方法，而在说明书中仅披露了有可能降低 NF-κB 表达的假设的抑制剂。基于此，礼来公司主张虽然‘516’号专利中涉及了概括性的权利要求（案件主要涉及权利要求 80、90、144 和 145），并在说明书中记载了期望达到的目标，但是没有披露任何已实际完成的实施例，也未公开相关物质的完整的合成方法（该物质被认为可以预期能够完成所述功效）。

2007 年 7 月，一审宣判专利有效，礼来公司侵权。礼来公司不服上诉。2010 年 3 月，美国联邦巡回上诉法院裁决‘516’号专利无效，但维持对原审判的部分判定。最终，经过全席审判，认定‘516’号专利说明书对具体药物机制和作用途径的描述过于含糊，说明书仅为一个研究计划，未能满足专利说明书撰写的要求，裁决‘516’号专利权无效。

由‘516’号专利案件可以看出，企业一方面想要获得专利权，一方面又希望尽量少的公开相关核心技术信息，这造成了专利权不稳定的风险。公开的技术信息过少，保留的技术秘密过多，使得专利权不稳定，存在被无效的风险，这将可能导致企业陷入最终只能使用技术秘密这一种方式进行创新成果保护的被动局面。

2.2 “伟哥”用途专利案件

下面介绍的万艾可（又称“伟哥”）用途专利案件的整个审理过程再次验证了把握技术秘密和专利充分公开之间的有效平衡，是生物医药企业合理制定创新成果保护策略的关键。2001 年，国内 12 家制药企业和 1 名自然人向国家知识产权局专利复审委员会（下称“复审委”）提出万艾可专利权（专利号：ZL94192386.X）无效宣告请求。2004 年 6 月 28 日，复审委作出第 6228 号无效决定，后经过一审、二审司法程序发回重审后，于 2009 年4 月27 日，复审委作出第 13420 号决定，维持本专利有效，无效请求人在法定期限内未向法院提起诉讼。

ZL94192386.X 专利涉及伟哥的活性成分西地那非的药物组合物在制造药物中的用途，该药用于治疗或预防包括人的勃起机能障碍。说明书中记载了相关化合物的体外实验结果，发现该化合物对 cGMP 有专一性的 PDEv 酶具有选择性抑制功能。同时说明书还记载了“… 证实，一种特别优选的化合物诱发了阳痿男性的阴茎勃起”的体内效果。而在无效决定中复审委认为说明书未明确哪种具体化合物得出上述结果，基于治疗效果和西地那非缺乏联系等理由，认为根据说明书的记载，所属领域技术人员不能相信西地那非具有所述的效果，辉瑞爱尔兰药品公司（下称“辉瑞公司”）提交的证据不能证明专利已经充分公开，从而无效了本专利。辉瑞公司不服，提出行政诉讼，北京市第一中级人民法院经审理撤销了复审委作出的无效决定，认为专利权有效。复审委上诉，北京市高级人民法院最终作出维持原判的决定。案件最终以专利权人辉瑞公司的获胜而告终。

可以看出，说明书没有对试验数据或试验效果是由哪种具体的化合物得出的给出清楚的说明是本案的关键点。同时有报道指出，本案件辉瑞公司虽然取得了胜利，但是风险很大，裁决结果的偶然性也很大。辉瑞公司的本案委托代理人姜建成律师也认为本案虽然辉瑞公司获胜，但仅仅是个案，不具有普遍意义[5]。换句话说，使用类似的模糊的方式对实验数据进行描述，从而隐藏技术秘密的方式是要冒很大风险的，即使实质审查阶段获得了专利授权，也有很大的可能性在后续因公开不充分等理由被他人无效。

由上述‘516’号案件和“伟哥”案件可以看出，如何在确保专利有效的前提下，尽量保留技术秘密，是摆在企业面前的一个难题[6]。充分公开是获得专利的必要条件，专利法第 26 条第 3 款明确规定说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准。这也就意味着技术持有人/企业在申请专利保护的时候不能将实现发明的特征或者必要的技术特征作为技术秘密进行保留，更进一步的含义是技术秘密的保留不应该损害专利权的获得。刻意或者毫无策略的隐瞒技术步骤或者优选方式，往往会存在如‘516’号案件类似的被无效的风险。由“伟哥”案件也可以看出，即使最终幸运地获得了专利权的有效维持，但是从 2001 年 12 家公司提出无效宣告请求到 2009 年最终判决，约 8 年的确权征途，其间的人力、物力、财力的消耗对企业来说也可谓不能承受之重。由此可知，以牺牲专利权的风险换取技术秘密保护往往是得不偿失的，但也不意味着在申请专利时将技术内容完全的、毫无保留的公开。两者的平衡需要严谨、科学的制定策略，需要综合考虑获得专利权的可能性及授权范围、企业保密能力、不同保护方式下的商业预期等因素，还需要相关知识产权、技术秘密管理人才的积累和平台搭建。

3 策略和启示

无论生物医药企业是选择技术秘密还是专利对创新成果进行保护，其最终目的都是为了实施该创新成果，使其转化成现实的生产力。而在成果转化的过程中，不可避免地会遇到泄密或侵权等问题，如果持有人能在初期就建立一个较为完善的保护模式，无疑可以更好地抵御潜在的风险。

以下从五个方面对相应的策略和启示进行小结，供相关生物医药企业参考。

⑴对于易通过反向工程破解的创新成果，可尽早申请专利：易通过反向工程破解的创新成果包括结构相对明确、他人通过简单实验即可获知结构的产品和较为简单的制备方法等。以基因检测领域为例，目前基因检测的技术已经相对成熟，丰富多样的 PCR 方法和芯片种类是市场上常见的。然而，即便针对已知的靶标设计、筛选出特异性好、灵敏度高的探针或引物也可能是不容易的，此类产品仅仅通过简单测序就能够获知序列结构，容易被仿制。因此，一旦获得了此类产品，当初步预期其有经济价值时，应当首先考虑申请专利来进行保护。

⑵对于“开拓型”和“改进型”创新成果的专利申请策略应不同：即使对于应当尽早进行专利申请的创新成果，其具体的申请策略也是有所差异的。《审查指南》（2010 版）中明确规定，化学发明的充分公开的条件是，说明书中应当记载化学产品的确认、制备及用途[7]。以新化合物为例，如果其属于结构首次公开的“开拓型”发明，则只要满足上述指南的最低标准即可能获得授权，此种情况下，可以以其产品作为要求保护的对象，采用专利保护，新化合物制备的最优参数、储存的最适条件等可以以技术秘密的方式予以保留。但针对已知产品或制备方法的“改进型”发明，则需要对发明点进行详细记载，如果发明点是产品制备的优选参数、储存的最适条件等，还需要相应的补充效果对比或验证的实施例，否则可能难以获得授权。

⑶不易通过反向工程破解的创新成果，可选择技术秘密的保护模式：不易通过反向工程破解的创新成果包括结构相对复杂，难于通过简单检测等手段获知组分的产品或工艺等。比如某些中药组合物，其各组分和含量难于通过分析获知，在不知晓配方的情况下并不容易被仿制。但技术秘密保护的缺点也显而易见，一方面，我国消费者的知情权意识正在觉醒，以“云南白药”为例的药品秘方是否应当公开存在争议；另一方面，“云南白药”等拥有国家保密配方的中药仅是特例，通常情况下，需要相关的措施和经费维持技术秘密的持续保留。值得注意的是，即便是“云南白药”，在通过技术秘密隐蔽核心配方的情况下，仍然对其不同的剂型（如胶囊、喷雾剂和创可贴）进行了专利申请，并获得了授权。

⑷“专利+ 技术秘密”保护模式的选择：由于生物医药产品的复杂性和多样性，生物医药企业往往很难通过一种单一的保护模式完成对创新成果的保护。因此，在实际操作过程中，对于结构或序列明确，但制备工艺复杂、上市标准严格的药物，企业可考虑选择“专利+ 技术秘密”的保护模式。在满足专利申请说明书充分公开的基础上，对技术秘密进行保护，其中所述技术秘密可以是质量标准、部分的优化条件、方法的操作细节等。举例来说，美国 FDA 对上市药物，除药物本身结构外，还要求登记其制备工艺、质量标准、分析方法等，而上述工艺、标准、方法等往往是不予公开的，此种情况下，仅仅依据专利申请记载的内容和已经上市的药品本身，来仿制与已上市专利药相同标准、相同效果的药品并非易事。且各国对于药品的强制许可标准并不相同，专利权在非强制许可领域仍然是强有力的保护模式。此外，由于品质和品牌的影响力，专利药在专利权失效后仍然持续占有市场的例子并不少见。

⑸综合考虑后继维权成本：值得注意的是，企业除了要考虑创新成果本身的属性之外，还应从维权难易的角度考虑，综合进行保护模式的选择。“获权容易维权难”的情况并不少见。比如，方法发明专利在侵权诉讼中的侵权行为具有举证困难的特点，虽然有举证责任倒置的法律规定，以在信息不对称时减轻弱势方举证责任，但仅限于“新产品制造方法发明专利”[8]。对于非发明专利、非制造方法发明专利、非新产品制造方法发明专利侵权案件仍然适用“谁主张，谁举证”的规则。因此，在选择保护模式的同时，需要综合考虑后继维权成本。

此外，企业除了可以从技术角度按照上述五点的建议进行保护模式的选择之外，还可以从人员管理的角度，在建立企业内部的防御体系的基础上，根据企业的实际情况，制定合理的管理机制。从而从技术特点和人员管理的双重角度建立和发展企业。当然，在实际生产经营活动中，企业面临的情况往往更为复杂，如何选择有针对性的适当的创新成果保护模式，还需要依据具体的情况进行有针对性的分析，不断研究和探索。

[1] Zhang Y. The study of legal issue on technical secret licensing. Dalian: Dalian Maritime University, 2010. (in Chinese)

张莹. 技术秘密许可法律问题研究. 大连: 大连海事大学, 2010.

[2] Qi JS. Qi Jingsi talk of technical secrets - secrets interpretation techniques. China Invention Patent, 2011(9):30. (in Chinese)

齐敬思. 齐敬思谈技术秘密之一解读技术秘密. 中国发明与专利, 2011(9):30.

[3] Baidu Encyclopedia. Technical secrets. [2014-04-30]. http://baike. baidu.com/link?url=CSIptoMotpinfoJLdEIhW9g7JYyMrFlflaBAYPdnidnuOWca6XSHSU7WPezQ02a5R4PFFywqt-3f8wy9H7E4Aq. (in Chinese)

百度百科. 技术秘密. [2014-04-30]. http://baike.baidu.com/link?url= CSIptoMotpinfoJLdEIhW9g7JYyMrFlflaBAYPdnidnuOWca6XSHSU7WPezQ02a5R4PFFywqt-3f8wy9H7E4Aq.

[4] Wang L. Measures biopharmaceutical patents. Beijing: Military Medical Science Press, 2008. (in Chinese)

王磊. 生物制药专利对策. 北京: 军事医学科学出版社, 2008.

[5] Liu QM. Reflections on the case of Viagra patent is invalid. China Invention Patent, 2011(11):80-82. (in Chinese)

刘启明. 伟哥专利无效案引发的思考. 中国发明与专利, 2010(11): 80-82.

[6] The Bureau of Nat' l Affairs, Inc. Interview with Laurence Tribe on Supreme Court Review of Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co. Pat Trademark Copyright, 1991, 42(2):466-468.

[7] State Intellectural Property Office of People's Republic of China. Patent examination guidelines 2010. Beijing: Intellectural Property Publishing House, 2010. (in Chinese)

中华人民共和国家知识产权局. 专利审查指南2010. 北京: 知识产权出版社, 2010.

[8] Zhang LX. Intellectual property method patent infringement litigation burden distribution analysis. Intellect Property, 2014(1):66-70, 77. (in Chinese)

张丽霞. 方法发明专利侵权诉讼举证责任分配探析. 知识产权, 2014(1):66-70, 77.

10.3969/cmba.j.issn.1673-713X.2014.03.017

朱镜羲，Email：zhujingxi@sipo.gov.cn

*作者排名不分先后，两人并列第一作者