外观设计专利重复授权及侵权赔偿问题探讨

作者简介：刘囡，女，汉族，从事专职公司法务工作十余年，现任上海大智慧股份有限公司法务经理，在知识产权保护方面具有丰富实践经验，中央财经大学2000级经济法专业法律学士，华东政法大学2010级民商法专业硕士研究生在读。

摘要：因外观设计专利授权无需经过实质审查程序，法律实务中常会发生以下外观设计专利的重复授权情形：（1）同一权利人就同一外观设计重复进行申请或把一个外观设计中的部分元素单独抽出进行外观设计专利申请。（2）不同权利人就相同或近似的外观设计先后申请专利并均获得授权，且后一权利人申请时间在前一权利人专利授权公告前。针对上述第一种外观专利重复授权情形，在权利人提起侵权之诉时，笔者认为，被诉侵权人可通过现有设计抗辩、专利无效抗辩或违反社会公共利益等理由进行抗辩。

关键词：外观设计专利；重复授权；专利无效

一、外观设计专利的特点和授权条件

外观设计专利，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。根据现行《专利法》的规定，授予专利权的外观设计应当具有如下特征：一、外观设计应当具有“新颖性”，即授予专利权的外观设计应该不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。此处所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。二、外观设计应当具有“创造性”，即授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。此处所称明显区别，是指不相同或不相近似，不会引起社会公众的误认。三、授予专利权的外观设计不得“与他人在先权利相冲突”。此处所称他人在先权利，在申请日以前他人取得的合法权利，主要是指他人的商标权、美术作品的著作权、人物的肖像权等。

按照《专利法》的规定，对于实用新型和外观设计专利申请而言，经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。也就是说，外观设计专利的申请采用的是形式审查制度，即登记制度，即只要国务院专利行政部门经过初步审查，认为外观设计专利申请符合法律规定的形式要件，就授予专利权。正是由于外观设计专利的这样授权特点，实践中常会发生以下外观设计专利的重复授权情形：（1）同一权利人就同一外观设计重复进行申请或把一个外观设计中的部分元素单独抽出进行外观设计专利申请。（2）不同权利人就相同或近似的外观设计先后申请专利并均获得授权，且后一权利人申请时间在前一权利人的专利授权公告前。由此也造成了外观设计侵权纠纷的重复索赔等问题。

二、外观设计专利重复授权引发的侵权赔偿问题及应对策略

（一）同一权利人就同一外观设计重复进行申请或把一个外观设计中的部分元素单独抽出进行外观设计专利申请。对于此种情形，笔者认为权利人有滥用专利权和重复诉讼之嫌，重复索赔案件不应被受理。

1、现行专利法对外观设计专利的“新颖性”、“创造性”方面做出了更为明确的规定。2001年7月1日起施行的《专利法》第二十三条规定明确了，授予专利权的外观设计不得与现有设计相同或相近似。2009年10月1日起施行的现行《专利法》第二十三条规定明确了，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别，主要为了避免专利申请人拼凑外观设计，重复申请的问题。

如果权利人获得某一外观专利授权后，又将该外观设计专利的组成部分在未作任何变化的情况下，向专利行政部门申请外观专利。此时，前一外观设计专利已经公开、使用，构成在先设计，其后面专利因与前一外观设计专利的相对应的组成部分相同，明显违背了外观设计专利授权的必须为“新设计”，即不得与在先设计相同或相近似这一条件。

2、权利人因重复申请、重复获得授权，违背了专利法的立法目的和社会公共利益。

专利立法是以“鼓励发明创造，有利于技术转移和应用，促进社会科技发展”为基本目的，为了达到这一目的，一方面需要对专利权人的权利做出明确规定，起到“鼓励发明创造”的作用。为了保证专利权人的垄断利益，权利人往往希望法律赋予其更加广泛的权利内容和更全面的保护，以保证在专利实施问题上的“绝对垄断性”；另一方面从国家和社会公共利益角度考虑，为了“有利于技术转移和应用，促进科技发展”，为了避免专利权人滥用权利，避免其运用禁止性规定阻止有利于国家以及社会公共利益发明创造的推广实施，需要在法律制度的设计上做出限制性的规定，以降低专利权人的垄断力。即在法律制度的设计上实现个人利益与社会利益的平衡。為此，专利法设立的“专利权的有期限保护原则”即是对专利权人权利的限制，其中外观设计专利的保护期限为10年，自申请日起算。我们可以设想，如果一个人在其外观设计专利保护期限届满前，就相同的设计方案再次向国家知识产权局申请授权，鉴于外观设计专利不进行实质审查，其申请势必得到授权。这样，该权利人可以通过重复申请、重复获得授权，就同一设计方案再次获得10年保护期限，以此类推，此种做法无疑会损害社会公共利益，违背专利法关于“权利有期限保护的原则”。

3、违背一事不再理的民事诉讼原则，法院不应受理。

一事不再理原则是民事诉讼的一项重要原则，一事不再理原则包括两个方面的含义：第一，当事人不得就已经向法院起诉的案件重新起诉；第二，一案在判决生效之后，产生既判力，当事人不得就双方争议的法律关系，再行起诉。从法院角度讲，就是不得再受理。所谓“一事”是指同一当事人，就同一法律关系，而为同一的诉讼请求。因为这个同一事件已在法院受理中或者已被法院裁判，当然就不得再起诉，法院也不应再受理，避免作出相互矛盾的裁判，也避免当事人纠缠不清，造成讼累。在外观专利重复授权案件中，权利人因重复申请、重复获得授权，依据相同的事实、相同的证据，要求侵权人承担相同的责任，明显属于重复诉讼，重复索赔，违反了民事诉讼“一事不再理”的原则。

（二）不同权利人就相同或近似的外观设计先后申请专利并均获得授权，且后一权利人申请时间在前一权利人专利授权公告前。

根据专利法的规定，授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似。最高人民法院在1993年8月16日针对专利侵权诉讼中当事人均拥有实用新型专利权应如何处理的批复中明确表示，根据先申请的原则，只要原告先于被告提出专利申请，则应当依据原告的专利权保护范围，审查被告制造的产品主要技术特征是否完全覆盖原告的专利保护范围。如果前后两项实用新型专利的技术方案相同或等同，被告对后一项重复授权专利技术的实施，均构成对原告专利权的侵犯。对于外观设计专利权类似问题的判定，可以参照这一处理意见。也就是说，被诉侵权人不得以自己具有外观专利进行不侵权抗辩。对此，北京市高级人民法院规定：“在原告和被告均获得并实施了外观设计专利权的情况下，如果两个外观设计构成相同或相近似，则可以认定实施在后获得外观设计专利权的行为，侵犯了在先获得的外观设计专利权”［《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，文号：京高法（2001）229号］。也就是说，此种重复授权情形，被诉侵权人不能以自己具有外观专利进行不侵权抗辩。

三、结语

外观设计专利重复授权问题的解决，一方面需要行政主管部门从机制上减少或杜绝类似的重复授权，另一方面，也需要权利人秉承诚实守信原则，避免滥用权利，重复索赔。而在出现外观专利重复授权情形涉诉时，被诉侵权人可针对第一种重复授权的情形，通过现有设计抗辩、专利无效抗辩或违反社会公共利益等理由进行抗辩，维护自己的合法权益。