知识产权纠纷中的定损专家应用和定损问题评介

Pauline M. Booth /美国波士顿 Dr. Michael Salve/奥迈咨询顾问公司纽约办公室

知识产权纠纷中的定损专家应用和定损问题评介

Pauline M. Booth /美国波士顿 Dr. Michael Salve/奥迈咨询顾问公司纽约办公室

介绍与知识产权纠纷相关的常见定损问题的基础性背景信息, 并概述定损专家的角色、知识产权纠纷的类型以及相关的损失赔偿金的判定。此外，还探讨美国和英国法院以及国际仲裁法庭在对每个案例进行赔偿金分析时所需的证据的要求，并详细讨论与原告所提出之利润损失索赔相关的证据和分析。

一、定损1. 在这篇文章中，我们将根据情况交替使用“定损”和“损失赔偿金”二词。在所有知识产权争议案件中，通常情况是知识产权所有者对另一企业或个人不恰当使用其知识产权的行为进行指控。为便于参考，我们将知识产权所有者称为“原告”，将被控不恰当使用知识产权的另一方称为“被告”，将“被告”所生产的涉嫌对知识产权侵权的产品称为“被控产品”。专家概述

（一）定损专家的专业技能与价值

定损专家广泛应用于所有纠纷案件，尤其是在美国、英国和欧洲。定损专家在诉讼和仲裁中的角色性质基本相同。一般而言，在诉讼程序中定损专家的角色因其广泛发现证据而显得更为正式（尽管在中国的情况并非如此）；而在仲裁中，仲裁委员会可能要求当事方的定损专家在收到通知后立即通过证人会议或出具联合报告的形式与对方定损专家进行沟通。但是，无论是什么法庭，无论在哪个司法辖区，对定损专家的专业技能和最佳实践的要求是一致的。文章将探讨定损专家在国际仲裁背景下的角色。定损专家的角色是协助事实判定者理解该仲裁中核心的技术问题，该专家证人需向仲裁委员会负责。这是相对于律师仅代表其当事方利益的最大区别。

仲裁员通常非常熟悉法律标准，是在相关法律背景下界定问题的专家。对定损专家的需求通常是因为仲裁员需要建立一个适当的财务、会计或经济模型以回答法律自身不能回答的问题。比如，如何判定已认定责任的合理损失赔偿金？专家的角色不是回答仲裁委员会面对的终极问题或告诉仲裁委员会该做什么，而是分析和回答问题，提供专家专业范围内的意见以对仲裁委员会进行引导。

（二）定损专家的界定与资质要求

一般情况下，定损专家是一名拥有专业知识、技能、经验、受过专业培训和教育的专业证人。该专家的主要角色是协助事实判定者（通常是由仲裁员组成的委员会）对解决争议的核心技术、科学及其他特定知识进行理解。

定损专家通常具有相应技能，能够通过建模和必要的定量分析，建立和支持复杂纠纷中所需的证据。例如，会计师能够将一系列的财务交易转换为具有不同目的和动机的商业决定并向其客户的律师和仲裁委员会进行解释。另外，经济学家能够通过市场界定、产品定价、宏观经济模型和因果关系分析协助公司进行战略决策。经济学家常被要求协助仲裁委员会分析阐述某公司行为对其竞争者，有时甚至是对其未来潜在竞争者的影响。在知识产权争议案件中，定损专家拥有丰富的相关经验、可被接受的方法和深入的司法先例理论知识，对于该案件来说至关重要。

通常情况下，曾多次在非诉讼案例中为面临实际问题的公司执行类似分析的定损专家能提供更有价值的意见。仲裁委员会常常认可并尊重此类实务经验，因为其能够通过实际商业操作、学术文献、行业标准或者其他非法定的职业标准对其自有的责任和定损理论进行测试。

定损专家不仅需要拥有专业的知识技能，能够通过书面及在听证会中当面向仲裁委员会进行有效的沟通对定损专家也至关重要。这可能涉及到将一个高度技术化或复杂的问题尽可能简单地表达出来以揭示其结果的能力。如果某定损专家仅能与身处同一专业领域并接受过类似专业培训的人员进行交流，其很可能不被仲裁委员会所理解，由其提供的合理结论也会因此不被考虑。

合格的定损专家需要具备的另一项技能是能够在听证会中实时回复仲裁委员会所提出的问题。仲裁委员会成员通常会在听取了定损专家对双方律师的答复后提出问题。仲裁委员会的问题通常集中在其最需要从专家处获得引导的领域，或是其需要更多证据以确认或质疑其对于争议事项未来可能的裁决的初步想法。

（三）律师对定损专家的运用

在国际仲裁中，纠纷所涉及当事方的律师通常会聘用定损专家以获得其技术或财务专业知识的支持。聘用定损专家还因为他们可以向没有财务背景的人有效传达他们的观点。定损专家的聘用通常在律师已经完成事实认定程序的某部分且与法律责任有关的论点已经初步形成之后。

在仲裁审理之前（含）的期间内，定损专家将就案情咨询律师。定损专家将与律师及其客户合作，根据案件类型和责任争议就损失赔偿金的合理判定提出建议。定损专家可协助律师从客户处收集用于形成和支持定损分析所需的数据和信息，向律师介绍需要向另一方索取的会计和业务记录类型，研究解决定损问题所需的公开信息来源。律师收到数据和信息后，定损专家通常会对数据和信息进行分析以确定其相关性和价值。

在进行分析时，定损专家非常清楚事实与律师所提供任何假设情形之间的区别。另外很重要的一点是清楚当事方已经提供了哪些信息，以便专家能了解哪些事实和情况可以支持专家的分析和意见，以及什么证据可能用于反驳专家的观点。这一点在律师处理涉及众多因素的责任案例时，以及仲裁委员会对于每个因素的最终判断都将影响最终定损分析时尤为重要。

定损专家通常还会分析对方定损专家的观点并发表对该观点的意见。定损专家还可通过揭示先前分析中的任何瑕疵来协助律师为交叉询问对方的定损专家做准备。

综上所述，律师可在事先准备、事实认定、开庭陈述、审理和总结陈词的整个仲裁过程中始终运用定损专家的专业知识。

在某些情况下，律师还保留聘用定损专家为非作证顾问的权利，由该顾问就行业标准、技术问题或定量证据的说服力提出建议，供律师参考。这种情况下，律师不会向仲裁的另一方透露该顾问的存在，顾问不提出专家意见，也不出庭作证。

（四）律师与定损专家合作时的最佳做法

一开始，定损专家由当事一方聘用并被指定就仲裁事项与律师开展合作。对专家和客户来说，专家应保持均衡的独立意见。定损专家应能根据专业知识领域明确区分合理的观点与不合理的观点。

在仲裁过程中，定损专家须保持其独立的专业意见。如果专家不能做到这一点，则证词没有意义，因为其反映的是片面的观点，不能在交叉询问时获得支持。另外，定损专家可以对其支持的观点进行大力可信的辩护，即便是在接受彻底盘查的情况下也是如此。

一般情况下，如果需要定损专家作证，则定损专家、客户与律师必须举行面对面会议。这将使三方可以互动式地讨论定损专家如何为仲裁策略带来额外价值。同时，定损专家可以更好地了解现有策略以及支持该策略的文件。定损专家还可以初步检查还需哪些额外信息（如果有的话）。

定损专家应十分了解律师关于该事项的法律责任的观点，这一点相当重要。由于这些责任观点可能随着仲裁的进行而有所更新，因此定损专家可能需要修改其定损结果和意见。如有其它技术专家或行业专家在仲裁中根据同一客户的指示进行工作，则定损专家可以利用这些人所依赖的信息、他们的工作成果以及他们的意见。我们已经讨论了知识产权纠纷中损失的各种判定方法，并将进一步详细介绍定损专家可能进行的分析类型，介绍定损专家应深入了解的一些主要概念和方法。

表一：知识产权纠纷中不同类型的定损判定

二、定损专家在知识产权纠纷中的作用

涉及知识产权问题的纠纷大致分成如下几类：（1）专利侵权；（2）版权、商标和商业外观侵权；（3）许可纠纷；（4）商业机密失窃

在量化损失时，不同的纠纷类型代表不同的问题。主要的损害赔偿金类型包括如下：（1）原告损失的利润：原告损失的利润是原告代替被告销售被控产品所能赚取的利润金额；（2）被告的利润：被告的利润是被告通过销售被控产品赚取的利润金额。同时被告可能通过未经授权使用原告的知识产品而节省研发费用等受益；（3）合理的许可使用费：合理的许可使用费是被告为涉嫌侵权使用知识产权向原告支付的费用。

在美国，损失赔偿金的判定取决于知识产权纠纷的类型，具体如表一所示：

对于上述任一定损方法，众多的司法先例都给出了可接受的方法和理论的指引。我们将关注点放在原告的利润损失上。

（一）原告的利润损失

在本节中，我们将通过讨论美国的一些基础性案例，以证明计算利润损失是判定损失赔偿金的合理方法；以及将因果关系（被告被控事实与索赔损失之间的联系）和计算利润损失联系起来的关键问题。

在美 国，20世纪70年代末的Panduit 诉Stalin Brothers5. 美国案例：Panduit Corp v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152（1978 年，6 号法庭公告）。一案列出了定损专家评定原告是否有资格获得利润损失赔偿金时通常分析四个要素。如果原告未能就其中任一要素提供足够的证据和分析，则无法就利润损失获得赔偿。根据利润损失提出的索赔通常（尽管不总是如此）高于合理的专利许可使用费。事实上，管辖知识产权损害赔偿金的美国法律规定专利所有者有权获得“足以弥补被侵权的损失……在任何情况下均不低于合理的专利许可使用费……”6.《美国法典》第35编第284节。

原告索赔利润损失时要分析的四个因素如下：

因素1：市场对专利保护产品的需求

原告须证明市场上存在对专利性发明的需求。一般通过提交应用专利性发明所制造产品的出售证据来证明。近年来，一些被告试图将对产品整体的需求与对具体专利性特征的需求区别开来。但是，就本因素而言，截至目前，法院一直认为提供出售情况并由此证明对产品整体的需求便已足够。7. 美国案例： DePuy Spine, Inc. 诉 Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314（2009 年联邦公告）。

因素2：不存在非侵权替代品

这一因素关乎因果关系问题——也就是说，如果被告不在市场上出售被控产品，那顾客是不是只能从原告那里购买产品？如果市场上只有两个参与者——被告和原告，而没有其他正在出售的非侵权替代品，则这个问题很好回答。但是，情况通常不是如此。相关市场的定义非常重要，因此需要从责任和定损角度进行强有力的可信分析。

图一：市场份额的例子

图二：BIC Leisure Products, Inc. 诉 Windsurfing International Corp. 中的价格差异

由于Panduit一案是在20世纪70年代裁决的，美国其他许多案例已经探讨和修订了这一因素，其中最重要的案例如下：

(1)State Industries诉Morflo Industries8. 美国案例： State Industries, Inc. 诉 Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573（1989 年联邦公告）。

在本案中，各方认为，尽管市场上有非侵权替代品，这一事实也不应妨碍原告获赔损失的利润。但是，原告不能索取被告的全部销售额，而可以要求索赔将被告排除市场之外的情况下其可获得的市场销售份额。这一概念的解释如图一所示：

根据这种分析，定损专家将把原告在被告市场份额中所占的份额纳入利润损失分析，以根据被告所生产的被控产品中余下的销售额来计算用于补偿原告的合理的专利许可使用费。

(2)BIC Leisure Products 诉 Windsurfing International9. 美国案例： BIC Leisure Products, Inc. 诉 Windsurfing International Corp., 1 F.3d 1214（1993 年联邦公告）。

在本案中，法院区分了相关市场，这是基于对售价的如下发现：原告和被告的产品（帆板）售价相差很大，被告所售便宜产品的购买者极不可能购买原告出售的非常昂贵的产品。原告和被告之间的平均价格差异如图二所示：

由于原告和被告以不同的价格向不同的客户出售不同类型的帆板，原告不能采用前文State案例中讨论的市场份额方法。因此，利润损失遭到驳回。

(3)Grain Processing 诉 American Maize-Products10. 美国案例： Grain Processing Corporation 诉 American Maize-Products Company, 185 F.3d 1341（1999年联邦公告）。

这个案例涉及一项食品添加剂成分的专利。尽管被告并没有这样做，但其可能已经略微改变了添加剂中所用成分的比例，避免了对专利权的侵犯。法院认为，尽管在侵权期间未使用非侵权替代方法，但替代方法是确实存在的。采用非侵权替代方法对被告唯一的影响在于产品生产成本增加。利润损失遭到驳回；根据制造侵权产品的成本与制造非侵权产品的略高成本之间的差额，将损失赔偿金判定为合理的专利许可使用费。

上述案例说明，定损专家不仅要全面了解原告和被告的产品和市场，还要进行更广泛的市场分析以确定其他竞争者及其市场份额，以便构建不存在被告被控产品的市场。权威渠道可获得的公共信息有助于为这种分析提供支持。该分析还解决了另一个问题：即如果被告希望避免侵犯原告的知识产权，那么有什么其他的方法可选。Grain Processing就是使用一个简单非侵权替代方法的示范。其他可探讨的此类非侵权替代做法包括迁移制造地点以尽可能避免在原告享有知识产权保护的区域内使用知识产权。

因素3：拥有满足需求的制造和营销能力

该因素要求原告表明其拥有必要的基础设施，可制造、营销和出售在其利润损失分析中索赔的产品。定损专家通常会寻找证据来评定原告这方面的能力，包括审查原告的制造能力，以及检查原告进入被告被控产品销售渠道的能力；另外还可以考虑进入被告市场的壁垒，比如政府监管等。

因素4：原告本来可以赚取的利润

定损专家的角色是根据证据构建一个模型，以评定如果被告没有侵犯知识产权则原告可获得的经济利益。需要回答的问题一般有“如果侵权者（被告）没有侵权，则专利持有者（原告）可能已经获得……？”11. 美国案例： Aro Mfg. Co. 诉 Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964).

原告损失的利润一般以如下方式计算：损失的销售额–增量成本=损失的利润

（1）损失的销售额：

如前文案例所示，量化损失销售额的出发点是被告出售产品（含有原告知识产权）的销售额，根据市场份额和定价考虑而酌情调整。如果原告和被告的产品售价大致相同且在侵权期间价格没有变化或预期没有变化，则这种分析相对直接明确。

但是，实际情况可能是被告的入市必然导致产品售价放低，或者原告已寻求提高价格但由于来自被告的竞争而未能如愿。在 1886 年美国 Yale Lock Manufacturing Co., 诉 Sargent 的案例中，法院认为“由侵权性竞争导致的降价以及利润损失是裁决损失赔偿金的适宜基础。唯一的问题在于特定案例中证据的性质和充分性。”12. 美国案例： Yale Lock Mfg. Co. 诉 Sargent, 117 U.S. 536, 551 (1886).

这种事实模式需要定损专家进行深入分析以充分了解被告对定价所产生的不同于其他因素的影响。此外，定损专家需仔细评定售价上涨跟单位量之间的关系。在没有对产量造成的影响进行详细分析前，简单地假设原告能够提高价格是不正确的。“在一个可信的经济分析中，专利权所有人‘原告’无权忽视提高价格对于产品需求的影响而制定更高的价格。”13. 美国案例：Crystal Semiconductor Corp.诉TriTech Microelectronics Int’l, Inc., 246 F.3d 1336, 1357（2001年联邦公告）。可能还有证据表明原告由于侵权之后的价格侵蚀而继续遭受利润损失。美国和英国的几个案例已经说明了该问题。比如：

英国案例Ultraframe 诉 Eurocell14. 英国案例： Ultraframe (UK) Limited 诉 Eurocell Building Plastics Limited and another [2006] EWHC 1344 (Pat).就价格侵蚀或价格压低提出关键问题：a.如果没有发生侵权，原告会提高价格吗？如果会，提高幅度是多少？b.侵权导致价格降低了吗？如果降低了，幅度是多少？c.如果原告已提高其价格，则这对无侵权情况下的销售量有什么影响？在裁定关于价格侵蚀的损失赔偿金时，法庭考虑了与当事方产品定价、竞争压力和折扣相关的证据，结论为被告对原告售价下降负有部分责任。法官在裁定损失赔偿金时，也把价格侵蚀对将来的影响考虑在内，因为“因侵权所致的价格侵蚀在侵权停止后会持续一段时间”。

美国案例Crystal 诉 Tritech15. 美国案例：Crystal Semiconductor Corp. 诉TriTech Microelectronics Int’l, Inc., 246 F.3d 1336, 1357（2001年联邦公告）。中，法院驳回了关于价格侵蚀的索赔。原告的定损专家通过一种方法来比较无侵权市场中一种类似产品的业绩与受被控产品影响的市场上受专利保护产品的业绩。但是，法院认为所用的基准是不恰当的，而且原告也没有提交足够的证据来支持其关于价格侵蚀的索赔。比如，原告没有提交证明价格侵蚀对竞争性市场中价格增幅影响的证据。

由于存在原告是否有权将被控产品的全部或部分收入纳入其利润损失分析的问题，原告利润损失分析中对收入数额的认定变得尤为复杂。因被侵权的知识产权对于被控产品性能的贡献重要程度不同，这个问题将很难回答。这个十分重要的问题同样关系到前文所讨论的其他定损方法。涉及这个问题的众多司法先例已超出了本文的范围，在此不再深入探讨。

（2）增量成本：

增量或可变成本是原告为实现所流失销售额而产生的超出其正常成本的额外费用。例如，生产产品的直接成本（比如原材料）。尽管如此，如果原告其现有工厂能够生产更多产品而不产生任何额外成本，如租金或公用事业费，则这些成本将不纳入利润损失分析，因为原告不论是否增加与流失销售额相关的产量都需要支付相同数额的成本。相反，如果原告不得不通过占用更多生产空间或获取更多仓库才能增加其产能以实现产量的增加，则这些成本将被纳入利润损失分析。

增量成本分析需要定损专家详细调查，以了解原告的现有成本结构、进行额外销售（包括在赔偿金分析中）所需的资源以及相关成本。

三、总结

在法院和其他争议法庭解决由于全球经济和革新技术产生的各种定损问题的背景下，知识产权损失赔偿金的理论将继续演化。由于当事方面临开展定损分析以解决更复杂的责任问题的挑战，在知识产权事务的国际仲裁中使用定损专家的现象呈稳步增长态势。跟上重要法庭决定或判决的步伐，并将相关原则应用到每个案例的事实分析中，这一点对定损专家而言非常重要。同时了解责任争议和技术证据，以开展完善的定损分析，对定损专家也非常重要；如同我们在前文利润损失部分所述，此类分析涉及面广，包括市场认知和竞争格局等多种知识。