专利创造性判断中的相反技术启示

石必胜 北京市高级人民法院知识产权庭法官

在专利授权确权审判实践中，专利创造性判断是最重要的问题之一。为了促进专利创造性判断的客观化，有必要在专利审查和专利审判实践中明确一些应当普遍遵守的基本原则。专利创造性判断的整体原则，毫无疑问是专利创造性判断的最基本原则之一。整体原则认为，本专利和现有技术都必须从整体上来考虑，包括现有技术中存在的远离本专利的相反技术启示。下面结合笔者对相关案件的审理来讨论相反技术启示的作用及其具体认定。

一、技术启示的作用

（一）《专利审查指南》的相关规定

技术启示在专利创造性判断中具有重要作用。1993年《审查指南》中并没有规定显而易见与技术启示之间的关系。2001年《审查指南》开始规定了显而易见与技术启示之间的关系，2006年《审查指南》和2010年《专利审查指南》沿用了这种规定。《专利审查指南》规定，在确定最接近现有技术、区别特征和实际解决的技术问题之后，最后一步就是要判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

（二）技术启示与创造性判断客观化

对技术启示的考察能够防止从事后眼光认定所有发明都显而易见。事后眼光容易使人认为所有的发明都是显而易见的。“好主意在公开后很容易被认为是显而易见的，虽然在之前没有被认识到。” 为防止纯粹因为事后眼光而认为构成显而易见的情形，使创造性判断更加客观化，各国一般都会设置在进行创造性判断时遵循一定的步骤和规则，有无技术启示的判断也是预防事后诸葛亮的一个手段。欧洲专利局上诉委员会在T970/00案中明确表示，正确适用“问题——解决”方法可以避免任何事后眼光的分析，即受到本专利的事后眼光的影响从而在现有技术中得出超出本领域技术人员客观上推导出来的内容。这也应当适用在判断本专利对现有技术的技术贡献时。在决定本专利相对于最接近现有技术的技术贡献时，也需要有利于本领域技术人员客观地、技术上可行的地、统一地进行比较的方法。

二、相反技术启示的作用

（一）整体原则与相反技术启示

专利创造性判断的整体原则认为：专利创造性判断的对象是权利要求所要求保护的技术方案，技术方案中的全部技术特征是一个有机结合的整体，应当在创造性判断中作为一个整体来看待；同时，作为评价本专利是否具备创造性对比对象的现有技术的技术方案也应当作为一个整体来看待，不能将其中的技术特征与整个技术方案割裂开来。现有技术必须从整体上来考虑，包括应当考虑现有技术中存在的远离本专利的相反技术启示。如果现有技术中的技术启示不是使本领域技术人员朝着本专利的方向前进，而是使本领域技术人员朝着与本专利相反的方向前进，即使本领域技术人员认为相关对比文件不能结合，或者使本领域技术人员认为不能采用本专利所采用的某项技术手段，则这样的技术启示是相反的技术启示，不会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术中不存在相互结合的技术启示，或者存在远离本专利的相反技术启示，则能够从反面佐证本专利相对于现有技术是具备创造性的。

（二）美国和日本的相关规定

美国《专利审查指南》也有与相反技术启示相关的规定，认为远离本专利的相反技术启示是判断显而易见性的重要考虑因素。在对比文件存在不能够结合的相反技术启示的情况下，如果本专利将对比文件结合起来了，则能够佐证本专利是具备创造性的。在1983年的In re Grasselli案（713 F.2d 731（Fed. Cir. 1983））中，美国联邦巡回上诉法院认为，包含铁和碱金属的催化剂的本专利从对比文件中并未得到技术启示，因为一个对比文件记载互换锑和碱金属具有相同的有益效果，另一个对比文件明确地记载可以向催化剂加入铁，但排除了向催化剂加入锑。在这个案子里，法院实际上认为第二个对比文件给出了相反的技术启示。在1966年的United States v. Adams案（383 U.S. 39（1966））中，美国最高法院认为，在创造性判断中，旧设备中公认的缺陷阻碍本领域技术人员作出新发明的事实在本案中应当予以考虑，该事实可能会从反面证明新发明的创造性。

日本的《专利审查指南》也有类似的规定。《专利审查指南》第二部分第二章第2.8节规定，如果对比文献中的描述排除了容易作出本专利的推断，则这个对比文件并不能作为证明本发明不具备创造性的对比文件。然而，尽管对比文献的描述初步看起来排除了容易作出本专利的推断，但如果从其他方面来看仍然可以得出这种推断，例如技术领域相近或者功能、运行原理或操作过程相同等等，该对比文献也可以作为认定本专利不具备创造性的对比文件使用。

三、典型案例

（一）案情及争议焦点

在我国专利授权确权行政审判实践中，法院在有的案件中也以现有技术中存在相反技术启示为由否定现有技术之间能够结合以破坏本专利的创造性。在（2012）高行终字第1203号“一种正长链二元酸的生产方法”的发明专利权无效行政纠纷案中，本专利权利要求1为：“1、一种正长链二元酸的生产方法，包括以下步骤：一、以C9～C18的烷烃或脂肪酸为底物，通过生物法转化为相应的正长链二元酸；二、对反应液进行预处理，以除去其中的菌体及残留烷烃或脂肪酸，得到二元酸清液，然后进行酸化结晶，酸化结晶液再经板框压滤得到二元酸粗品，所述预处理包括将发酵液加碱调节pH至8-12，加热至60-100℃，然后利用膜过滤法去除发酵液中的菌体及残留的烷烃或脂肪酸，……”

2011年1月27日，专利复审委员会作出第16170号无效宣告请求审查决定，认为：本专利权利要求1的技术方案与证据1相比，存在四项区别特征，其中区别技术特征（3）为：在加碱加热破乳之后的预处理中，本专利权利要求1采用了膜过滤法，而证据1采用了压滤过滤法或离心法。专利复审委员会认为，对于区别技术特征（3），本领域技术人员根据公知常识可以想到用膜过滤进行结晶前预处理。证据18记载了包括超滤、微滤在内的膜分离技术目前已有大规模的工业应用，普遍用于化工等领域，超滤和微滤相当于过滤技术，用以分离含溶解的溶质或悬浮微粒的液体，超滤UF截留组分10-200埃大分子溶质；反证8也记载了超滤（UF）和微滤（MF）的筛分特性，并提示了微滤广泛用于菌体的分离和浓缩。由此可见，本领域技术人员结合上述公知常识能够显而易见地想到使用膜过滤法去除发酵液中的菌，进行结晶前预处理，故区别技术特征（3）不能为所要求保护的技术方案带来突出的实质性特点和显著的进步。专利复审委员会宣告本专利权全部无效。

专利权人不服第16170号决定提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院判决维持第16170号决定。专利权人不服向北京市高级人民法院提起上诉。本案二审程序中的争议焦点之一为，区别技术特征（3）是否使得本专利的技术方案在整体上非显而易见。

（二）相反技术启示的认定

本发明中的膜过滤法是用以将分子量小的烷烃和分子量大的菌体截留，使分子量居中的二元酸透过膜过滤，而证据1和证据14中的压滤过滤法或离心法以及公知常识中的膜过滤法仅能将发酵液中分子量大的菌体与烷烃和二元酸分离，并不能将烷烃和二元酸分离开来。证据18和反证8公开的膜过滤法有其适用范围，分子量小于500或103的小分子量物质被不能被膜截留。而在本专利中，二元酸分子量最大314（DC18），烷烃分子量最大254，按证据18和反证8记载的技术信息，二元酸和烷烃都不能被膜截留，膜过滤并不能将二者分离开来。

本案所有证据记载的技术信息表明，采用膜过滤法并不能直接将烷烃和二元酸分离，而本专利却实际上采用膜过滤法将将烷烃和二元酸分离开来，因此，本领域技术人员从现有技术和公知常识中得到的是不能采用膜过滤的技术启示，是远离本专利的相反技术启示。专利复审委员会认为定现有技术存在采用膜过滤分享烷烃和二元酸的技术启示，证据不足。北京市高级人民法院依法撤销了一审判决和第16179号决定。

四、小结

专利创造性判断的整体原则认为，现有技术也必须从整体上来看待，其中存在的远离本专利的相反技术启示也应当予以考虑。如果现有技术中的技术启示使本领域技术人员朝着与本专利相反的方向前进，则这样的技术启示是相反的技术启示，不会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。相反的技术启示能够从反面佐证本专利相对于现有技术是非显而易见的。