从Myriad案看人体基因的专利适格性*

伍春艳 焦洪涛 / 华中科技大学法学院

从Myriad案看人体基因的专利适格性*

伍春艳 焦洪涛 / 华中科技大学法学院

2013年6月美国最高法院关于Myriad案的终审判决和美国专利暨商标局同日发布的《备忘录》让产业界、研究机构和公众再次聚焦基因专利。争议焦点在于经分离的人体基因是否满足专利适格性。人体基因并不能与人体自然分离，只能通过人类干预才可产生，不宜简单否定其专利适格性。肯定经分离的人体基因的专利适格性，也并不意味着所有经分离的人体基因都可获得专利保护；新颖性、创造性和实用性等要求可以排除对经分离但并未体现显著技术进步的人体基因的专利保护。

如果说Diamond 诉Chakrabarty案打开了基因技术专利的大门【1】，那么2013年6月美国最高法院关于Myriad案的判决和美国联邦专利暨商标局（USPTO）同时发布的《备忘录》则让基因专利再一次成为争议焦点。这一判决不仅关系到Myriad遗传公司的直接利益，也会对整个生物技术产业发展和生物技术研究活动的开展产生深刻影响。截至2012年8月，美国有近5000项专利与人体基因有关【2】。从全世界范围来看，约20%的人类基因组已被申请专利【3】。美国最高法院的判决是否会助推一直存在的关于基因专利的质疑，进而影响到立法者和司法界的立场？本文结合Myriad案的争议焦点，探讨经分离的人体基因的专利适格性（patent eligibility），即是否属于可专利主题（patentable subject matter）。

一、Myriad案的进展及争议焦点

Myriad遗传公司通过研究识别和定位了BRCA基因（BRCA1和BRCA2）在人类基因组中的物理位置，成功分离BRCA基因并确定其确切的核苷酸序列。由于BRCA基因突变可以显著增加罹患乳腺癌和卵巢癌的风险，该公司又开发出检测BRCA基因突变的方法，向妇女提供基因检测诊断服务，评估患者的患癌风险。Myriad遗传公司围绕BRCA基因及其检测方法向USPTO提出了7项专利申请并获授权。根据这7项专利，Myriad遗传公司在分离BRCA基因、合成BRCA cDNA（complementary DNA，互补DNA）和提供BRCA基因检测诊断服务方面享有排他性的权利1. 参见 653 F.3d 1329; 2011 U.S.。

2009年5月，美国分子病理学学会和研究者、患者等19名原告向纽约南部地方法院起诉USPTO和Myriad遗传公司等。原告主张根据美国专利法第101条，Myriad遗传公司分离的BRCA基因属于自然产物(products of nature)，不属于可专利主题。该诉讼涉及前述7项专利中的15项权利要求。

纽约南部地方法院认为可专利主题应该与自然产物存在明显区别。DNA有双重性质，既是生物分子，也是遗传信息的物质载体。经分离的DNA中碱基序列所揭示的信息与天然DNA中的信息一致。纯化步骤并未改变核苷酸序列，也并未改变DNA携带的信息。经分离的DNA分子属于美国专利法第101条的“自然产物”，不属于可专利主题，因此判决Myriad遗传公司与BCRA基因有关的专利无效。

Myriad遗传公司不服地方法院的判决，向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，认为地方法院误读了美国最高法院关于排除“自然产物”的专利主题资格、除非与自然产物明显不同的先例的主张，错误地仅仅关注经分离的DNA和天然DNA的相同点，而未关注二者的区别，主张经分离的DNA分子是具有特定名称、特征和用途的非天然存在的物质组成，属于可专利主题2. 同注释1。。

联邦巡回上诉法院与纽约南部地方法院的立场迥然不同，认为分离状态的BRCA1和BRCA2与存在于体内的DNA分子并不一样，对自然状态的DNA进行人为地切割或合成，使分离后的DNA具有与自然存在的DNA不同的化学特性。经分离的DNA分子并不是自然物质的纯化形式，而是一个独特的化学实体，属于可专利主题。联邦巡回上诉法院于2011年7月做出判决，部分维持、部分推翻纽约南部地方法院的判决，判决经分离的DNA分子，无论是否限定为cDNA，属于可专利主题。检测和分析BRCA基因序列的方法不属于可专利的方法，通过改变细胞增长率筛选潜在癌症的治疗方法可获得专利权3. 同注释1。。

当事人不服联邦巡回上诉法院的判决，向美国最高法院提起调卷令申请。美国最高法院于2013年2月将案件发回联邦巡回上诉法院，要求其根据Mayo案中最高法院关于“自然法则”的裁决再审理。2012年8月，联邦巡回上诉法院再审后认为Mayo案对这一判定不会产生任何影响。上诉法院重申问题在于专利适格性而不是可专利性(patentability)4. 参见689 F.3d 1303; 2012 U.S.。

美国最高法院于2013年4月对Myriad案进行审理，并于6月做出终审判决，部分维持、部分推翻了联邦巡回上诉法院的判决，认为自然产生的DNA片段是自然产物，并不仅仅因为其被分离出来而具有专利主题资格；cDNA则满足可专利性，因为它并不能自然产生5. 参见33 S. Ct. 2107; 186 L. Ed. 2d 124, 2013 U.S.。

从Myriad案中纽约南部地方法院、联邦巡回上诉法院和美国最高法院的不同判决可以看出，争议集中于经分离的人体基因的专利适格性，焦点在于其是否属于自然物质。

Myriad案极大地改变了USPTO关于核酸技术的审查政策，因为其属于美国专利法第101条规定的不可专利主题，审查人员需驳回自然产生的核酸或其片段的产品发明申请，无论其是否经分离。

二、自然产物不可专利原则在美国的实践发展

专利适格性是指一项发明创造属于可专利主题，在一国专利法规定的可授予专利权的客体范围内。一项技术成果若要寻求专利法保护，首先必须属于可专利主题。要判断一项技术成果是否属于可专利主题，应满足两方面的要求：首先判断该成果是否属于美国专利法第101条所列举的发明类型之一6. 根据美国专利法第101条，凡发明或发现任何新颖和有用的方法、机器、产品或物质的组分，或对其进行任何新颖和有用的改进的，可以依该法规定的条件和要求获得专利。。如果要求保护的发明显然不属于四种发明类型中的任何一种，就不属于可专利主题。如果不能简单判定是否属于前述发明类型，就需要进一步判断要求保护的发明是否属于司法实践中认定的例外情形7. 参见Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Eighth Edition, Revision 9, August 2012.。自然产物不可专利原则正是美国法院在司法实践中认定专利适格性时逐渐发展出来的一项原则。

尽管并不能完全确定美国联邦专利暨商标局的实践和美国法院的司法判例中最早何时开始阐述不得授予自然产物专利这一原则，但早在Ex parte Latimer案中（1889年），专利审查人员就驳回了一项关于从大王松（the Pinus australis）松针分离出的一种纤维的专利申请【4】。专利专员Hall在支持专利审查人员的驳回决定时指出，“一种自然产物，当其脱离原来环境后，并不能以其自然状态成为可专题主题”，“被提取的纤维并不存在人为改变”8. 参见Ex parte Latimer, 1889 Dec. Com. Pat. pp123-127.。在Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.案中（1948年），引发争议的发明是一种包含提升作物固氮力的复合根瘤菌。发明人发现某些菌株间不会产生相互抑制，于是进行混合培养，并申请专利。地方法院认为发明人只是发现了自然规律，判定该组合物不能获得专利。第七巡回法院推翻了地方法院的判决，认为该发明是将科学知识应用于自然界中存在的物质。美国最高法院认为发明人并不能创造细菌间的抑制或不抑制状态，这些特性是天然存在的，因而推翻了巡回法院的判决，判断专利无效9. 参见Funk Bros., 333 U.S.。在Diamond 诉Chakrabarty案中（1980年），美国最高法院判定对一种遗传工程细菌可授予专利，该遗传工程细菌中含有四种自然产生的DNA质粒，由于Chakrabarty的努力，这种细菌具有了与自然界任何细菌明显不同的特性。美国最高法院在该判决中提出了关于可专利主题的重要阐述，即“太阳下任何人造之物都属于可专利主题”。然而，在地球上发现的一种新矿物或在野外发现一种的新植物属于不可专利主题10。嗣后，在Amgen Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co.案中，法院认为Amgen公司关于一个经纯化和分离的编码人促红细胞生成素的DNA序列的专利有效11。从上述判例可以看出，自Diamond 诉Chakrabarty案以来，尽管自然产物不可专利原则在认定可专利主题时发挥作用，但关于自然产物的判断在悄然变化。USPTO和法院逐渐开始接受经分离的基因不再属于自然产物。受这些判决的影响，美国联邦专利暨商标局逐渐承认基因、干细胞和大量人类使用的非生物产品属于可专利主题，并授予了大量专利12。

在此背景下，Myriad案中美国最高法院做出与USPTO以往实践完全不同的判决，似乎让人无所适从。尽管如此，USPTO还是迅速做出了回应，在美国最高法院对Myriad案进行判决的同一天发布了备忘录，声称Myriad案极大改变了专利局关于核酸技术的审查政策。该备忘录对基因相关专利的专利审查实践进行初步指导，要求审查人员驳回关于自然产生的核酸或其片段的产品发明申请，无论其是否经分离，因为其属于美国专利法第101条规定的不可专利主题。专利申请只限于非自然产生的核酸，例如一个cDNA或者一个其自然产生的核苷酸顺序已经被改变的核酸（例如，一个人工变异序列）仍旧属于可专利主题。其他涉及自然产生核酸的专利申请，包括方法专利申请，都应根据专利审查程序手册（MPEP）中关于“专利主题资格”的规定进行审查。根据该备忘录，USPTO将颁布更全面的关于确定可专利主题资格的指南【5】。USPTO的备忘录将会影响审查人员随后的基因专利审查行为。

三、经分离人体基因的专利适格性

（一）可专利主题扩大化趋势下人体基因专利的相关法律规定和实践

各国专利立法中关于专利主题资格的规定并不是一成不变的。专利法的历史基础是机械和化工技术，对于专利主题资格的最初判断标准侧重于技术性层面的考量，在当时科学技术条件下，科学原理第一次发现和第一次加以实际利用之间往往存在巨大的时间差距。随着科技的进步，当代科学的突破与技术创新之间的时间差日益缩短，在一些领域内科学突破与技术创新几乎可以做到平行推进，或者是交错进行。人们对自然界一个新现象的认识，在更多情况下可能直接得出对其应用领域和应用前景的预测，并付诸应用。伴随这种趋势，可专利主题的范围亦逐渐扩大。这一扩大的趋势表现为对可专利主题的范围给予广义的解释，而对可专利性的限制进行狭义的解释。例如EPO对EPC第52条和第53条对发明和可专利性的限制做出了狭义理解，这一点已经深刻影响到欧洲各国对专利主题范围的界定。德国专利法将可专利主题限定为“发明”（第1条第1款），尽管没有对“发明”进行立法定义，但规定自然中已经存在的、利用技术方法从自然环境中分离或制造的生物物质，也能够作为发明的对象（第1条第2款）【6】。

面对生物技术科学研究和产业发展的浩大声势，一些国家的立法机构和专利行政部门纷纷在法律政策层面进行规定并实施。欧盟《关于生物技术发明的法律保护指令》以及德国专利法均规定经分离的人体基因能够作为可以获得专利的发明。2005年，德国为了转化欧盟《关于生物技术发明的法律保护指令》，对专利法进行修改，修改后的德国专利法第1a条第2款规定，人的身体已经分离的部分，或者以其他方式通过技术方法获得的组成部分，包括基因序列或者部分序列，能够作为可以获得专利的发明，即使该组成部分的结构与自然存在的组成部分的结构相同。2010年德国专利法修订时仍保留了前述条款。美国专利局也已对基因、干细胞和大量人类使用的非生物产品授予专利，但对涉及人体器官（包括人类胚胎和胎儿）的专利申请尚未授权13。在法律和政策的保驾护航下，各国专利行政部门授予的人体基因专利数量逐年增加。据估计，20世纪80年代以来，人类基因组的20%已被申请专利【3】。在此背景下，Myriad案中美国最高法院将DNA认定为自然产物、不属于可专利主题的判决无疑受到各界瞩目。

（二）经分离人体基因属于可专利主题

1、经分离人体基因的专利适格性判断：自然产物还是人造发明

正如Myriad案中所呈现，即便是研究人员也尚未对基因专利的合法性达成共识，一些研究人员积极申请基因专利，另一些研究人员则有时会选择针对已获授权的基因专利提起诉讼。正如自然产物不可专利原则所揭示，从专利法角度反对基因专利主要体现为主张经分离的人体基因仍旧属于自然产物，经分离或纯化的基因序列只是去除了冗长的密码子，其与自然存在的基因无论从碱基的排列还是自然性质上都并无区别。有学者把基因比喻为公园的石头，在公园捡起的一块石头在对其清洗和打磨之后不会变成他们的发明，将基因从人体分离也不会改变其自然产物的属性【7】。 这种比喻虽然形象，却并不完全贴切，上述比喻中与人体相分离的基因与公园的石头，人类的干预程度显然存在很大差别。

对于经分离的人体基因的适格性，专利法角度判断的关键在于其属于自然产物还是人造发明。如果某一物质既可自然产生，也可经由人类的努力获得，那么其不应属于可专利主题。如果某一物质并不能自然产生，只能通过人类干预才可产生，则不应将其排除出可专利主题范围。此处，自然和人造或人为的区别不在于不同的化学结构和化学特性，而在于因人类的干预有别于自然现象。因为在基因技术领域，科学家们能够创建或复制与人体自然状态下相同的人体细胞。经分离的人体基因属于可专利主题，因为在自然状态中基因或DNA片段不可能脱离人体而存在，只有通过人类的干预基因才可能与人体相分离。当然，这一判断的思路仅仅适用于运用自然产物原则进行可专利主题判断的情形。

2、专利适格性和可专利性（patentability）

在讨论此类案件时，经分离的人体基因的专利适格性和可专利性往往容易发生混淆。专利适格性仅仅涉及专利主题资格，即某一发明或发现是否属于可专利主题，可专利性还涵盖新颖性、创造性和实用性等专利审查标准等内容。一项发明要获得专利保护，首先必须属于可专利主题范围。然而，承认经分离的人体基因属于可专利主题并不意味着所有经分离的人体基因都可获得专利保护，发明人不会因为一项专利申请具备专利适格性就获得专利授权。获得专利授权还需满足新颖性、创造性和实用性等要求。美国1952年的专利法就已经做出区分，将是否属于可专利主题和新颖性要求分别进行规定，即美国现行专利法的第101条和102条。美国联邦巡回上诉法院在In re O' Farrell案（1988年）中也并不否定基因的专利适格性，指出“从其自然环境中被分离的基因已不处于自然存在的状态，是人类干预的结果，可以授予专利权”，而是以不符合非显而易见性支持了USPTO对于在细菌宿主细胞中产生蛋白质的方法不予授权的决定14。然而在Myriad案中，联邦上诉法院Moore法官根据以往判例提出的疑问，即分离过程是否能将DNA从一种不可专利的自然现象转变成一个可专利的物质组成以及经分离的DNA是否具有可能产生显著实用性的明显不同的特点。Moore法官将实用性也纳入到人体基因是否属于可专利主题的考量因素，显然过于扩张了专利适格性判断的功能。

四、结论

专利制度体系中，专利适格性要求、可专利性判断标准和权利限制等规定发挥着不同的功能。专利适格性仅旨在回应发明创造的专题主题问题。专利适格性要求和例外规定可以对专利申请进行过滤，提升专利制度的效能。对于经分离的人体基因是否属于可专利主题进行判断时不能模糊专利主题资格和可专利性的区别。人体基因并不能与人体自然分离，只能通过人类干预才可产生，不宜径直否定其专利主题资格。对于人体基因专利可能与公共健康等利益发生冲突等担忧，可通过新颖性、创造性和实用性标准所构成的可专利性判断体系以及权利限制等制度来实现利益平衡，寻求制度的最大合理性。

【1】祈志. 打开基因技术专利之门的案例——对Diamond v. Chakrabarty案的剖析【J】. 医学与哲学（人文社会医学版）, 2006(6).

【2】Human Gene Patent Report 2012【EB/OL】【2013-09-19】. http://hgpr.org/finalHGPR.pdf.

【3】Open Source Biotech【EB/OL】【2013-08-15】. http://www.bios.net/daisy/bios/2296/version/default/part/AttachmentData/data/ Red%20Herring%20-%20April%2017,%202006.pdf.

【4】Christopher Beauchamp. Patenting Nature: A Problem of History【J】. Stanford Technology Law Review, 2013(16):2.

【5】MEMORANDUM【EB/OL】【2013-09-15】. http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad_20130613.pdf.

【6】范长军. 德国专利法研究【M】. 北京：科学出版社, 2010.

【7】Peter Drahos. Biotechnology Patents, Markets and Morality【J】. E.I.P.R., 1999, 21(9).

* 本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“人类遗传资源保护与管理中的知识产权问题研究”（12YJC820115）和华中科技大学人文社会科学基金青年项目（2009013）阶段性研究成果。