我国驰名商标制度反思从商标法第13条的适用展开

刘庆辉 / 北京市高级人民法院

我国驰名商标制度反思从商标法第13条的适用展开

刘庆辉 / 北京市高级人民法院

一、驰名商标制度的若干问题

本文源于真实案例引发的思考，为方便讨论，对案例予以适当改编。甲公司在A类商品上在先注册了“苹果”商标（简称引证商标），乙公司在B类商品上在后注册了“苹果”商标（简称争议商标）。争议商标经商标局核准注册后，甲公司向商标评审委员会提出撤销争议商标的申请，理由是引证商标是驰名商标，争议商标的注册违反了商标法第13条第2款之规定。商标评审委员会经审理认定，引证商标构成驰名商标，引证商标与争议商标也近似，但两个商标指定使用的商品有较大区别，争议商标的注册不易误导公众，未违反商标法第13条第2款之规定，遂裁定维持争议商标的注册。裁定作出后，甲公司未起诉，乙公司不服，提起行政诉讼，请求撤销引证商标为驰名商标的认定，其中一个主要理由是，本案无认定驰名商标之必要，商标评审委员会违反了按需认定原则，程序上违法。

以上案例向我们提出了一个根本性问题，即商标法第13条应当如何适用。虽然在先商标具有较高的知名度，但鉴于其他因素其禁用权范围无法及于在后诉争商标时，是否还有必要认定在先商标为驰名商标？驰名商标认定是否是商标法第13条适用的必经程序？更进一步的问题是，司法实践中有无认定驰名商标的必要？我国基于普通商标和驰名商标二分法的商标保护制度是否存在问题，应当如何改革？本文从商标法第13条的适用展开，尝试对我国驰名商标制度的立法规定、司法实践及相关问题进行研究，并对我国商标保护制度的改革提出一些建议。

二、驰名商标制度及有关立法例

驰名商标，是指在某一个国家或者地区为相关公众广为知晓的商标，1其对应的英文是“Well-known trademark”。一般认为，商标的保护力度取决于商标的显著性和知名度，显著性越强，知名度越高，保护范围越大。[1]驰名商标的保护范围和力度大于普通商标，原因在于其知名度高，凝聚了商标权人的投资和信用，具有很高的商誉价值。最初，商标保护基于混淆标准，有

注 释

1. 参见《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第1条。混淆则保护，无混淆则不保护。但是，对于知名度较高的商标，单纯基于混淆标准无法提供有力的保护，于是学术界和实务界转而探寻其他的保护理论。1927年，美国学者Frank Schechter发表了具有开创性的《商标保护的理论基础》一文，提出了商标保护的淡化理论，认为应当依据淡化理论来保护具有较高知名度的商标。[2]从那以后，驰名商标的保护问题越来越受到人们的重视，各国纷纷立法加强对驰名商标的保护力度，国际公约也进行了规定。《保护工业产权巴黎公约》第6条之2即是对驰名商标的保护规定，不过仍是基于混淆原则的保护。《Trips协定》第16条之3亦是对驰名商标的保护规定，其在《巴黎公约》的基础上，对驰名商标的保护进一步提高了要求，在防止混淆的基础上，还提供了反淡化的保护。[3]此外，依据《Trips协定》第16条之2条规定，驰名商标的保护还扩大到了服务商标。我国1993年商标法并未明确规定驰名商标制度，但结合1993年商标法第27条和1995年商标法实施条例第25条第1款第（2）项之规定，应当认为我国1993年商标法提供了基于混淆原则的驰名商标保护制度。为了适应加入世界贸易组织的需要，我国于2001年对商标法进行了修正，商标法第13条明确规定了驰名商标保护制度，即对未注册驰名商标提供防止混淆的保护，对注册的驰名商标提供反淡化的保护。2

三、我国商标法第13条适用的问题

我国商标法第13条规定，“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”第1款是对驰名的未注册商标提供禁止混淆的保护，第2款是对驰名的注册商标提供跨类保护。所谓跨类保护，根据最高法院司法解释的规定，亦即禁止淡化的保护。

在行政执法和司法实践中，由于利益的驱动，特别是在各级地方政府争取驰名商标数量的政绩工程推动下，驰名商标制度一度异化，偏离了制度本旨。为此，最高人民法院先后颁发若干司法解释文件，明确了驰名商标认定的被动认定原则、按需认定原则、个案认定原则。在这三大原则的指导下，驰名商标的认定逐步回归正常。但是，问题仍然存在。例如，对于按需认定原则，就存在不同的认识。恰如前述案例所揭示的，在引证商标虽构成驰名商标但其保护范围仍不能跨到争议商标注册商品类别上时，对引证商标是否驰名有无认定之必要？一派意见认为，驰名商标的认定影响到商标法13条中“复制、摹仿、翻译”和“误导”要件的认定，因此在逻辑顺序上，驰名商标的认定是一个事实前提，必须先予认定，才能往下认定“复制、摹仿、翻译”和“误导”是否成立。另一派意见认为，既然商标法13条适用的结果是引证商标的禁用权无法及于在后的诉争商标，驰名商标的认定就无必要，否则就违背了按需认定原则。这里的意见分歧涉及到商标法第13条如何适用的问题。

以商标法第13条第2款为例，从法律逻辑上分析，禁止在后商标注册和使用有三个要件：第一，在先注册商标已驰名；第二，诉争商标是对在先注册商标的复制、摹仿或者翻译；第三，诉争商标会误导公众，致使在先注册商标权利人的利益可能受到损害。其中，第二个要件的认定实际上是商标近似的认定，即诉争商标是复制、摹仿或者翻译在先注册商标，从而与在先注册商标近似。根据最高人民法院司法解释的有关规定和司法实践的通常认识，在先商标的知名度影响商标近似的认定。3因此，法律适用就存在一个逻辑顺序，首先，应当认定在先商标是否驰名；其次，认定商标是否近似；最后才认定在后商标的注册和使用是否会误导公众，损害在先商标权

注 释

2.《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条第2款规定，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

3. 参见最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条第（三）项之规定。人的商标利益。这就导致一个问题，只要当事人援引商标法第13条而且确有适用必要的，商标行政机关和法院就必须认定在先商标是否驰名，而不管法律适用的最终结果如何。这种做法是法律适用的正确逻辑，并不违反驰名商标的按需认定原则，相反，如果不依此认定，将可能构成法律适用错误。

商标法第13条适用的结果有两种可能：其一，在先商标驰名，其他要件也成立，对驰名商标应当予以保护；其二，在先商标驰名，但其他要件不成立，法律适用的结果是驰名商标无保护之必要。由于驰名商标的认定很严格，在证据审查、事实认定上要耗费很多精力，而且认定的程序复杂，如果费了大量精力认定在先商标驰名，但法律适用最终结果是不予保护，则无异于做无用功。执法实践中，为了减少工作量，在相关商标或者商品差异明显的案件中，商标评审委员会往往采取简单的处理办法，不再对在先商标是否驰名作出认定，而是直接以在后诉争商标不是“复制、摹仿或者翻译”在先商标或者商品类别相距太远为由，径直驳回在先商标权人的请求。然而，这一做法也遭到质疑，被认为违反了商标法第13条的逻辑适用顺序，构成法律适用错误。这一问题曾经在商标评审委员会和北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院引起广泛讨论。针对这一问题，北京市高级人民法院石必胜法官作了详尽分析，并提出了“隐含表述”的应对之策。[4]所谓“隐含表述”，即对于在先商标虽已驰名但无法阻却在后诉争商标注册的情形，不再将在先的引证商标明确认定为驰名商标，而是表述为“引证商标虽具有较高知名度，但商标法第13条的其他要件不成立……”之类的语言，回避了引证商标为驰名商标的文字上的明确认定，以避免当事人拿驰名商标的认定大做文章。

四、驰名商标认定之必要性检讨

就我国商标法第13条适用的逻辑而言，驰名商标的认定确为法律适用中的事实前提要件，无论法律适用最终结果是否保护在先商标，都应当对其是否驰名作出认定。因此，只要当事人援引商标法第13条而且确有适用必要的，驰名商标的认定就是一个必经程序。但是，这极可能导致驰名商标认定的泛滥，诱发假案子发生。例如，如果当事人想要认定一个驰名商标，取得经营优势，他就会设计一个假案子，找一个哪怕是商品类别差得离谱的在后商标作为靶子，请求认定其在先商标为驰名商标，禁止在后商标的注册和使用。其实，其真实目的并非要禁止在后商标的注册和使用，而是制造一个案子认定其商标驰名，并借机宣传，谋取经营优势。按照正常的法律适用逻辑，其目的可能得逞，即不管最后是否禁止在后商标的注册和使用，其在先商标是否驰名都必须先予认定。这种现象显然背离了驰名商标制度的本旨，应该予以禁止，但是从法律上讲，似乎又无可厚非。这说明商标法第13条的立法和司法存在问题，应当引起重视和反思。

驰名商标制度的本旨是要防止淡化驰名商标，即防止在后商标的介入而削弱驰名商标与其商品之间的联系，淡化驰名商标的识别力和区分力，或者说是为了防止他人盗取驰名商标上凝聚的商誉。淡化一般有弱化、丑化两种形式，其中弱化是主要的形式。[5]淡化的机理是，在先商标知名度很高，显著性很强，商业信誉很好，以至于消费者在看到与该在先商标近似的在后商标时，会自然联想到在先商标，消费者的这种联想会削弱在先商标与其商品之间的指向关系，淡化在先商标的识别力和区分力。淡化对驰名商标权人是不公平的，应当予以规制。为了防止驰名商标的淡化，各国商标法都采取一定的法律技术手段，对驰名商标提供特别保护。例如，我国商标法第13条是通过所谓的跨类保护（即跨越商品类别的保护）来保护驰名商标权人的商标利益，驰名商标在不相同也不类似的商品类别上亦能得到特别保护。

按照我国目前驰名商标保护的司法实践，适用商标法第13条一般分为三个步骤。第一步是确定在先商标是否驰名，这一步只是解决定性问题，即确定在先商标是否驰名，至于驰名到何种程度，这一环节并不确定；第二步是确定商标是否近似；第三步才是确定驰名商标的知名度能否覆盖到在后商标的相关公众，相关公众是否会误以为在后商标与在先驰名商标有某种联系，从而损害驰名商标权人的商标利益。如果三步都成立，则在后商标的注册和使用应当禁止。细致分析一下，第一步驰名商标的认定似乎多余，因为这一步只认定商标是否驰名，至于驰名到何种程度，知名度是否足以覆盖到在后商标的相关公众，要到第三步才能确定。已如前述，商标淡化的机理是，在先商标的知名度足以覆盖到在后商标的相关公众，而且两个商标如此近似，相关公众看到在后商标时会误以为在后商标与在先商标存在某种联系，从而淡化在先商标的显著性，损害在先商标权人的利益。因此，判断在先商标是否能跨类保护，上述第一步和第三步完全可以合并，只需要两步即可。第一步，确定在先商标的知名度是否足以覆盖到在后商标的相关公众；第二步，确定在后商标与在先商标是否近似，足以使得在后商标的相关公众对在后商标与在先商标产生不当联系和认识。如果这两个要件都成立，就可以得出结论——在后商标的注册和使用易使相关公众误以为在后商标与在先商标存在某种联系，从而淡化在先商标的显著性，损害在先商标权人的利益，因此在后商标的注册和使用应当予以禁止。以上两步法，省略了驰名商标认定这一环节，将其转换为商标具体知名度的认定，既能实现保护在先商标的执法目标，又避免了驰名商标认定这一多余且容易滋事的环节。因此，驰名商标认定的必要性值得检讨，我们可以按照以上两步法，从实质意义上解读我国商标法第13条的构成要件，或者在立法上对商标法第13条的表述予以适当调整。

五、驰名商标制度之反思

进一步而言，我国驰名商标保护制度也值得反思。依据商标法理，在先商标的保护范围取决于其显著性和知名度，诚如黄晖先生所言，商标的保护范围好比电筒的照射范围，电池的强度如同商标的显著性，电筒的高度如同商标的知名度，电池越强，电筒越高，光照范围也就越亮和越大，商标的保护范围也应该越强和越广。[6]因此，对在先商标应当提供与其知名度相应的保护力度。商标的知名度是线性、渐进的，其保护范围大小也应当是渐进的。但是，我国商标法第28条对普通商标提供保护，第13条对驰名商标提供保护，这种将商标区分为普通商标与驰名商标的二分法保护制度，显得机械。从普通商标到驰名商标是一个渐进的过程，对于知名度介于二者之间的商标，比如地方政府一度认定的“著名商标”，应当提供与其知名度相应的保护，但是我国商标法缺乏相应的规定，这在立法上是一个缺陷，属于法律漏洞。司法实践中，法院不得不根据在先商标的知名度，灵活调整商品类似的认定尺度，来实现对在先商标的保护。4这样虽然能为在先商标提供与其知名度相应的保护力度，但是导致了商品类似认定上的过多“个案性”，遭致诟病。[7]因此，有必要对基于普通商标和驰名商标二分法的商标保护制度予以改革。

实际上，无论是普通商标、驰名商标，还是所谓的著名商标，都只是对商标知名度的一个定性，其主要意义在于学术上的讨论。例如，驰名商标，只是一个定性的概念，其驰名度的高低，并不整齐划一，有一般的驰名商标，有知名度极高的驰名商标，保护范围并不一样。可是，司法实践需要的是定量，即商标知名度的具体大小，只有商标的具体知名度大小才能确定其保护范围。泛泛的定性并无用处，定量才是关键，确定商标的具体知名度才是司法操作的必经程序。因此，司法中区分普通商标和驰名商标，实际意义不大。普通商标、驰名商标作为学术概念有存在的意义，而在立法表述和司法认定上实无必要。

在商标保护问题上，一般区分两种情况，一种是同类商品保护，另一种是跨类商品保护。同类商品保护，一般限于商标相同、近似，商品相同、类似，容易引起相关公众混淆的情形（即通常所说的普通商标）。跨类商品保护，则需要满足两个要件：第一，在先商标的知名度能够及于在后商标的相关公众；第二，在先商标与在后商标近似，足以使得在后商标的相关公众对在后商标与在先商标产生不当的联系和认识。一旦这两个要件成立，就可以推出结论：在后商标的相关公众在看到在后商标时容易将该商标和在先商标联系起来，误以为二者之间存在某种联系，从而削弱在先商标的识别力、区分力，淡化其显著性，损害在先商标权人的利益，因此应该保护在先商标，阻止在后商标的注册和使用。跨类商品保护实际相当于目前的驰名商标保护，但并不要求在先商标一定是驰名商标，而是根据其具体知名度大小，提供适度的跨类保护，因此更显合理。按照同类商品保护和跨类商品保护二分法构建我国的商标保护制度后，不必区分普通商标、著名商标和驰名商标，而是根据具体情况，或者提供同类商品范围的保护，或者按照在先商标的知名度大小为其提供适度的跨类保护。这种保护模式是周全的，能覆盖到所有形态的商标，可以克服我国目前普通商标和驰名商标二分法保护模式所固有的缺陷。

六、结语

我国驰名商标制度历经神化、异化的历史阶段，后经最高法院若干司法解释的指引，逐渐回归正常。然而，实践中驰名商标制度的问题仍然时隐时现。为此，有必要澄清我国商标法第13条适用中的问题，反思驰名商标认定的必要性，甚至有必要进一步反思我国的驰名商标制度。我们的商标保护制度区分普通商标和驰名商标，这种二分法保护模式显得机械、僵硬，实践中存在问题，值得检讨。我们应当按照同类商品保护和跨类商品保护的二分法，重建我国的商标保护制度。

注 释

4. 参见最高人民法院（2011）知行字第37号《驳回再审申请通知书》、北京市高级人民法院（2005）高行终字第27号行政判决书以及北京市高级人民法院（2012）高行终字第00961号行政判决书。

[1]黄晖.商标法[M].北京:法律出版社，2004:129.

[2]邓宏光.商标法的理论基础——以商标显著性为中心[M].北京：法律出版社，2008:288.

[3]李明德.中日驰名商标制度比较研究［A］，中国社会科学院知识产权、中国知识产权培训中心.专利法、商标法修法专题研究［C］，北京：知识产权出版社,2009:452-453.

[4]石必胜.驰名商标的司法认定——商标法第十三条的具体适用［J］.人民司法,2012(19).

[5]彭学龙.商标法的符号学分析[M].北京：法律出版社,2007:276.

[6]黄晖.商标法[M].北京:法律出版社，2004:129.

[7]刘庆辉.我国商标近似、商品类似的认定：标准、问题及出路［J］.知识产权,2013(4).