涉外定牌加工涉及的商标侵权问题研究

徐　丹

（上海市嘉定区人民检察院，上海 201800）

涉外定牌加工涉及的商标侵权问题研究

徐丹

（上海市嘉定区人民检察院，上海 201800）

摘要：近年来，我国定牌加工企业遭遇越来越多的商标侵权纠纷。本文立足商标侵权基本理论，针对我国定牌加工企业在实践中遇到的商标侵权问题，以案例为切入点，就实践中发生的国外有权委托方的商标权与国内商标权利冲突时的商标侵权认定问题以及我国执法、司法机关有关措施和判决的合理性加以探讨。

关键词：定牌加工；商标侵权；对外贸易；商标权利；侵权判定

随着我国对外贸易的发展，许多中小型企业依靠劳动力资源优势，走出一条与知名品牌企业建立合作关系，按照名企要求进行产品生产和研制，并使用原企业产品商标等内容，借助名企的渠道销售和经营产品，实现企业利润的涉外定牌加工盈利模式。不可否认的是，定牌加工有利于促进各种生产资源和劳动力资源的合理分配和优势互补，有利于促进社会的合理分工，有利于促进我国企业进入国际市场参与国际竞争，促进我国贸易的发展。然而，伴随定牌加工行业繁荣而来的，是有关定牌加工商标侵权的一系列法律纠纷。当前理论以及司法实践中争议较多的是，在我国企业接受境外商标权人的委托进行贴牌加工的情况下，如果委托人的商标与国内注册商标相同或者近似，且用于相同或类似商品上，委托方与加工方是否构成商标侵权。本文立足商标侵权基本理论，针对我国定牌加工企业在实践中遇到的商标侵权问题，以佛山市泓信公司不服广州海关行政处罚案为例，就实践中发生的国外有权委托方的商标权与国内商标权利冲突时的商标侵权认定问题以及我国执法、司法机关有关措施和判决的合理性加以探讨，以明确执法、司法机关在处理有关案件时应采取的态度。

一、定牌加工概述

定牌加工，亦称为OEM（Original Equipment Manufacture）、“贴牌”、“定牌生产”，基本含义是品牌拥有者利用自己掌握的关键核心技术，负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体加工任务交给别的企业去做，承接这类加工任务的制造商就被称为OEM厂商，其生产的产品就是OEM产品。①李钟书：《浅议中国企业OEM活动中的法律问题》，《经济论坛》2006年第6期，第125页。作为经济全球化、分工日趋细化的产物，定牌加工投资少、风险小、收效快。在这一盈利模式下，定牌加工企业充分利用自身的生产能力，通过定牌加工打开其市场营销渠道，找到了适合自己的生存发展道路。通过定牌加工的方式可以帮助品牌服装企业最大效率地发挥企业有限的资源，专心研发设计从而节约成本、赢得速度。利用定牌加工取得巨大竞争优势的典型代表非美国耐克公司莫属。耐克虽然年销售收入高达20多亿美元，却没有一家生产工厂，只专注于研究、设计及行销，产品全部采用OEM方式，①任慧、和金生：《商标侵权与我国OEM发展的路径选择》，《经济与法》2008年第12期，第184～186页。堪称运用定牌加工经营模式的成功典范。

伴随定牌加工行业繁荣而来的，是频繁发生的法律纠纷，其中蕴含的知识产权风险与利益并存。应当注意的是，尽管当前我国正努力加快转变经济增长发展方式，但短期内我国“世界加工厂”的地位不会改变。我国经济在努力实现向内需型转变的同时，亦应当继续开拓国际市场，在国际贸易中继续保持现有优势。因此，法院及海关、工商对定牌加工中涉及的商标侵权问题认定，不仅事关到诸多定牌加工企业的切身利益，更会对我国经济发展产生诸多影响。

二、涉外定牌加工中的侵权判定

（一）涉外定牌加工合同性质与特征分析

在涉外定牌加工合同中，合同双方约定，由定牌加工企业按照境外委托方的要求从事加工生产活动，提供劳务。在完成定牌加工产品后，将产品出口以交付境外委托人。其实质是涉外加工承揽合同，即承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。与普通承揽合同相比，涉外承揽合同的一大显著特征即在于其涉及诸多国家管理、调控规定。根据合同法一般理论，合同虽已成立，但违反法律、行政法规或公共利益的，合同无效。因而实践中，定牌加工企业应当审慎查验委托方的相关权利资格，以避免出现合同纠纷。倘若加工承揽标的构成对他人合法权益的侵犯，承揽合同不受保护，当事人应根据各自的过错程度承担责任。

（二）商标侵权的混淆理论

按照侵权行为的一般理论，侵权行为的构成须具备四要件：主观过错；客观加害行为；加害行为造成损害；加害行为与损害结果存在因果关系。作为一种特殊的侵权行为，商标侵权行为在具有侵权行为共性的同时，又有其特殊之处，即必须导致商标法意义上的混淆。

商标法意义上的混淆，特指消费者对商品或服务来源的误认。②王乐：《浅谈商标侵权举证责任》，《法制与社会》2010年第6期，第95页。制止混淆是保护商标权的核心，一切未经许可直接使用他人商标，导致消费者可能产生混淆的行为即构成对商标权的直接侵犯，反之，不可能导致混淆的行为对于商标权人不会造成商标法所承认的损害。商标权人使用特定的符号，将自己的商品或服务与他人相区别，从而实现自己的商誉所带来的竞争利润是商标的经济意义所在。此外，商标还担负着使消费者准确地通过商标将商品或服务与其提供者正确地联系在一起以实现其识别和品质保障功能的任务。因此，商标权不仅维护商标权人凝集在商标中的商誉，还要保护消费者的利益。

目前，我国理论和实践中对商标侵权的判定，必须考虑两个方面的因素：一是商标标识的近似性，二是混淆误认的可能性。司法解释中只是将“混淆”作为认定商标是否近似的标准和依据，与因使用商标而“导致混淆”仍有区别。如果向公众提供了使用注册商标的商品本身不会导致相关公众的混淆，这种情况下认定使用商标的行为构成直接侵权是缺乏法理依据和不公正的。③王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2009版，第481页。认定混淆时，仅从商标近似、商品类似角度加以考量远远不够。商标的显著性程度、商品本身的类型、消费者的注意程度以及被控侵权产品商标的使用方式等有时也起着关键作用，需要结合各种因素来综合判断。①北京市第一中级人民法院知识产权庭：《知识产权名案评析》，知识产权出版社2008年版，第209页。

（三）不能导致混淆的“定牌加工”不应被认定为商标侵权

定牌加工由于其行为模式的特殊性，故而与传统意义上商标使用行为并不能简单等同。从立法上的层面看，在加工商品上贴附商标的行为不构成商标法意义上的使用。从商标法理论上看，由于定牌加工所生产的产品并不销售给国内消费者，因而不能引起消费者对产品的混淆，所谓的侵权损害结果是否存在值得商榷。

1.在加工商品上贴附商标的行为不构成商标法上的使用

我国《商标法实施条例》对“商标使用”的定义非常广泛，几乎囊括了所有商业活动中使用商标的行为，而不局限于以销售为目的的行为。但我国法律法规所罗列诸多商标法意义上的“使用”行为的共同特点在于，这些行为均是为发挥商标功能而使用，使得其商品或服务区别于其他，从而达到一定商业目的，与日常生活中人们所说的“使用”有所不同。应当注意的是，发生在定牌加工领域的贴附商标行为有其“使用”商标的特殊性。定牌加工中，定牌加工企业的生产行为只是为委托方提供劳务，在产品生产完成后，加工方需按照合同约定，将所有产品返回委托方，由委托方最终将产品销售给消费者。从实质上而言，定牌加工行为只是委托方生产中的一个部分、一个环节，加工企业将加工后的产品（因未进入市场流通领域，此处只能称其为产品而非商品）交付给委托方，并不是一种商品的销售行为，而是依双方加工承揽合同履行合同义务的结果。因此显而易见的是，此时定牌加工方只不过是境外委托方在对外定牌生产的商品上使用商标行为的实施者，而境外委托方，即定作人，也根本不是《商标法》意在保护的“消费者”。

2.使用与国内商标权相冲突的商标从事定牌加工不存在混淆的可能性

如前所述，定牌加工之实质是定牌加工企业为委托人提供劳务，其加工行为应当视为委托方生产的一部分。定牌加工企业在生产过程中“使用”商标的行为，实质上是根据合同约定，履行合同义务的结果，“使用”商标的目的仅仅在于使其产品符合合同约定，以期实现合同订立之目的，而并非商标侵权意义上的“为商业目的而使用”。定牌加工中，加工企业生产的产品并不会进入我国的消费市场，而是完全交付给境外委托方，因而当然不可能导致商标的混淆、误认或欺骗。

当前定牌加工中存在的定牌加工委托方在其国内拥有合法有效的商标权，但与国内商标权相冲突，法院及海关、工商等司法、执法机关认定定牌加工企业商标侵权成立的做法，存在值得商榷之处。我国法院将中国企业接受“定牌生产”委托、使用外国商标权人商标并仅销售到委托人所在国家的行为认定为中国商标权人的“直接侵权”，不但违反商标法的基本原理和立法目的，而且会导致我国对商标权的保护水平超过发达国家，对于广大出口加工企业的利益会造成不公正的严重损害。②王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2009年版，第482页。从法理上说，商标权的产生是为了防止他人假冒而导致公众的混淆，使原本附着于商标上所标示的商品所具有的特殊品质以及属于商标权人的利益因仿冒者的搭便车行为而遭受损害，打击商标侵权的根本目的是维护权利人的合法利益和正常的市场竞争秩序。而定牌加工行业的特殊性在于，定牌加工人其实仅相当于委托人设的一个生产加工车间，应当视同为中国的工人在外国生产，和中国市场毫无关系，实质上是一种劳务输出。在定牌加工模式中，加工方按照定作方的要求从事加工生产，将所有的加工产品全部销往国外，而并不在国内销售，因此不会造成公众意识混淆，不属于《商标法》第52条规定的“使用”，不构成商标侵权。

三、实践中的定牌加工商标侵权

目前，我国司法实践中出现了不少类似的涉外定牌加工商标侵权纠纷案件，引起了社会和学界广泛的关注与讨论，有些案件甚至影响了中国定牌加工产业的发展。下文将以佛山市泓信公司不服广州海关行政处罚案为例,探究实践中司法、执法机关认定定牌加工中商标侵权的标准，就其是否具有合理性加以探讨。

（一）佛山市泓信公司不服广州海关行政处罚案

阿联酋史丹利贸易有限公司委托佛山市泓信贸易有限公司生产加工机动车用卤钨灯。应泓信公司的要求，史丹利公司出示了注册国为阿联酋的有关产品知识产权持有证明，并提供了多次委托国内其它企业加工生产同样产品的证明文件。泓信公司审查确认后，依约履行了生产加工合同。至年底泓信公司报关时，广州海关发现该批货物标注的商标，与深圳市恩同实业有限公司已经在同类产品注册备案、受海关保护的注册商标相似。依恩同公司申请，广州海关认定该批货物侵权，即将货物没收并处罚款。泓信公司不服广州海关的处罚，提起了行政诉讼。本案经广州市中级人民法院和广东省高级人民法院两审，最终判决广州海关胜诉。判决理由是：恩同公司是涉案商标的合法注册人，享有商标专用权，受到国内有关法律法规的保护。在未取得恩同公司的许可下，泓信公司在货物本体和外包装上使用了相同标识，侵犯了恩同公司的注册商标专用权。按照《中华人民共和国知识产权海关保护条例》，海关可以对涉嫌侵权货物进行扣留调查。

本案中，法院认为泓信公司未经国内商标权人恩同公司的许可，使用其注册商标的行为构成侵权，海关有权据此对该批货物作出相应处罚。这实质上标志着我国法院以及海关与工商行政管理局等行政执法机关普遍认定，只要未经国内商标注册人许可，在同一种或者类似商品上标注了与注册商标相同或者近似的商标，就侵犯了国内商标权，至于加工商品是否在中国销售则无关紧要。①易健雄：《OEM商标侵权纠纷处理的态度选择——遵循“从结果出发”的思维方式》，《知识产权》2009年第3期，第25页。即认为定牌加工的产品即使不在国内销售也可以构成商标侵权行为。

（二）对本案法院判决的思考

1.从法律角度看法院判决

笔者认为，本案中国外委托方的商标权在其本国真实合法，泓信公司和史丹利公司定牌加工合同依法成立并生效，法院判定的所谓侵权产品实际上并非在中国市场销售和使用，对泓信公司商标侵权成立的判决是不妥当的。

首先，本案中的加工承揽合同依法有效成立。泓信公司与史丹利公司双方基于合意签订加工协议，合同中双方权利义务之约定明确合法，不存在欺诈、胁迫、重大误解、显失公平等导致合同无效或撤销的事由，符合合同成立的各项要件。

其次，泓信公司尽到了谨慎审查委托方权源的义务。本案中，国外委托方史丹利公司的商标权在其本国真实合法，泓信公司在严格审查了史丹利公司的商标证和认证证明后才进行代加工生产，尽到了相应的审慎义务，符合我国有关法律法规对签订涉外加工合同应当审查委托方权源有效性的强制规定，不存在缔约过失或阻碍合同生效的事由。

再次，泓信公司在加工过程中的贴牌行为并非商标法意义上的“使用”。本案的加工方泓信公司按照合同约定从事生产加工，其贴牌行为只是忠实履行合同义务的结果，加工产品只是出口到阿联酋销售，并不是在中国市场销售和使用。从商标混淆理论的角度而言，只要产品全部返销阿联酋，就对恩同公司在国内的商标权利益不构成任何损害。

最后，TRIPS协议明确规定了成员方行政或司法主管机关对出口货物依“进口国法律”判断货物是否侵权并采取相应措施的义务。TRIPs协议第51条注解将第51条下的“假冒商标”定义为“未经许可而载有的商标与此类货物已有效注册的商标相同，或其基本特征不能与此种商标相区分，并因此在进口国法律项下侵犯了所涉商标所有权人的权利。”根据这一解释，在海关实施保护措施时判定是否侵权的依据是“进口国法律”，而非出口国法律。在泓信公司案中，海关处罚和法院判决所依据的均为《中华人民共和国商标法》，即出口国法律，而委托方史丹利公司是涉案商标在进口国阿联酋的合法权利人，海关的保护措施显然违背了TRIPS的规定。

2.从社会层面看本案判决的影响

法院商标侵权成立的判决，会导致本已竞争激烈的定牌加工行业立足市场更加困难。首先，企业在接单之初必须花费一定成本查明定作方的权源是否合法有效。实践中，加工企业之间竞争激烈，存在疏于把关、难于把关、不能把关的现象。再者，要加工企业去辨别其提供的商标证明文件是否合法有效本身就非常困难。即便企业查明了定作方的商标在其所在国合法有效，也无法保证其商标权不会与国内注册商标相冲突。最后，即使定牌加工企业查明定作方享有相关的商标权，企业仍面临其商标权与国内注册商标相冲突，从而使加工货物被判定商标侵权的风险。

四、结　语

实践中，对于不会给国内商标权人造成损害，不可能导致相关公众混淆和误认商品的来源、产生误导，并且不会对本国市场造成影响的定牌加工行为，因其贴牌的商标与国内商标权人的商标权相冲突而判定其侵权不仅在理论上是错误的，并且在实践上也是有害的。倘若紧盯法条而忽略法条背后蕴含的法理，法院和海关、工商等执法部门很容易得出“定牌加工的产品即使不在国内销售也可以构成商标侵权行为”的结论，从而过度地“保护”本国知识产权人的利益，而损害本国加工企业的公众利益，使得中国在“世界加工厂”的称号下充满了潜在的知识产权风险。实际上，定牌加工模式下，加工的商品全部都销往国外，并未投放国内市场，定牌加工企业其实并未与国内商标权人在商标法的法域内形成市场竞争关系。既然并未形成竞争关系，维护公平竞争就无从谈起，①易健雄：《OEM商标侵权纠纷处理的态度选择——遵循“从结果出发”的思维方式》，《知识产权》2009年第3期，第27页。对本国知识产权人的权益侵犯也就根本不存在。一方面，定牌加工行为对国内商标权人其实并无负面影响，不会损及其国内市场地位。另一方面，法院和海关、工商等行政执法机关倘若坚持此情况下定牌加工企业侵犯了国内商标权，国内商标权人反而能获得“额外利益”。除在市场地位未受影响的情况下获得侵权赔偿以外，还有可能通过行政执法或诉讼等方式人为地制造“被侵权”的新闻，借助新闻媒体对所谓“侵权事件”的曝光，将吸引更多潜在消费群体的眼球，从而产生免费广告的效应，扩大自身品牌的影响力。况且，目前贴牌生产订单是国内不少企业尤其是中小企业赖以生存的“氧气”，一旦被判侵权将不仅会使企业受损，还会使我国的经济受挫。

综上所述，无论从法理角度还是现实要求，涉外定牌加工中出现的贴牌商标与国内商标权冲突纠纷，不应当判定为商标侵权。

（责任编辑：王建民）

中图分类号：DF523.3

文献标识码：A

文章编号：1674-9502(2014)02-105-05

作者单位：上海市嘉定区人民检察院

收稿日期：2013-12-20