美国37条款下国内产业要件的判例释义

常 雁

(机械工业信息研究院 情报研究所，北京 100037)

美国37条款下国内产业要件的判例释义

常 雁

(机械工业信息研究院 情报研究所，北京 100037)

适用美国337条款的前提是知识产权权利人必须证明其已经在美国建立了或正在建立与专利、版权、商标、或设计保护有关产品的产业，该要求即所谓的国内产业要件。而在美国《1930年关税法》337条款下，对“国内产业”术语并无明确的界定。近年来，美国337调查数量猛增，截至2013年底，中国已连续12年位居美国337调查之首，337调查无疑已成为中国产品出口美国的最大贸易壁垒。正确掌握337条款下的“国内产业要件”更加迫切。

337条款；国内产业；技术标准；经济标准

美国“337条款”是美国《1930年关税法》的第337节的简称，现汇编在《美国法典》第19编的第1337节。“337条款”主要是用来反对进口贸易中的不公平竞争行为，特别是保护美国知识产权人的权益不受涉嫌侵权进口产品的侵害。而按照“337条款”进行的调查(以下简称“337调查”)因其发起门槛低、申请立案容易、程序简单易行、打击面广、不易招致报复且能有效排斥进口，近年来已成为美国保护本国产业和市场的有力武器。而“337条款”适用的前提是在美国国内必须实际存在或将要存在相关产业，且该产业应用或实施了该条款所保护的美国知识产权。因此，深刻理解“国内产业要件”，尤其是时刻关注美国国际贸易委员会(以下简称ITC)判例对“国内产业要件”的释义极其重要。

一、美国337条款下“国内产业”要件的法律规定

《美国法典》第19编第1337节关于国内产业的规定主要体现在(a)(2)项和(a)(3)项。其中，1337(a)(2)项规定，只有美国存在或正在建立与专利、版权、商标、或设计保护有关产品的产业时，上述(1)项中的(B)、(C)、(D)段才适用；第1337(a)(3)项规定，就第(2)项而言，存在以下情形之一时，应认为关于专利、版权、商标、或涉及保护有关产品的美国产业存在：(A)对工厂和设备的重大投资；(B)存在大量劳动力的雇佣或重大资金的投入；(C)在其开发，包括工程、研究、发展或发放许可证方面进行了实质性投资。

根据上述法律规定，美国ITC对337调查申诉正式立案，要求申诉人证明与受保护的美国知识产权有关的国内产业存在或正在建立，且要求申诉人不仅具有受美国法律保护的知识产权而且要在美国实施了该权利，即与受保护知识产权相关的产业开发活动的存在。国内产业可以是相关产品的产业生产开发，也可以是一定水平的商业经营活动(如大学、研究机构转让其知识产权的商业许可活动)。337条款下的“国内产业”不同于普通用语，甚至不同于美国ITC在美国反倾销法中适用的定义。美国ITC在进行337调查时，一般不适用国内产业的“产品市场”概念，而适用“生产环节”概念，涉案产品与知识产权相联系，因而在确定国内产业时，就要考虑产品从研究开发到制造、销售的全过程，甚至包括包装、检测、修理、质量控制等增值服务在内。基本上，只要制造行为发生在美国，ITC就认为其为国内产业；否则，ITC将考虑在美国国内所发生的行为的性质及其重要性，并要求在美国境内产生实质性附加值。

337条款下“国内产业”的含义似乎一目了然，但事实并非如此。实践中，人们对337条款下国内产业的含义极其困惑。而ITC在多个337调查案件判决中均提到了国内产业要件的各个方面，分析这些案例，能够更清晰和深刻地理解337条款下的国内产业要件。

二、从判例中看“国内产业”要件

在变速风力涡轮机337调查案(337-TA-376)中，ITC为了确定申诉方是否满足国内产业要件，制定了两项标准，即经济标准和技术标准。而在用于角膜屈光手术的准分子激光器337调查案(337-TA-419)中，ITC在变速风力涡轮机337调查案的基础上对国内产业的经济标准和技术标准作了进一步的说明，指出技术标准主要考虑“申诉方(或者被许可人)是否正在实施或从业于涉案的具体知识产权”，经济标准主要关注“国内投资”。下文将通过美国ITC的337调查案件，对337条款下国内产业要件的两项标准进行解析。

(一)技术标准

国内产业要件中“技术标准”的执行并非根据僵化的公式，而是根据产品和市场的实际情况综合考虑的。美国ITC对337调查案件的裁决中有关国内产业要件的技术标准的裁决，基本上都是对涉案专利权利要求的分析，且ITC认为“申诉方只要证明其产品符合涉案专利的一项权利要求即可”。而在分析权利要求时，ITC通常先考虑内部证据，包括权利要求的语言及其详述的内容等；其次，ITC会考虑外部证据，包括发明者的证词、专家证词和学术论文等。

1.具有知识产权≠具有国内产业资格

实践中，符合国内产业要件中“技术标准”的要求，“具有知识产权所有权”仅是其一，还应“使用或开发了争议所涉及的具体知识产权”。这在以下假设中可以更清楚地理解：

案情：A公司在美国生产电子设备并拥有其相关的美国专利，但公司现在或计划的活动与使用或与电子设备专利无关，且该专利下也无现有或预期的被许可人，即A公司的电子设备专利未被公司或任何被许可人使用或被寻求使用。

B公司是一家向美国出口电子设备的外国企业，其侵犯了A公司的电子设备专利权。

A公司以B公司侵犯其电子设备专利权为由，向美国ITC提起337调查申请。

问题：美国ITC会根据A公司的申请，通过337调查最终排除B公司的电子设备产品吗？

答案：不会。因为A公司虽然拥有电子设备的美国专利权(具有知识产权所有权)，但其并未使用其该项专利，因此A公司不符合337条款关于国内产业要件的技术标准要求，不具有获得337条款救济的资格。

通过上述假设的案例不难看出，337条款下的“国内产业”不同于普遍意义上的“国内产业”。根据美国对“国内产业”的普遍理解，A公司会被分类为美国国内电子设备生产产业，但337条款所定义的“国内产业”却完全排除了A公司的国内产业资格。在美国ITC的诸多337调查案件的判决中，也不乏因申诉方仅具有知识产权而未使用，从而被判定不具有国内产业资格，最终败诉的案件。例如，在地板337调查案(337-TA-443)中，ITC终裁决定，适用行政法官的初步裁定，即申诉方并未证明其使用或开发了涉案专利的任意一项权利要求，因此未能满足国内产业要件，并最终裁定侵权不成立。在腕关节休息装置337调查案(337-TA-456)中，ITC决定适用行政法官的判决，即申诉方的腕关节休息装置并未使用或开发涉案专利的任何一项权利要求，因此无法满足国内产业要件的技术标准要求，并最终裁定侵权不成立。

2．外国公司≠没有国内产业资格

由于对337条款下“国内产业”要件的困惑，致使许多拥有美国知识产权的外国企业错误地认为他们的权利不受337条款的保护。事实上，美国国外公司拥有涉案专利与337条款下“国内产业”要件无关，并不必然导致其不具有国内产业资格。这在以下假设中可以更清楚地理解：

案情：B公司拥有与电子设备相关的美国专利权，且其未在美国实施任何活动。但是，B公司在美国有被许可人，该被许可人在美国进行电子设备的相关生产活动，而被许可人生产的此类电子设备被B公司的专利权所涵盖。

A公司在美国组装电子设备，但其使用的是进口部件，且其电子设备和部件都侵犯了B公司的美国专利权。

B公司以A公司侵犯其电子设备专利权为由，向美国ITC提起337调查申请。

问题：B公司作为外企是否可获得337条款的救济，从而排除A公司进口部件呢？

答案：可以。因为B公司的美国被许可人的活动很可能满足337条款规定的国内产业要件。

通过上述假设的案例不难看出，美国专利被外国企业拥有的事实，并不排除根据337条款获得救济的可能。近年来，外国企业在美国申请适用337条款，启动337调查的案件逐步增多，日本夏普公司、索尼公司，韩国LG电子公司，以及台湾飞思卡尔半导体有限公司、HTC公司等作为申请人频繁地出现在美国337调查中。因此，正确理解“外国公司”与“国内产业”要件的关系，对于外国企业通过337调查维护自身权益至关重要。

3．美国ITC对技术标准的最新释义分析

基于对《美国法典》第19编第1337节(a)(3)(C)规定的理解，长久以来，美国ITC判例并不要求337调查的申诉方为了满足337条款下“国内产业”要件的技术标准要求，而证明基于许可活动而使用涉案专利存在具体产品。例如，在袖珍组装的半导体芯片337调查案(337-TA-432)、数字处理器与数字处理系统337调查案(337-TA-559)、多媒体显示器及导航设备337调查案(337-TA-694)、液晶显示器337调查案(337-TA-741)、自动化媒体库设备(337-TA-746)、移动设备337调查案(337-TA-749)以及半导体芯片337调查案(337-TA-753)中，美国ITC并不要求申诉方证明，基于许可活动的国内产业存在受涉案专利保护的产品。虽然在ITC以往的337调查案件中，通常都存在受涉案专利保护的产品，但申诉方并不被强制要求予以证明。

然而，在2014年1月15日，美国ITC发布的针对计算机、计算机外围设备337调查案(337-TA-841)的裁决意见中，ITC却主张，在满足国内产业要件的技术标准要求时，需要证明存在“受涉案专利保护的产品”(articles protected by the patent)，即使关于国内产业要件的主张是基于授权许可活动的。在ITC的裁决中，其参考了美国联邦巡回上诉法院最新的关于1337(a)(3)(C)项是否要求存在“产品”的裁定，即2014年1月10日，美国联邦巡回上诉法院关于“InterDigital 诉ITC”案的裁决意见(2010—1093)。在该裁决意见中，美国联邦巡回上诉法院认为，“在专利开发，包括工程、研究、发展或发放许可证方面进行了实质性投资”必须存在“受该专利保护的相关产品”，这就意味着，“工程、研发、发展或发放许可证”行为必须附属于受涉案专利覆盖的产品，因此，正如(a)(3)(A)条规定的“工厂和设备的重大投资”必须存在受专利保护的产品一样，(a)(3)(C)条规定的“工程、研究、发展或发放许可证”行为也必须存在受专利保护的产品。同时，联邦巡回上诉法院通过分析指出，美国国会于1988年对337条款修订并增加了1377(a)(3)(C)项关于“许可”等的规定，是用法律的形式鼓励和支持专利产品的国内生产。

在视听设备337调查案(337-TA-837)中，ITC适用了上述关于(a)(3)(C)项的最新释义，驳回了行政法官初裁中关于国内产业的裁定。在该案中，ITC裁定，行政法官初裁中关于国内产业要件的裁定有悖于最近ITC在计算机、计算机外围设备337调查案中的裁定以及法院的判决。而ITC目前“对(a)(3)(C)项国内产业要件的规定适用‘产品’要求”。同时，ITC强调，单纯而未产生实际实施和生产效果的专利授权活动并不足以满足国内产业要件，由于原告并不能证明其基于美国注册专利的授权许可活动产生或可能产生实际和生产相关产品的结果，因此不能认定其满足了国内产业要件的规定。

(二)经济标准

为满足国内产业的经济标准要求，申诉方必须证明，其已经根据《美国法典》第19编第1337节(a)(3)条规定的3项内容(详见上文论述)中的任意一项建立了或正在建立国内产业。ITC在裁决中关于经济标准的考量也无固定的公式，而是通过对每个337调查案件的实际情况、涉案产品以及市场的实际情况的考量得出最终的结论。因此，通过ITC在具体337调查案件中的判决，更能对国内产业要件的经济标准作出准确的理解。其中，首先需要理解“重大(significant)投资”和“实质性(substantial)投资”的判断方法、标准及证据因素；其次要清楚ITC判例中对经济标准的几个重要释义，如，申诉方停止生产专利产品不影响经济标准的认定、产业规模与国内产业要件分析无关，以及经济标准并不限定为申请人的直接活动等。

1．ITC判例对“重大投资”和“实质性投资”的评判标准

关于“重大投资”，主要体现在(a)(3)(A)项：工厂和设备的重大投资，以及(a)(3)(B)项：大量劳动力的雇佣或重大资金的投入。关于“实质性投资”，主要体现在(a)(3)(C)项：包括工程、研究、发展或发放许可证等开发方面的实质性投资。

一般情况下，制造活动如果全部在美国进行，通常可以符合国内产业要件的经济标准，但如果外国公司仅在美国进行了部分制造活动，那么ITC通常会考虑其在美国实施的活动的性质和意义。在隐藏式柜的铰链及安装板337调查案(337-TA-289)中，ITC适用增值或对比分析，将归因于外国活动的价值量与归因于在美国活动的价值量进行了比较，并裁定“……国内投资分配给(在美国制造且受涉案专利保护的)产品的部分，相较于专利发明开发的整个活动，并不能满足1337(a)(3)条关于‘重大’的规定。” 在避孕套337调查案(337-TA-546)中，申诉方Portfolio Technologies,Inc.(PEI)从中国进口的半成品的避孕套，并在美国涂润滑油、包装并测试。ITC在进口的散装避孕套单位成本和避孕套涂油、包装和测试的单位成本的基础上，裁定了34%的增值。ITC最终裁定，PTI在避孕套生产方面的劳动力的雇佣和资金投入的国内活动是“重大的”，满足了国内产业要件的经济标准要求。

虽然，对比或增值分析不是ITC考量国内产业要件的唯一方法，而且在诸多案例中不受重视，但其作为判定申请人是否满足国内产业要件的分析方法之一，ITC从未排除其适用。

在缩微平板印刷机337调查案(337-TA-468)的初步裁定中，行政法官认为，“虽然比较分析适用于‘工厂和设备的重大投资’或‘大量雇工或重大资金投入’两个国内产业要件是否满足的考量中，但比较分析不得适用于‘实施所涉知识产权过程中是否存在实质性投资’的考量中”，“第三个标准仅要求按绝对的方式检验美国的活动”。由此可见，在根据(a)(3)(C)项考量“实质性投资”时，ITC不会像“重大投资”那样与外国活动进行比较而得出结论，它会考虑与知识产权利用相关的活动中国内投资的绝对数量。而对于实质性投资的数量的要求，ITC在数字卫星系统接收器337调查案(337-TA-392)中作出了最好的指引。在本案中，申诉方在美国仅有5名员工，从事潜在许可人的查明、谈判等工作，且进行了4次许可，行政法官认为，“申诉方的许可计划已经作出了实质性投资，包括起诉费等均可被认为是实质性投资的一部分。”而在发光二极管和激光二极管337调查案(337-TA-640)中，行政法官的命令特别强调，“实质性投资的证据可包含很多因素，如被许可公司的数量、许可收益、许可费、雇员数量、法律服务费以及时序活动是否活跃并持续等。”

2．ITC判例关于经济标准的几个重要释义

(1)申诉方停止生产专利产品不影响经济标准的认定

从美国ITC的诸多判例中可以看出，即使申诉方已经停止生产专利产品，也不影响ITC对国内产业要件的经济标准的认定。最早的，在电池供电的玩具车337调查案(337-TA-314)中，ITC支持了行政法官的初裁，认为虽然专利权人为了生产新产品而已经停止生产专利产品，但其仍符合国内产业要件的经济标准。这种情况下，“国内产业要件”的证明主要依赖于专利权人在工厂、设备、雇工、资金以及为获得专利及开发产品方面的先前的投入，或者以维修备件的形式继续销售现有库存的专利产品，即使这种继续销售未获得重大的收益。

在变速风力涡轮机337调查案(337-TA-376)中，申诉方破产重组，停止生产专利产品后，ITC仍认定符合国内产业要件，因为：申诉方在裁定作出前3个月停止制造风力涡轮机，因此其已经进行了重大的国内投资；申诉方通过继续服务、维修风力涡轮机及其相关部件，可见其仍在使用专利。

在高级图形显示控制器337调查案(337-TA-412)中，行政法官遵循先例，最终判定，申诉方满足了国内产业要件的经济标准，因为申诉方虽然已经停止生产专利产品，但其已经在产品的开发和生产中投入了大量的资金，仍在销售并试图继续销售产品，同时许可了涉案专利。

(2)产业规模与国内产业要件分析无关

美国337条款并未就国内产业要件中的“产业”规模作出规定，而ITC的判例也不认为“产业”必须达到特定的规模。在静态随机存储器337调查案(337-TA-325)中，ITC允许很小的企业获得根据337条款申诉的机会，因为小企业可能变成大企业，而且存在保护他们的财产权益不受不公平行为侵害的公共利益。在复合木地板337调查案(337-TA-545)中，ITC也认为，法律并未要求国内产业必须达到特定的规模。

(3)经济标准并不限定为申请人的直接活动

从ITC的337调查判例中可以看出，ITC认可将申诉人的承包人、分包人或被许可人完成的工作认定为国内产业的部分投资，以判定申诉方是否满足国内产业要件的经济标准，甚至连本身为被许可人的分许可人、承包人的次承包人在美国进行的投资及从事的活动都会被考量在内。在家用真空包装器337调查案(337-TA-496)中，ITC认为，对国内产业活动的考量可以包括申诉方的次承包人在美国国内从事的活动。

(4)国内产业无需生产直接与进口产品竞争的产品

在可移动电动卡片337调查案(337-TA-396)中，被诉方主张，申诉方生产的受涉案专利保护的产品与进口产品间不存在竞争，而竞争关系的缺失，致使其根据337条款提起的337调查申请并不符合根据337条款保护美国国内产业利益的要求。ITC对此予以了否定，认为无论何地的立法历史都没有标明，国内产业必须生产直接与进口产品竞争的产品。由此可见，国内产业是否生产了与进口产品直接竞争的产品，与337条款下国内产业要件的分析无关。

(5)“国内投资”无须是源自美国的资金

美国ITC的判例显示，工厂、设备等的“投资”无需必须源自美国。在显示控制器337调查案(337-TA-491)中，申请人从其美国银行账户支付设备和器械的款项，该笔资金自其加拿大的姐妹公司转发，ITC认为，因该款项的支付是为美国的设施和设备在美国进行的，资金来源于加拿大与国内产业要件分析无关。

三、结 语

综上所述，通过美国337调查案例，从技术标准和经济标准两方面的分析，能更好地理解作为适用337条款前提的国内产业要件。就技术标准而言，目前，美国ITC在计算机、计算机外围设备337调查案中对自1988年337条款修正案生效以来20多年间的政策作出了重大改变，要求基于授权许可活动的企业在证明其达到国内产业要件的技术标准时，也必须证明存在“受专利保护的产品”。就经济标准而言，当申诉方的涉案专利产品的生产经营活动部分在美国开展时，关于申诉方是否符合国内产业要件的认定变得较为困难，而了解337调查案例对其所作的主要释义显得更为必要。

近年来，美国337调查数量呈迅速增长之势。据统计，自1972年4月4日美国发起首起337调查开始到2013年底，美国共发起337调查906起，其中涉华337调查案件已达196起，中国已经连续12年位居美国337调查之首。337调查无疑已成为中国产品出口美国的最大贸易壁垒。因此，对那些出口美国的企业，尤其是中国出口企业而言，深刻理解337条款下的国内产业要件，对于其应诉美国337调查或适用337条款启动337调查都具有深远的意义。

[1]韩立余.美国对外贸易中的知识产权保护[M].北京：知识产权出版社，2006.

[3]Certain Variable Speed Wind Turbines and Components Thereof,USITC,investigation No.337-TA-376,Commission Opinion at 20～25(Sep.1996).

[4]Certain Excimer Laser Systems for Vision Correction Surgery and Components Thereof and Methods for Performing Such Surgery,USITC,investigation No.337-TA-419,Commission Opinion at 30～36(Apr.2000).

[5]Certain Floor Products,USITC,investigation No.337-TA-443,Commission Opinion at 1(Apr.2002).

[6]Certain Gel-filled Wrist Rests and Products Containing Same,USITC ,investigation No.337-TA-456,Commission Opinion at 21(Jan.2003).

[7]Certain Computers and Computer Peripheral Devices,and Components Thereof,and Products Containing Same,USITC,investigation No.337-TA-841,Commission Opinion at 24(Jan.2014).

[8]Certain Audiovisual Components and Products Containing the Same,USITC,investigation No.337-TA-837,Commission Opinion at 32(Mar.2014).

[9]Certain Concealed Cabinet Hinges and Mounting: Plates,USITC,Investigation No.337-TA-289,Commission Opinion at 22～23,(Jan.1990).

[10]Certain Male Prophylactic Devices,USITC,Investigation No.337-TA-546,Commission Opinion at 43 (Aug,2007).

[11]Microlithographic Machines,USITC,investigation No.337-TA-468,Initial Determination at 362 (Jan.2003).

[12]Certain Short-Wavelength Light Emitting Diodes,Laser Diodes and Products Containing Same,USITC,investigation No.337-TA-640,Order No.72 at 5～6 (May,2009).

[13]Certain Variable Speed Wind Turbines and Components Thereof,USITC,Investigation No.337-TA -376,Commission Opinion at 25～26 (Sep,1996).

[14]Certain Static Random Access Memories and Integrated Circuit Devices Containing Same,Processes for Making Same,Components Thereox and Products Containing Same,USITC,investigation No.337-TA-325,Order No.9 at 4 (May,1991).

[15]Certain Home Vacuum Packaging Products,USITC,Investigation No.337-TA-496,Order No.36 at 143 (May ,2004).

[16]Certain Removable Electronic Cards and Electronic Card Reader Devices and Products Containing Same,USITC,Investigation No.337-TA-396,Commission Opinion at 20 (Aug,1998).

[17]虞文燕.如何定义美国337调查条款中的“国内产业”[J].法制与社会，2009，(6)：136.

[责任编辑：李其光]

CaseDefinitionsontheDomesticIndustryRequirementofSection337ofUnitedStates’TariffAct

CHANG Yan

(Research Institute of Machinery Industry,Information Institute,Beijing 100037,China)

The prerequisite of the application of Section 337 is to prove that an industry in the United States,relating to the articles protected by the patent,copyright,trademark,mask work or design concerned,exists or is in the process of being established.While in Section 337 of the United States’ Tariff Act of 1930,the term of "domestic industry" has no clear definition.And in recent years,the number of Section 337 investigation increases rapidly,by the end of 2013,China ranked first in the Section 337 investigation for 12 consecutive years.The Section 337 investigation has undoubtedly become the largest trade barriers of China.We urgently need to know "domestic industry requirement" of Section 337.Based on the studies about cases of Section 337 investigation.

Section 337；domestic industry requirement；technical prong；economic prong

2013-12-15

D971.2

：A

：1671-7112(2014)04-0109-06