论商誉与驰名商标保护——兼评我国《商标法》对驰名商标的规定

李阁霞

(烟台大学 知识产权研究院,山东 烟台 264005)

2013年8月30日,十二届全国人大常委会第四次会议审议并通过了《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)修改草案,这是我国《商标法》自1982年颁布以来的第三次修改。新《商标法》的修改对驰名商标的保护做了较大调整,明确指出驰名商标的认定只应作为“事实”认定,尤其是规定了“驰名商标”不得作为广告宣传使用。新《商标法》对驰名商标保护的修改被认为是对驰名商标“异化”现象的纠正,引来学界和舆论上的一致赞扬,尤其是“驰名商标”以后不得作为广告宣传使用,对驰名商标的“异化”具有釜底抽薪的作用,因为这会打消绝大部分经营者请求认定“驰名商标”的积极性。长期以来,在“驰名商标”这个概念上,无论是在理论上还是在实务中,无论是在专家学者还是在普通消费者心中,都承载了太多本不属于商标功能和价值的内容,而且这一认识并不会随着新《商标法》的颁布而发生根本性的改变,因为我国长期以来实行的“重注册而轻使用、重标记而轻商誉”的商标制度依然如故。本文试图通过对商誉、驰名商标概念及其保护的分析,对我国驰名商标“认定”和保护历史和现状的梳理,来揭示商标与商誉的关系,指出驰名商标保护的全部根基就在于商誉,商誉决定了商标“驰名”的范围,商标驰名与否以及“驰名”的范围与商标是否注册没有任何关系,而商誉的动态性和复杂性使得商标“驰名”与否的“认定”也必然是动态的、可变的,从而使驰名商标由“荣誉异化”回归“商誉理性”。

一、商誉与商标

“商誉(goodwill)”概念最早是在会计学领域使用,在普通法上,最早从法律角度对“商誉”概念进行界定是1810年英国的Cruttwell案。在该案的判决中,大法官Eldon指出,“商誉”是指“老顾客倾向于去老地方的可能性”。*Cruttwell v. Lye, 17Ves. Jr. 335, 34 Eng. Reprint 129 (1810).随着经济的发展,商业经营模式开始发生变化,法官们倾向于将商誉的内涵予以扩展,商誉不再必须与特定的地点相关联。1841年,Joseph Story法官对商誉的概念作了比Cruttwell案更为详尽的阐述,并被其后的无数案件所引用:“商誉是企业取得的,超越其资本、股票、基金及可使用的财产价值的优势或者利益,是普通大众的惠顾和鼓励带来的结果,根据其经营地点的不同,这种惠顾和鼓励可能来自于那些忠诚的顾客,或者来自于其在公众中的名望,或者来自于其基于技能或影响或守信所获得的信誉,或者来自于偶然的环境或需求,甚至是过去的偏好或者成见。”*Joseph Story, Commentaries on the Law of Partnership as a Branch of Commercial and Maritime Jurisprudence: with Occasional Illustrations from the Civil and Foreign Law (1841), the Lawbook Exchange Ltd, 2004.

商誉与商标如影随形,但商誉并不仅仅系于商标。虽然商标在历史上出现得很早,但对其真正产生需求却是在大规模商品经济发展起来之后。在此之前,零星的商业行为大多不需要商标,商家店铺只需要在门口标注其经营的内容即可,甚至这都不需要标注,因为其顾客都是本地居民,大家口耳相传,自然知道这些店铺的经营内容。但是,也正因为如此,一旦商家所提供的产品或服务不令当地居民满意,这样的“生意”就很难再维持下去,所以,多数商家对自己的声誉都极为珍视,通过提供优质商品或服务的方式,吸引顾客。这种“老顾客倾向于去老地方的可能性”,正是最初意义上的商誉。*Cruttwell v. Lye, 17Ves. Jr. 335, 34 Eng. Reprint 129 (1810).不过,随着经济的发展,广告业的兴起,交通的便利和人口的大规模流动,凭借地点和商家来辨别商品或服务已经越来越困难,商标开始大规模使用,消费者逐渐习惯通过商标来选择商品或服务,这时候的商誉,开始越来越依靠商标来承载,商标与商誉逐渐融合在一起。

通常认为,商标的功能主要包括指示商品来源、保证品质同一以及用作投资或广告等。在现代经济条件下,商品和人员的流通已使得消费者无法再通过固定的地点来判断商品或服务的来源,商标就成为消费者据以判断的工具。商标可以指示不同商品或服务的来源,降低消费者搜索的成本,而消费者的选择又可以刺激生产者保持商品的品质,从而保证标注同一商标的商品具有品质同一性。同时,现代商业经营离不开广告,经营者在进行广告宣传时通常只能通过商标来指代自己的商品或服务,商誉的建立在很大程度上也依靠广告营销,所以商誉就与商标更加密切地关联在一起。

商标的上述功能带来了现代商标法的两大价值目标——保护消费者权益以及保护商标所有人利益。正如美国联邦最高法院在1992年的Taco Cabana案中,就重申了1946年参议院在关于兰哈姆法的说明中强调的该法案的两个主要目标:“任何商标法的目标都是双重的。其一,保护公众利益,它使公众可以确信,其凭借特定商标来购买商品时,可以购买到按其意愿意欲购买的商品;其二,当商标所有人耗费了精力、时间、金钱向公众提供商品时,他的投资应当免受盗用和欺骗行为的损害。这就是商标法已经确立的原则:同时保护公众和商标所有人利益。”*Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess., 3 (1946). Quoted in Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 782, n.15, 112 S. Ct. 2753, 23 U.S.P.Q.2d 1081 (1992).

现代商标法的两大价值目标是并行不悖的:只要某一假冒或者盗用商标的行为有可能使消费者受到误导、混淆或欺骗,商标所有人的商誉就必然受到损害,导致客户流失或者商品的美誉度下降(在被告商品质量低劣的情况下)。如果通过对商标所有人商誉提供保护的方式来保护原告商标权,则原告需要证明其商誉的丧失是因被告行为造成的,但由于商誉并不仅仅与商标有关,所以原告要证明这一点并不容易;但如果通过对导致消费者混淆的行为进行规制,则原告只需要证明被告使用商标的行为可能会导致消费者产生混淆即可,因为导致消费者混淆的行为必定会损害商标所有人的商誉,这对原告来说更为容易也更为合理。这就是商标侵权的“混淆理论”的理论基础。

但是,随着现代广告业的发展,以及人们获取信息的途径日益多样化,许多商标已经不仅仅在其所使用的商品或服务领域为消费者所知,在其并不涉及的其他商业领域也有可能为公众所知。该商标的“知名度”使得消费者并不会认为在其他商业领域中标注有该商标的商品或服务来自该商标所有人,只是会认为二者之间有一定的关系,甚至清楚地知道二者之间没有任何关系,也就是说,消费者对商品或服务来源并未产生混淆或者误认。但由于在先商标所带来的知名度,消费者对于使用该商标的商品或服务显然会赋予更多的注意力,所以使用者无疑从在先商标的商誉中获取利益了,在这种情况下,传统的混淆理论已经无法适用了,所以商标“淡化理论”也就应运而生。这类将知名度(实际上就是商誉)扩展到其他商品或服务领域的商标,就被称为“驰名商标”。

二、驰名商标的概念及内涵

我国商标法上的“驰名商标”概念翻译自英文“well-known trademark”,后者来自于《保护工业产权巴黎公约》(简称《巴黎公约》)以及《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)。另外还有两个英文词汇与中文语境下的“驰名商标”意义相近,即美国商标法中的“famous mark”以及欧盟商标法中的“reputation marks”。*《兰哈姆法》第43条(c)款;《共同体商标条例》第9条要准确理解驰名商标的概念和内涵,就有必要对这几个意义相近的英文词汇予以解析。

“well-known trademark”或者“well-known mark”最早见于《巴黎公约》,该公约第六条之二的标题即为“Well-Known Marks”。该条第一款规定,“本联盟各国承诺,如本国法律允许,应依职权,或依利害关系人的请求,对商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经驰名,属于有权享受本公约利益的人所有、并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译,易于产生混淆的商标,拒绝或撤销注册,并禁止使用。这些规定,在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制,易于产生混淆时,也应适用。”《巴黎公约》的这一条规定最早出现于1925年的海牙文本中。*黄晖:《驰名商标和著名商标的法律保护——从识别到表彰》,北京:法律出版社,2002年,第46-47页。关于这一规定,应当明确两点:第一,《巴黎公约》主要立足于对商标注册条件以及注册商标保护的规定,所以对于未注册商标,在1925年之前的文本中并未予以关注;但为了应对对他人在先使用的未注册商标的不正当竞争行为,《巴黎公约》增加了这一规定,所以该条规定实际上是在注册体制之下对于未注册商标的保护模式;第二,商标制度最初仅仅禁止在同类商品上使用他人商标的行为,在类似商品上使用他人商标并不构成商标侵权。只是随着商标理论的发展,人们意识到在类似商品上使用与他人相同或相似的商标也有可能导致消费者混淆,所以这种行为也渐渐纳入商标保护的规制范围,《巴黎公约》海牙文本的修订时间正是商标混淆理论的扩展时期。*1927年,美国的Frank Schechter发表了《商标保护的理论基础》(Rational Basis of Trademark Protection),提出了“商标淡化”的概念。虽然这篇文章通常被认为是商标淡化理论的肇始,但事实上Frank Schechter教授将“商标淡化”概念只扩展到类似商品上,与我们现在所理解的“商标淡化”理论相去甚远,实际上只是对商标混淆理论的扩展,他的文章也反应了当时的商标理论和实践正在突破传统的商标侵权理论和范围。因而,《巴黎公约》的这一规定也是对注册商标保护范围的扩展,即由同类商品扩展到类似商品上。所以,《巴黎公约》第六条之二对“well-known marks”的保护,是在有可能引起消费者混淆的情况下,一则对未注册商标提供保护,二则对注册商标的保护由同类商品扩展到类似商品,而后者其实正是今天各国对普通注册商标的正常保护,而非针对现在语境下的“驰名商标”的特别保护。

TRIPS协议沿袭了《巴黎公约》的称谓,要求成员方按照《巴黎公约》第六条之二对“well-known trademark”提供保护。*TRIPS协议第十六条第二款:“巴黎公约(1967)第6条之二的规定应准用于服务。在确定一个商标是否为驰名商标时,应该考虑该商标在相关的公众范围内的知名度,包括在该缔约国由于对该商标的宣传而形成的知名度。”第三款:“巴黎公约(1967)第6条之二的规定应准用于与已注册商标的商品和服务不相似的其他商品和服务,其条件是与这些商品或服务相关的商标的使用应能够表示出这些商品或服务与已注册商标所有者之间的关系,而且已注册商标所有者的利益有可能因这样的使用而受到损害。”与《巴黎公约》相比,TRIPS协议明确规定了如何认定驰名商标:“在确定一个商标是否为驰名商标时,应该考虑该商标在相关的公众范围内的知名度,包括在该缔约国由于对该商标的宣传而形成的知名度。”*TRIPS协议第十六条第二款。对于什么是“相关公众(relevant sector of the public)”,TRIPS协议并未给出解释,不过世界知识产权组织(WIPO)在1999年通过的一份《关于驰名商标保护规定的联合建议》中对“相关公众”进行了界定,包括但不局限于:(1)使用该商标的商品或服务的实际和(或)潜在的消费者;(2)使用该商标的商品或服务的销售渠道中所涉及的人员;(3)使用商标的商品或服务的经营者。根据这一解释,可知TRIPS协议所指“well-known trademark”仅需要在相关市场领域内小有名气即可,并不需要众所周知,这与美国商标淡化法中的“famous mark”有所不同。

美国商标法第43条(c)款是关于商标淡化的规定。对于什么是适用反淡化保护的“famous mark”,该款的解释是“指其在美国普通消费公众(general consuming public)中被广泛认为是商标所有人所指定的商品或服务的来源。”如果从字面翻译,美国商标法提供反淡化保护的商标是“著名商标”,其对商标知名度的要求显然要高于《巴黎公约》和TRIPS协议的要求,商标必须在美国为“普通消费公众”广泛认知,这说明美国对于能够适用反淡化保护的商标的要求非常严苛,因为能够在全国范围内为“普通消费公众”广泛认知的商标毕竟很少。

欧盟《共同体商标条例》和协调成员国商标立法的《一号指令》,都使用“reputation marks”,即“声誉商标”,但对于“声誉商标”的范围,无论是《一号指令》还是《共同体商标条例》都没有作出规定。欧共体法院通过对具体案件的审理,指出声誉商标只需要在相关公众的一部分中知名,即可视为达到法定的知名度。*C-375/97 Chevy案判决书。而且,在认定共同体声誉商标时,仅在欧共体某一成员国享有声誉的商标,也有可能成为《共同体商标条例》所保护的声誉商标,*C-301/07 Pago案判决书。并且商标驰名的范围不需要在成员国的全部疆域,而只需要在其主要地区达到驰名即可。*C-328/06 Fincas Tarragona案判决书。由此可见,欧盟对“声誉商标”的界定与TRIPS协议对“驰名商标”的界定更为接近一些。

我国《商标法》对于什么是驰名商标也未作规定,但国家工商行政管理总局在其发布的《驰名商标认定和保护规定》中将驰名商标定义为“在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”。最高人民法院在《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》也给出了驰名商标的定义:“是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标”。至于“相关公众”,根据前述《驰名商标认定和保护规定》,“包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者,生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。”这一解释与TRIPS协议关于驰名商标的规定基本一致,仅要求商标在相关市场领域内具有知名度即可。

通过上述对“驰名商标”概念的分析可以看出,除了美国商标淡化法中对适用反淡化保护的“著名商标(famous mark)”的“知名度”要求较为苛刻以外,无论是《巴黎公约》、TRIPS协议还是欧共体商标保护条例,实际上对“驰名商标”的知名度都不做过高要求,甚至最早出现在《巴黎公约》中的所谓“驰名商标”保护,只是在有可能使消费者产生混淆的情况下,对未注册商标以及注册商标在类似商品上的保护而已,与我们现在所理解的“驰名商标”概念相去甚远。其实按照我国《驰名商标认定和保护规定》以及最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》的规定,我国对驰名商标的知名度也并没有太高要求,但这种理解显然不符合我国社会公众对驰名商标的认知。在社会公众心目中,“驰名商标”是一类具有广泛知名度和影响力的特殊商标,所以对行政机构驰名商标认定的批评之一就是将一些知名度不高、“不真正驰名”的商标认定为驰名商标,导致驰名商标“公信力”下降。而行政机构对驰名商标的“荣誉性”认定,对这种认知也起到了推波助澜的作用,这就使得我国的“驰名商标”俨然成为一类超然于其他商标之上的特殊商标。

更主要的是,为因应TRIPS协议的要求,我国原《商标法》第十三条规定:“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用”;“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”这一规定在2013年《商标法》修改之后也仍然原封不动予以保留。这实际是对TRIPS协议的严重误读。事实上无论是《巴黎公约》还是TRIPS协议,都并未将“驰名商标”区分为“已注册”和“未注册”,只是跟《巴黎公约》一样,TRIPS协议也是仅对商标注册的条件和注册商标的保护予以规定,第十六条“授予的权利”全都是针对注册商标的,对未注册商标的保护不在其关注范围,所以才有第三款“巴黎公约(1967)第六条之二的规定应准用于与已注册商标的商品和服务不相似的其他商品和服务”的规定,但这并不意味着对“驰名商标”的“跨类保护”不适用于未注册商标。商标“驰名”与否,不在是否注册,而在商誉是否覆盖争议市场领域。“驰名商标”与普通商标唯一的不同就在于商誉的覆盖面不同,普通商标的商誉仅覆盖至其所注册或使用的商品或服务类别,而“驰名商标”的商誉则覆盖至争议市场领域,也就是说,哪怕是在与商标所注册或使用的商品或服务的不相似商品或服务领域,只要商标为该商业领域的相关公众所熟知,该商标在该领域即为驰名商标,就可对抗他人对该商标的注册或使用。

三、驰名商标的保护:混淆还是淡化

混淆理论自现代商标制度诞生以来一直作为商标侵权判断的基础理论而存在,并在许多国家或地区的商标法以及国际公约中都有所体现。例如TRIPS协议第十六条之一规定,“注册商标的所有者应享有一种独占权,以防止任何第三方在未经其同意的情况下,在商业中对于与已注册的商品或服务相同或相似的商品或服务采用有可能会导致混淆的相同或相似的符号标记。在对相同或相似的商品或服务采用相同的符号标记时,就推定混淆的可能性已经存在。”

混淆理论在最初仅仅限于同类商品,因为只有在同类商品上使用与他人相同或近似的商标,才有可能导致消费者对商品来源产生混淆;但随着商品分类越来越细,商品之间的界限越来越模糊,人们发现当在类似的商品上使用与他人相同或相似的商标时,也很有可能使消费者产生混淆,消费者会认为原来的商标所有人将经营范围作了适当扩展,所以混淆理论又扩展到类似商品上,这也正是《巴黎公约》第六条之二产生的理论背景,当然TRIPS协议又将服务商标也涵盖其中了。当一件商标的知名度很高,其他人将该商标用在与其不相似的商品或服务上时,虽然消费者不会对商品或服务来源产生混淆,但会认为该商品或服务与在先商标所有人有某种关联关系,这种情况下是否能够适用传统的混淆理论,在商标侵权理论上曾经产生过很大的争议。而当一件商标知名度如此之高,以至于当他人将该商标用在不相似的商品或服务上时,消费者不仅不会对商品或服务来源产生混淆,而且也不会认为在后使用者与在先商标所有人有任何关系,所以消费者权益不会受到直接损害;但这种使用会导致在先商标的显著性下降,并使在后使用者从在先商标的商誉中获利。为了规制这种情形,美国率先发展了“商标淡化理论”。

1927年,Frank Schechter发表了《商标保护的理论基础》(Rational Basis of Trademark Protection),提出了商标淡化的概念,成为美国商标法上淡化理论的肇始。但这一时期的美国商标法仍然将混淆理论作为商标侵权的理论基础,所以1946年的兰哈姆法并未将淡化理论吸收进联邦商标法中。1947年,马萨诸塞州最先制定了州反淡化法,随后又有许多州也陆续跟进,但联邦层面的商标淡化法直到1996年才制定并实施。*Schechter, “The Rational Basis of Trademark Protection”, 40 Harv. L. Rev. 813 (1927).

商标淡化理论将关注的重点放在商标的销售力(power to generate sales)上,认为这是商标的首要价值,反对“慢慢削弱或分散商标的同一性及通过将商标用在非竞争性商品上来维持住商标在消费者头脑中的印象”的行为,要求将商标保护的范围不限于同类或直接竞争商品或服务上,也不需要消费者混淆。*Schechter, “The Rational Basis of Trademark Protection”, 40 Harv. L. Rev. 813 (1927).所以,对淡化的禁止一方面是为了维持在先商标的显著性,使其不因他人的行为而导致其指示商品或服务的能力减弱,另一方面则是为了限制市场主体从他人商誉中不当获利,如欧盟在《共同体商标条例》第9条所规定的,“共同体商标应赋予商标所有人对该商标的专用权。商标所有人有权阻止所有第三方未经其同意在贸易过程中使用:……(c)与共同体商标相同或类似,但使用的商品或服务与共同体商标所保护的商品或服务不相类似的任何标志,如果共同体商标在共同体内享有声誉,但由于无正当理由使用该标志,会从商标的显著特征或声誉中获取不当利益或者对其造成损害的。”

能够主张反淡化保护的商标一定得是具有一定知名度的商标,即“驰名商标”。之所以要求主张反淡化保护的商标必须“驰名”,一是因为没有较高知名度的商标,其商誉是无法扩展到不相似的商品或服务类别上的,对其实施反淡化保护也就没有任何意义;二是因为如果不对商标的显著性和强度进行限制,商标淡化就会成为任何一个商标所有人用来限制竞争的利器,商标权也就成为像专利权、版权那样的垄断性权利了,商标制度在保护商标所有人利益和维护公平竞争之间的平衡也就被打破了。

而对于可主张反淡化保护的“驰名商标”的显著性和知名度,美国的要求是最为严苛的,要求必须在“美国普通消费公众中”驰名。实际上在2006年美国《商标淡化法修正案》(TDRA)颁布之前,驰名商标是要求在全国范围内驰名还是只需在某一地域范围内驰名,是要求在一般社会公众中驰名还是只要求在特定消费者群体中驰名即可,一直存有很大争议,各法院的判决理由和结果也针锋相对:如第三巡回法院在Times案的判决中认为,“一个并不在普通公众中驰名的商标仍然有权获得淡化保护,如果原被告在同一或者关联市场上经营,而原告的商标在这一狭窄市场上拥有很高的声誉。”*Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 164, 54 U.S.P.Q.2d 1577, 165 A.L.R. Fed. 783 (3d Cir. 2000).但第九巡回法院在Thane案中却认为,“根据兰哈姆法第43条(c)款的目的,只有当大部分的普通消费公众认得这个商标之后,此商标才会获得广泛的声誉。换句话说，……商标必须家喻户晓。”*Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 164, 54 U.S.P.Q.2d 1577, 165 A.L.R. Fed. 783 (3d Cir. 2000).美国著名的商标法专家McCarthy在其著作中表示同意这一观点,认为国会的意图是“将淡化保护限制在一小部分真正驰名并且拥有全国性知名度的商标上。”*J. Thomas McCarthy,McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 24:104(4th ed. 2005).

美国商标法对可适用反淡化保护的驰名商标限定得如此严格,是因为其对淡化理论的阐述与我们所理解的“商标淡化”,即“驰名商标的跨类保护”不同,它并不需要消费者在驰名商标和被控侵权的商品或服务之间产生任何混淆、误认等关联认知,甚至消费者很容易知道被控侵权商品或服务与驰名商标之间没有任何关系,但这种使用会降低驰名商标的显著性,从而损害其商誉,并使被控侵权人从驰名商标的商誉中获利,商标淡化理论实际上是对这种不正当竞争的市场行为的规制。反观被许多学者、法官视为驰名商标的反淡化保护的我国《商标法》第十三条第二款的规定:“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”该款规定虽未采用“导致混淆”的措辞,但“误导公众”就意味着社会公众会认为驰名商标与被控侵权的商品或服务之间具有某种联系,也就是最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》中所指的“具有相当程度的联系”,而这在美国商标法中是由扩展后的混淆理论来规制的。混淆理论在美国早已不再局限于来源混淆,而是将赞助、许可、担保、关联控制等都纳入混淆理论的范畴。所以,TRIPS协议第十六条第三款在适用上要求“与这些商品或服务相关的商标的使用应能够表示出这些商品或服务与已注册商标所有者之间的关系”,实际上也不是美国商标淡化法所规制的“商标淡化”,而是广义上的商标混淆。欧共体商标条例和指导成员国商标立法的《一号指令》从措辞上看与美国商标淡化法的要求是一致的,只要“共同体商标在共同体内享有声誉,但由于无正当理由使用该标志,会从商标的显著特征或声誉中获取不当利益或者对其造成损害”就可以予以跨类保护,但在司法实践中,法院解释的路径却仍然是混淆理论的要求。如欧共体法院审理Intel案,就适用《一号指令》来判断是否构成商标淡化时,指出要判断是否构成商标淡化,须综合各种要素进行考量,包括在后商标与有一定知名度的在先商标之间是否具有一定关联,在后商标是否已经或可能不当利用在先商标的知名度,是否已经或可能给在先商标带来损害。*C-252/07Intel案判决书,转引自李明德等著:《欧盟知识产权法》,北京:法律出版社,2010年,第504页。

所以,笔者认为,如果严格按照美国的商标淡化理论的规定,无论是巴黎公约、TRIPS协议还是我国商标法,实际上都没有规定驰名商标的反淡化保护,所谓商标的“跨类保护”,仍然是坚持混淆理论的,当然这里的“混淆”已不再局限于“来源混淆”,而是包括能够使消费者认为商标所有人与被控侵权的商品或服务之间具有某种许可、赞助、担保、关联控制等关系,即TRIPS协议第十六条第三款所指的,“与这些商品或服务相关的商标的使用应能够表示出这些商品或服务与已注册商标所有者之间的关系”。所以,如果对与在先商标相同或相似的商标的使用无法使相关公众认为在先商标所有人与被控侵权商品或服务之间有某种关联关系,则无法认定商标侵权。

TRIPS协议的内容本身就是各方博弈的结果,而且其为成员方设定的是最低的知识产权保护标准,所以仅采用混淆理论保护商标权是可以理解的。何况美国商标淡化法对商标的反淡化保护一直充满了争议,反对者认为这一理论过多地考虑了商标所有人利益而非消费者权益,因此担忧淡化理论会赋予商标权人一种类似于专利的垄断权,而这与商标制度的价值目标是背道而驰的。而且近年来在联邦层面上适用反淡化保护驰名商标的案件已经越来越少。欧共体在这一问题上的态度显得暧昧不清,虽然在法律条文中采用了与美国商标淡化法几乎同样的措辞,但司法实践的结果却说明对于商标反淡化,欧共体并不想走得太远。所以,就目前的立法状况和司法实践而言,至少可以确定,我国对于驰名商标的保护与TRIPS协议一样,采用的依然是混淆理论,当然,这种“混淆”,已不仅仅限于“来源混淆”。

四、对我国驰名商标保护状况的评析

在2001年修改之前,我国《商标法》并无对驰名商标保护的规定,只是国家工商行政管理局在1996年发布了《驰名商标认定和管理暂行规定》(简称《暂行规定》),规定对驰名商标进行行政认定和特别保护。自此,对商标驰名与否实施行政“认定”,就成为我国商标制度的一大“特色”。此后,为适应TRIPS协议的要求,《商标法》在2001年修改时,将有关保护驰名商标的规定写入《商标法》第十三条。

对于驰名商标的“认定”,在我国经历了从主动认定到被动认定、由单一认定到“双轨制”认定的发展过程。《暂行规定》即规定,商标注册人可以向商标局提出驰名商标认定申请,商标局也可以根据商标注册和管理工作的需要来认定驰名商标。在这一时期,行政认定是确定驰名商标的唯一途径,而且被行政机关作为一项权力来执行,比如在该《暂行规定》第三条规定,“国家工商行政管理局商标局负责驰名商标的认定与管理工作”,除此之外,“任何组织和个人不得认定或者采取其他变相方式认定驰名商标。” 2001年《商标法》修订之后,这种可以由行政部门主动认定驰名商标的情况发生改变,尤其是《驰名商标认定和保护规定》明确规定行政部门只能在商标异议程序、商标争议程序以及商标管理过程中,应当事人的申请对商标是否驰名予以认定,驰名商标主动认定的历史宣告结束。与此同时,司法认定驰名商标的程序开始启动,2002年《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》即规定,“人民法院在审理商标纠纷案件中,根据当事人的请求和案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。”所以,目前我国驰名商标认定有两个途径,一是行政认定,一是司法认定。

无论是通过行政途径还是司法途径,驰名商标认定本来应当只具有个案的效力,其主要目的是在个案中通过对商标是否驰名的认定,来确定商标权的保护范围。但我国的驰名商标却变成了一种“荣誉称号”,并可以在很长一段时间内保有这种“荣誉”。比如《驰名商标认定和管理暂行规定》即规定,“经国家工商行政管理局商标局认定的驰名商标,认定时间未超过3年的,不需要重新提出认定申请。”这意味着驰名商标一旦被认定,起码在三年时间内都是“驰名商标”。虽然该《暂行规定》已经被《驰名商标认定和保护规定》所废止,而且后者不再有就驰名商标认定期限的规定,但实际上国家工商行政管理总局仍然会定期公布所谓“驰名商标名单”,这种认定常常被企业用来作为宣传的筹码,因为经过《商标法》的长期宣传,在消费者心目中总是习惯将商标与特定的商品质量相关联,认为驰名商标就意味着商品质量更好,这也是企业乐此不疲地追逐驰名商标认定的主要原因。甚至从一开始就着眼于个案认定的司法程序认定的驰名商标,也被企业用来作为广告宣传的手段,所以自从启动司法程序认定驰名商标以来,通过司法途径寻求驰名商标认定的案例就逐年大规模上升。正是考虑到这一问题,最高人民法院在《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》中指出对驰名商标的认定应进行严格限制,并且不再将驰名商标的认定情况写入判决主文。

商标的知名度与商誉密切相关,商誉的确立过程正是商标逐渐为消费者所知晓的过程。这是一个取决于各种因素的动态发展过程,一个本来籍籍无名的商标有可能瞬间为公众广为知晓,但一个本来享有极高知名度的商标也有可能很快销声匿迹,所以,对驰名商标的认定,除了在涉及商标注册程序或商标争议个案中有意义外,并不具有其他意义。无论是主动认定还是被动认定,行政机关都没有必要对商标是否驰名统一认定并公布,因为这种行为无疑是向社会传达这样一个观念:与所谓“商标专用权”一样,商标是否驰名也是由行政机关或者司法机关来认定的。行政机关的做法人为割裂开了商标与商誉之间的关系,将本来动态的商标——商誉关系变成了一个静态名单,再加上各地方政府或工商行政管理部门也在各地认定所谓“著名商标”或“知名商标”,并对能够被行政认定为“驰名商标”或“著名商标”的企业实施奖励,也加剧了驰名商标保护制度的异化。*在网络上搜索一下关于“驰名商标奖励”的规定,就会发现,各地对于驰名商标,尤其是行政认定的驰名商标的奖励,从几十万到上百万都有。

2013年新修改的《商标法》对涉及驰名商标保护的内容作出了较大修改,主要体现在:

其一,在原《商标法》第十三条加入一款,作为第一款:“为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护。”这一规定实际上是对什么是驰名商标作出了解答,只需要“为相关公众所熟知”即可,可见要主张驰名商标保护并不需要多高的“门槛”,这实际上也是《巴黎公约》和TRIPS协议所指的“驰名商标”的本来含义。无论是在商标行政争议还是司法诉讼中,当行政机构或者法院在判断一件商标是否为驰名商标时,其判断依据其实非常简单,那就是看在争议的商品或服务领域,该商标是否为该领域的“相关公众”所熟知,只要答案是肯定的,那该商标就是“驰名商标”,哪怕该商标在其他商业领域根本不为人知。由此看来,只要商誉所及范围,商标都可认定为“驰名”。所以从这个角度来说,我国行政机构曾经认定的许多“驰名商标”,并不像社会公众所认为的无法构成“驰名”的条件,只是当这种认定脱离了具体的案件和事实,“驰名商标”作为某种“荣誉称号”固定下来,这种“驰名”才显得名不副实。

其二,对原《商标法》第十四条的内容作出修改,明确驰名商标只能“作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”,并且只能是被动认定,即在当事人主张驰名商标保护时,才能在商标注册、商标管理、商标争议以及商标民事、行政纠纷案件中由行政部门和法院进行商标驰名与否的认定。更为关键的是,新《商标法》第十四条明确规定,“驰名商标”字样不得“用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”如果违反这一规定,根据《商标法》第五十三条,“由地方工商行政管理部门责令改正,处十万元罚款。”这一规定对于消除社会公众关于“驰名商标”系某种“荣誉称号”的误解、更正对于驰名商标保护制度的异化具有重要作用。可以想见,一旦“驰名商标”只是作为个案中的事实认定,而不是作为某种行政授予的“荣誉称号”被经营者在广告中作为宣传手段,“驰名商标”对于经营者和地方政府也就失去了吸引力,“驰名商标”的认定和保护也将慢慢回归理性。

不过,如前文所分析的,无论是《巴黎公约》还是TRIPS协议,都并未将驰名商标划分为“已注册”的和“未注册”的,并分别提供不同的保护。我国新修改的《商标法》却依然坚持这一错误,仍然只对“已注册”驰名商标提供跨类保护,而对“未注册”驰名商标仅提供与普通注册商标同样的保护。当然,由于TRIPS协议允许成员国仅提供协议所要求的最低保护标准,所以我国《商标法》如果按照TRIPS协议第十六条第三款的规定,仅对已注册驰名商标提供跨类保护也并无不可,但这样一来应当将所有未注册商标的保护事宜都交由反不正当竞争法规制,包括未注册的驰名商标,否则会使社会公众产生驰名商标因是否注册而商誉覆盖范围有所不同的错误认知。所以,我国《商标法》对驰名商标的保护,较为可行的做法是:要么仅规定对已注册驰名商标实施跨类保护,要么规定只要是复制、摹仿、翻译“在中国为相关公众所熟知的驰名商标”,就可以提供跨类保护,而不再区分是“已注册”还是“未注册”驰名商标。

我国商标制度有一个非常明显的特点,那就是“重注册而轻使用、重标记而轻商誉”。商标无论是否实际使用,只要注册登记,就可获得“商标专用权”;虽然《商标法》也规定了商标“连续三年不使用撤销”制度,但一则这一规定不会影响到商标权的“获得”,再则如果没有当事人提起商标撤销程序,该商标即可作为“有效商标”存在,所以现实中仍然有大量未使用或停止使用的“注册商标”在“待价而沽”,甚至注册人可以凭借这样的“商标专用权”起诉他人侵权并以此获利。商标的价值并不在于商标标记本身,而是在实际的商业使用中所累积的商誉,商标权实际上是一种“商誉财产权”而不是“商业标记权”,而在我国的商标制度下,商标权恰恰成了一种“商业标记权”,所以商标“抢注”、“裸转”等成为常态。但比较有意思的是,虽然我国商标法从总体上轻视商誉,但在驰名商标认定上,无论行政机构还是社会公众,却大多认为驰名商标必须具有非常高的知名度,是一项不能轻易授予的“荣誉称号”,又显得对商誉极其重视。“驰名商标”实际上与普通商标一样,所受保护皆以其商誉所覆盖范围为准,只是后者的商誉通常只能覆盖到其所使用的商品或服务类别上,而“驰名商标”的知名度则扩展到其他商品或服务上了,但归根结底,保护的仍然是商标所含的商誉。而商誉的这种扩展,无论商标有无注册,都有可能发生,所以权利的保护范围也不应以商标是否注册作为区别。至于是采用混淆理论还是淡化理论保护驰名商标,在我国现有的法律规定下,驰名商标所有人是无法主张采用严格的淡化理论来获得保护的,但扩展后的混淆理论实际上已经包含了对商标淡化的禁止,因为对不会使消费者产生来源混淆的商标使用行为的禁止,主要就是防止对在先商标的显著性的淡化,以及对其商誉的不当利用。