基础性创新成果获取专利的困境与启示

金春阳

(西安交通大学法学院，陕西 西安 710049)

人类的进步有赖于不断创新，创新是经济结构调整优化的原动力。专利的目的在于激励创新，在于“为天才之火浇上利益之油”，但同时专利的授予也会限制人们利用创新成果的自由。美国专利政策推动者杰斐逊早在1813年就写到:专利不是自然形成的，而是为了促进社会福祉创设的，哪里是值得公众不惜约束自己创新的自由而接纳的禁区，哪里又不是，此二者之间很难勾画出清晰的界限［1］。我国正在大力发展战略性新兴产业，加快传统产业转型，以创新支持和引领经济结构优化升级，推动产业向全球价值链高端跃升。技术创新、产品创新和商业模式创新的火花在全社会竞相迸发。面对雨后春笋般涌现的创新成果，如何做到公众的归公众，个人的归个人，对于我国实施创新驱动发展战略有着重要的理论意义和现实意义。

哪些创新成果应留给公众自由使用，关于这个问题的争论肇始于美国立国之初，历经200余年，现已形成了较为完整的基础工具理论。美国国会作为《美国专利法》的立法机关，认为凡是“阳光下由人创造的东西”都应有资格获取专利。而美国联邦最高法院作为《美国专利法》的适用机关，则不允许自然规律、物理现象和抽象概念获取专利。前沿的、开创性的、甚至杰出的创新有时也在申请专利的过程中遭到拒绝［2］。不仅在地球上发现的新矿物、在野外发现的新植物无法获取专利。爱因斯坦不能就其发现的著名定律E=mc2获取专利;牛顿也不能就万有引力定律获取专利。这是因为，这些发现属于公众在开展后续科研工作时必需的基础工具，应当留给公众自由使用［3］。这反映了一种担忧，即如果允许这些基础工具获取专利，总体上将会阻碍而非促进创新［4］。如果有人发现一个法律认为不能垄断的未知自然规律，则个人不能要求垄断它;如果这个发现中还存在发明，它必须以自然规律的应用为始，以新颖和有用为结才可以获取专利［5］。同理，一个科学真理或者它的数学表达式无缘于专利，但在科学真理基础之上创建的新颖且有用的结构却可以获取专利［6］。总而言之，即思想本身不可获取专利［7］。

一、基础工具理论的演进

基础工具理论最早出现于19世纪中叶。早在1840年，美国联邦最高法院就明确表示，如果某个专利指向的是程序或原理等抽象的东西，而非具体的方法或机械，则不予认可，并基于此项理由判定一项已获授权的专利无效，此案因此具有典型意义［8］。在此案中，当事人拥有“利用人力之外的任何力量切割冰块的权利”。美国联邦最高法院认为，如果某人没有发明某种切割冰块的手段、方法或者产品，他就不得就这些手段、方法或者产品获取专利;如果有人企图将他实际发明之外的东西霸占为己有，这是法律所不容的。美国联邦最高法院随后于1853年重申:科学原理不得获取专利。虽然新的机器可以产生蒸汽动力，但是没有人可以将这种动力作为自己的专有权利。电力以及其他任何这种性质的动力都是一样的，因为它们对所有人都是开放的，并且通过机械被应用于有益的用途［9］。1854年，美国联邦最高法院又认定，著名发明家摩尔斯的发明:将电磁用于远距离传输标识符号，属于物理科学领域的原理，不得获取专利［10］。

人类进入21世纪，基础工具理论被赋予了新的内涵。2013年，美国联邦最高法院确认了自然产物不得获取专利［2］。此案涉及的基因序列非常重要，因为这些基因的突变会显著增加个体患乳腺癌和卵巢癌的风险。美国联邦最高法院认为，无论当事人付出多少努力去隔离和区分这些基因序列，也改变不了当事人意图就天然DNA序列的全部基因获取专利，占为己有的基本事实。尽管当事人发现了一个重要且有用的基因，并从周边遗传物质分离出了这个基因，但仅凭这些并不能说明当事人创造出了新东西［2］。同时，美国联邦最高法院认为，当事人分离出的补充DNA不是自然产物，可以获取专利;补充DNA只包含那些蛋白质经过编码的基因序列，当事人通过移除那些蛋白质未经编码的基因序列，创造出了新东西［2］。

实际上，几乎所有发明都在一定程度上应用了自然规律、物理现象或抽象概念。但是，对于自然规律、物理现象和抽象概念简单地附加一般传统步骤，即便将其具体到了较高水准，也不能使这些规律、现象和概念变的可以获取专利，这是美国联邦最高法院在2012年的判决中提出的新要求［11］。此案的技术涉及到使用一种药物来治疗某些免疫性疾病。这种药物的使用剂量过低治疗则无效，但剂量过高却是有毒的。而且，每一个病人对此药物的代谢是不同的。当事人的创新成果是通过三个步骤来确定任何特定病人使用药物的最佳剂量:(1)管理病人的药物;(2)确定血液中的代谢物水平以作为管理药物的依据;(3)根据药物无效或有毒时相关代谢物水平的范围，确定是否需要增加或减少药物剂量。美国联邦最高法院认为，当事人的创新成果不得获取专利，因其仅描述了自然规律。即血液中某些代谢物的浓度和药物剂量是有效还是有害的可能性之间的关联;尽管管理和确定药物剂量的步骤是人类活动，但这些都仅仅是常规、传统的活动，因为这些步骤在人们观察代谢物水平和治疗效果之间的自然相关性时是必须采取的;任何想使用此种药物进行治疗的人都必须首先管理药物以及测量产生的代谢物浓度，所以这些步骤组合是没有意义的，它仅仅是一个医生治疗病人时都会适用的规律性步骤。

二、基础工具理论的价值取向

防止先占的发生是支撑基础工具理论的核心价值。美国联邦最高法院对于先占的警惕始于19世纪中期。早在1853年，美国联邦最高法院就指出，如果某个专利将禁止他人以任何其他方式做同样的事，则这个专利是不妥的。这样的专利所形成的垄断，将阻碍创新，违反专利法的本来目的［9］。美国联邦最高法院在1854年针对著名发明家摩尔斯的将电磁用于远距离传输标识符号的发明进一步指出，阻止未来的发明者使用新的和更经济的涉及方法利用电磁，将会关闭其他人的发明之门，阻碍公众从电磁发现中受益［10］。

进入20世纪，美国联邦最高法院对于先占的警惕丝毫未减。1948年，美国联邦最高法院在针对一个能够帮助豆科植物吸收空气中的氮并将其固定在土壤中的天然细菌的结合物做出判决，认为天然细菌的结合尽管是新颖且有用的，但不可获取专利。因为其代表的是一个自然界古老秘密的发现，虽然是技术的产物，但不是发明的产物［5］。这些细菌的性质，就像太阳的热、电力或者金属一样，是全人类知识储备的一部分。它们是自然规律的表现，应留给全人类自由使用［5］。美国联邦最高法院近两年的判决也重申，专利不应该对自然规律将来的使用进行约束，这将会抑制将来的发现［11］;一个束缚这些基础工具的专利与专利促进创新的主旨是格格不入的［2］。

三、基础工具理论的适用

对于法院和律师来说，区分创新成果是自然规律、物理现象或抽象概念，还是这些基础工具的应用，一直存在着可预见的困难。特别是新技术给人们带来了严峻挑战。在判断新技术是否属于基础工具时，需要充分考虑政策和技术方面的相关因素，而这些因素无论是在美国联邦最高法院的早期判例，还是在国会最初的制度设计中都未曾预见。美国联邦最高法院于2010年指出，时代在改变，技术和其他创新以意想不到的方式在进步。在工业时代，判断某个创新成果是否属于基础工具，通常适用“机器－或－转换”检验法。即如果这个创新成果和特定的机器结合在一起，或者能够将特定物品转换到另外的状态，则不属于基础工具，可以获取专利。然而，在信息时代，许多创新成果并没有和特定机器结合在一起，如软件、先进的医学诊断技术、数据压缩和数字信号处理技术等。“机器－或－转换”检验法将会过分限制专利的客体范围，使一些创新成果失去获取专利的机会［12］。

面对涉及新技术的难题，美国联邦最高法院敦促美国国会加强顶层设计。1978年，美国联邦最高法院指出，新颖且有用的计算机程序是否可以取得专利、给予计算机程序专利保护是否合乎政策要求，应该由国会做出决定。这些政策难题应该由国会在有效的实证数据的基础上予以解答，而不应由缺乏此类数据的法庭做出判断。根据之前的判例分析现行专利法是法院的责任，但当法院被要求将专利权延伸到国会之前完全没有预见到的领域时，法院必须谨慎行事［13］。同样，1980年，美国联邦最高法院敦促诉讼当事人同立法机关，而不是同司法机构探讨前沿创新是否可以获取专利的问题。这是因为，相关调查和研究是立法机构才可以开展的，法院是没有这个能力的。在探讨过程中，需要平衡各种相互对立的价值和利益，这是立法机构应该担当的事务［14］。尽管美国联邦最高法院给出了建议，但实际上美国国会还是没有为哪些创新成果不可获取专利给出明确的解答;哪些创新成果不可获取专利，仍然需要美国联邦最高法院来制定标准。

虽然美国联邦最高法院早在19世纪就提出了基础工具理论，但没有提出明确的检验方法用以判断什么是基础工具。可以说，美国联邦最高法院拒绝适用明确的检验方法，认为那样做的话会阻碍专利法目的的实现，同时指出美国国会在制定专利法时没有预见的技术领域的创新并不必然与专利无缘［14］。美国联邦最高法院认为，法律的适用不应局限在立法者预料的特定范围内，专利法尤其如此。专利法的核心在于可预见的发明不得获取专利，如果一个发明仅因为不可预见就剥夺其获取专利的机会，这样的规则显然违背专利法的核心理念。那些打破物理、化学等科学领域常识的创新往往最能让人类受益［14］。在这样一种看似模糊的状态下，有一点是非常明确的。即无论是美国联邦最高法院还是国会，都没有把特定领域的创新事先确定为基础工具而拒绝授予专利。法院根据具体案情的不同遵循个案处理的原则。美国联邦最高法院特别指出，虽然自然规律、物理现象和抽象概念作为法院创设的不可获取专利的领域客观存在，但这不意味着法院可以创设另外一些有悖于专利法立法目的的限制性条件［12］。美国联邦最高法院在长达一个半世纪的司法实践中形成的基础工具理论，即以防止先占的发生为价值取向，在具体适用中遵循个案处理的原则。防止先占的发生和个案处理原则也是美国联邦巡回上诉法院在适用基础工具理论中所遵循的。同时，美国联邦巡回上诉法院在2013年提出:(1)应当建立一个统一的、易操作的框架来分析某个创新成果可否获取专利，从而让创新群体、专利审查员和法院能够有良好的预期［4］;(2)当事人到底是就抽象概念的应用还是就抽象概念本身获取专利，需要对众多事实问题做出认定。对于包含有计算机的创新成果而言，如果抽象概念与利用计算机进行的特定操作结合在一起，或者抽象概念与进行特定操作的特定计算机结合在一起，则可获取专利。如果创新成果指向的无非就是利用计算机进行特定操作这样的一个想法本身，则很可能属于基础工具，不得获取专利［15］。

四、启示

在人类数不胜数的创新成果中，如何做到把属于公众的还给公众，这是个古老且疑难的问题。美国专利政策倡导者杰斐逊提出这个问题至今已200年。我国从美国联邦最高法院对基础性创新成果获取专利问题的不断求索中能够汲取哪些经验?

第一，专利的数量。近年来，我国授权的专利数量呈现猛增态势，且不论有许多专利没有得到应用，每年耗费巨额维持费用，单就专利所形成的创新禁区来说，令人堪忧。过度的独占权会阻碍那些可能是为发明提供保障甚至是激励发明的信息的流动。在任何一个创新领域，众多专利的存在势必推升使用专利的成本，需要潜在用户对现有的专利和待定的专利申请进行昂贵又耗时的搜索，需要复杂的许可谈判。我国应当逐渐告别单纯追求专利数量增长的发展模式，打造创新驱动发展的升级版，淡化专利数量在大专院校、企事业单位的各种考核指标中的权重，引导全社会的创新力量更加注重创新的质量，实现内涵式发展。

第二，创新成果的质量评价。目前，我国有一种现象，那就是无论是大专院校，还是企事业单位，在投入大量资金开展科技创新后，把获取的专利作为衡量创新成果水平高低的一个重要指标。而基础工具理论告诉我们，越是前沿的、开创性的创新，越是不能授予专利，否则将会阻碍公众开展后续科研工作。改革开放以来，我国对于科技领域的投入不断增加，科技事业蓬勃发展。但与国际先进水平相比，我国在新发现、新理论、新方法上还有相当的差距，缺乏基础性、标志性、革新性、代表性的创新成果。这与我国的创新成果质量评价体系的不健全有很大关系。我国应当逐步淡化专利在评价创新成果水平高低中的地位，把好技术、好专利和好产品区别开来，避免混为一谈。政府应当把资金投向基础性研究、产业共性技术的研发，允许公众自由使用基础性创新成果，引导全社会的创新力量在此基础上开展创新活动。

第三，基础工具理论。我们可以在取其精华的同时，完善其不足之处。基础工具理论的精华之处在于:既坚持基础工具不得授予专利的大原则，又不把特定领域的创新事先确定为基础工具而拒绝授予专利。以防止先占的发生为价值取向，在具体适用中遵循个案处理的原则。我国应当汲取这些经验，同时加以完善，特别是要做到加强顶层设计和“摸着石头过河”相结合。一方面，立法机关应当开展基础性创新成果获取专利问题的调研，收集有效的实证数据，平衡创新活动的引领者、跟随者、公众等相关群体之间的利益，制定符合我国国情的法律制度;另一方面，司法机关应当结合以往的司法实践，积极探索建立一个紧密结合的、易操作的框架来评判基础性创新成果获取专利的问题，避免主观偏见和事后诸葛亮式的评价，提高司法的公正性和可预见性。

［1］THOMAS JEFFERSON.The writtings of Thomas Jefferson［M］.Charleston:Nabu press，2010:335.

［2］SUPREME COURT.Association for Melecular Pathology v.Myriad Genetics［J］.United States Reports，2013，133:2107－2120.

［3］SUPREME COURT.Gottschalk v Benson［J］.United States Reports，1972，409:63 －73.

［4］COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT.CLS Bank Int'l v Alice Corp Pty Ltd［J］.Federal Reporter 3d Series，2013，717:1269 －1336.

［5］SUPREME COURT.Funk Brothers Seed Co.v.Kalo Inoculant Co［J］.United States Reports，1948，333:127 －138.

［6］SUPREME COURT.Mackay Co v Radio Corp［J］.United States Reports，1939，306:86 －102.

［7］U S SUPREME COURT.Rubber－Tip Pencil Co v Howard［J］.United States Reports，1874，87:498 －507.

［8］MASSACHUSETTS CIRCUIT COURT.Wyeth v Stone［J］.Federal Cases，1840，30:723 －730.

［9］SUPREME COURT.Le Roy v Tatham［J］.United States Reports，1853，55:156 －189.

［10］SUPREME COURT.O'Reilly v Morse［J］.United States Reports，1854，56:62－136.

［11］SUPREME COURT.Mayo Collaborative Services v Prometheus Laboratories Inc［J］.United States Reports，2012，132:1289－1305.

［12］SUPREME COURT.Bilski v Kappos［J］.United States Reports，2010，130:3218 －3259.

［13］SUPREME COURT.Parker v Flook［J］.United States Reports，1978，437:584 －600.

［14］SUPREME COURT.Diamond v Chakrabarty［J］.United States Reports，1980，447:303 －322.

［15］Court of Appeals for the Federal Circuit.Ultramercial，Inc v Hulu LLC［J］.Federal Reporter 3d Series，2013，722:1335－1355.