人类基因的可专利性之争：Myriad案评析

苟大凯

(四川警察学院法学系，四川 泸州 646000)

1 问题的提出

Myriad公司对人类基因组中的BRC1基因和BRCA2基因进行了准确定位和测序。鉴于该成果在乳腺癌和卵巢癌的检测等方面具有广阔的应用前景，该公司就此申请并取得了数项专利。为了摆脱相关专利的束缚，美国分子病理学协会等就Myriad公司所拥有的与BRCA1和BRCA2基因有关的9种合成物的可专利性诉诸法律。其主要法律依据是美国专利法第101条，即凡是发明或者发现任何新颖而实用的方法、机器、制品、合成物或者其任何新颖而实用的改进者，可依据本法所规定的条件及要求获得专利。如若Myriad公司胜诉，它将依法享有两项排他性权利:其一，通过打破化学键的方式从人体内分离出BRCA1和BRCA2基因，或者分离出任何一段由15个及15个以上的核苷酸基所组成的BRCA1和BRCA2基因片段;其二，以合成方式制造BRCA的互补DNA(cDNA)。反之，Myriad公司将丧失该两项排他性权利。

针对分离DNA和cDNA是否具有美国专利法第101条意义上的可专利性，Myriad案历经美国纽约南区地方法院、美国联邦上诉巡回法院和美国最高法院三级法院的审理，耗时4年，最终以最高法院的一纸判决而落幕。最高法院终审判决认为，分离DNA属于自然之物，不具有可专利性;cDNA属于人造之物，具有可专利性。虽然目前欧盟、澳大利亚等国家、地区的立法或判例仍然支持分离的DNA具有可专利性，但是，鉴于“现今全球知识产权的价值链主要是由美国法院的判决支撑起来的”［1］，研究在美国法院审理的知识产权案件无疑十分必要。

2 法律解释与推理

2.1 纽约南区地方法院判决

纽约南区地方法院围绕分离DNA和cDNA是否具有可专利性这一焦点分两步展开论证。第一步，法院基于对相关判例的考察后指出:美国专利法第101条意义上的合成物必须满足显著不同于自然之物这一要件。若仅仅对自然之物加以提纯、分离，而未采取进一步的其他行动，则不能够将该自然之物转化为人造之物，该物也就不具有第101条意义上的可专利性。第二步，法院将此判例规则适用于Myriad案的审理并得出结论:分离DNA和cDNA因其不具备显著不同于自然之物的特征而不具有第101条意义上的可专利性。

Myriad公司认为，分离的DNA分子在化学结构和功能方面具备显著不同于天然DNA的特征，因而具有可专利性。而法院则指出，DNA既是化学物质，也是遗传信息携带者;在将其等同于其他化学物质的基础上审查其是否具有可专利性是错误的。为此，判决书重点批驳了Myriad公司的两个观点。其一，针对Myriad公司以肾上腺素为例指出一切化合物必然携带某些信息的抗辩，法院指出，肾上腺素或者体内其他物质所携带的是附带生物功能的、关于该分子自身结构的信息，而DNA所编码的却是指令在体内合成其他分子的信息，反映的是DNA的主要生物功能，这两种功能不可相提并论。其二，Myriad公司主张在将合成之物与自然之物进行比较时，应该只考虑二者之间的差异性而不考虑相似性。法院指出，正确的比较方法应该是对差异性和相似性进行全面评估。法院从结构和功能两方面将人体内天然DNA与分离DNA和cDNA进行了比较。就结构而言，分离的DNA同与其对应的体内DNA仅仅存在纯度上的差异，即便是对cDNA分子而言，也不能因其缺少了内含子而得出与体内DNA之间存在显著不同特征的结论。究其原因，不但cDNA所含的编码信息与体内DNA相同，其特定的编码序列安排也是通过RNA剪接所自然形成的结果;实际上，BRCA1 cDNA序列还可以在人类基因组中以自然发生的假基因的形式存在。就功能而言，Myriad公司指出，分离DNA在分子诊断测试 (用作探针、引物、模板)、生物技术处理 (用于制造BRCA1和BRCA2纯蛋白)、医疗 (用于基因治疗)等领域所具有的功能是天然DNA所不具备的，二者之间存在显著不同。而法院则认为，分离DNA能够具有上述用途都是基于由自然所定义的核苷酸序列始终保持不变这一事实，而核苷酸序列无论是对于细胞内部生物功能的发挥还是对于把分离DNA用作实验室中的研究工具都是至关重要的。因此，Myriad公司所罗列的分离DNA的诸多功能也就不能证明其与天然DNA之间存在“种类、性质”上的差异，而这种差异的存在与否是界分人造之物与自然之物的分水岭。

2.2 联邦上诉巡回法院判决

联邦上诉巡回法院的Lourie和Moore两位法官基于不同的理由形成多数意见，认为分离DNA和cDNA均具有第101条意义上的可专利性;Bryson法官发表了反对意见。Lourie法官基于对相关判例的考察确立了判断某一合成之物是否构成第101条意义上的合成物的标准:考察涉案合成之物的特性与自然存在之物的特性之间的变化。由此，合成物划分为两种，一种是与自然之物具有相似特征者，一种是与自然之物之间存在显著不同特征者，唯后者才具有第101条意义上的可专利性。尽管自然之物的提纯物并非一定满足101条意义上的可专利性要件，但是，分离DNA不仅仅是天然DNA的提纯，而且是通过打破化学键的操作所形成的独立的DNA分子，它显著区别于体内天然的DNA;甚至某些分离的DNA可以直接合成，无需通过提纯获得。可见，分离DNA是在“名称、特性及用途”方面与自然之物均有所不同的新物质，具有显著不同特征。至于cDNA分子，鉴于其不含有内含子，更是人工干预自然所形成的产物，因而具有可专利性。总之，在Lourie法官看来，DNA化学结构的变化对可专利性认定具有决定性意义。Moore法官则认为，化学结构的变化对于判断分离DNA是否具有可专利性并不具有决定性意义。例如，较长片段的分离DNA无法发挥探针、引物的作用，不宜视为具有可专利性。但是，在综合考虑了分离DNA在生物用途或功能方面的差异以及美国专利商标局在分离DNA和cDNA专利授予方面的一贯做法之后，Moore法官最终与Lourie法官形成了多数派观点。

Bryson法官从功能角度反驳指出，尽管对DNA提纯、分离的过程会导致一定物理或化学变化，但是，分离的BRCA基因与体内天然存在的BRCA基因都是编码相同的蛋白质，而Myriad公司所提出的专利请求也正是基于两者所共同具有的这一功能。所以，分离DNA和cDNA并非具有显著不同于人体内自然DNA的特征，也就不具有第101条意义上的可专利性。

2.3 联邦最高法院判决

最高法院Myriad案判决书就分离DNA和cDNA的可专利性所做的法律分析由三个部分组成。第一部分明确该案适用标准及审理目标，后两部分对分离DNA和cDNA的可专利性分别做出否定和肯定的认定。就该案适用标准而言，法院指出，虽然专利法第101条允许授予“任何人发明或发现的任何新颖、有用的合成物”专利，但是判例法却对该规定施加了限制，即作为科学技术领域的基础工具的自然法则、自然现象和抽象理念不受专利法的保护。基于此，法院认为，专利保护既可能成为促进发明和发现的激励机制，也可能阻止实际上能够激发创新的信息的传播，所以，提供专利保护时应在二者之间寻求微妙的平衡。本案正是要依据这一标准对涉案物质是一种自然现象还是属于专利法第101条所指的“新颖、有用的合成物”做出判断。接着，最高法院就分离DNA不具有可专利性展开论证。首先，判决书基于案例从正反两个角度论证了Myriad公司的涉案行为不是发明行为，而是发现行为。法院指出，Myriad公司所做出的主要贡献是对 BRCA1和BRCA2两个基因的精确定位及测序。该公司虽然发现了重要而有用的基因，但是将其与周围的遗传物质加以分离并不构成发明行为，因为在此过程中未见创造任何东西:既未创造或改变BRCA1和BRCA2基因携带的编码信息，也未创造或改变其DNA结构。其次，最高法院批驳了那种认为Myriad公司通过打破化学键的方式分离出DNA而创造了非自然存在的分子的观点。法院指出，Myriad公司的专利请求既没有简单地依据化学构成加以表述，也没有以分离特定的DNA片段所造成的化学变化作为依据，而是白纸黑字地侧重于BRCA1和BRCA2的基因编码信息。该公司专利申请关涉的是基因序列所包含的信息而不是特定分子的特殊化学构成。最后，最高法院指出，在判断Myriad公司相关专利请求的有效性问题上，不适用司法遵从原则。理由是，国会并未嗣后立法确认专利商标局授予分离的DNA专利的做法，政府也曾以法庭之友身份反对授予该类DNA专利。

就cDNA可专利性而言，最高法院指出，在授予cDNA专利问题上并不存在授予分离DNA这种自然之物专利那样的障碍。通过信息RNA制造cDNA所得到的是一个只含有外显子的分子，此过程不可能在自然界发生，而cDNA与天然DNA的区别正是在于前者被去掉了非编码区域。针对cDNA的核苷酸序列不是由实验室技术人员所为而是由自然形成这一试图否定cDNA的可专利性的说法，最高法院指出，情况或许如此，但是，在制作cDNA时实验室技术人员无疑创造了新的东西。cDNA所保留的外显子与天然DNA的外显子相同，但cDNA毕竟区别于其从中衍生的自然DNA。不过，最高法院也认可某些例外情形:在制造cDNA时，极短的自然DNA片段可能不含有可供去除的内含子，此时得到的极短的cDNA片段就可能会与天然DNA无法区分。

3 评价及启示

3.1 联邦最高法院在基因专利领域继续坚持了区分“发明”与“发现”的判例传统

美国已形成严格区分“发明”与“发现”的判例传统，且得到学界支持。美国宪法以名词复数形式使用了“发现” (Discoveries)一词，美国专利法第100条和第101条分别以名词单数和动词单数形式使用了“发现”(Discovery和Discovers)的字眼。所以，仅从文本上看，美国在专利保护方面的立法是不排除授予某一“发现”专利的。但是，一方面，如前文所言，早在Myriad案之前，就有判例将“自然法则”、“自然现象”等这些属于“发现”范畴的事物排除在专利法第101条适用范围之外;另一方面，甚至某些个案还试图对国会立法中所使用的“发明”、“发现”术语的含义加以解释。例如，在“Re Kemper案”中，联邦上诉巡回法院判决指出:“发现”区别于“发明”;通常意义上，人们发现既存的东西，发明非既存的东西。但是，基于对美国宪法和法律有关实用技术可专利性的相关规定的仔细研读，法院认为，立法上的“发现”一词并非在此通常意义上使用，而总是作为“发明”的同义词使用。在“Morton v．New York Eye Infirmary案”中，法院指出，仅从通常意义上讲，一项“发现”并不具有可专利性。探索者只有超越了纯粹“发现”的范畴，掌控了新的原理、力量或者规律，将其与某一特定媒介或者机械工具相联系并作用于物质世界，才能依据专利法取得对该“发现”的专有权。有学者也指出，一项“发明”，在美国宪法及早期的专利法语境下是指其发明者有意为之并成功实施的新创造;一项“发现”，在相同语境下使用时的含义是指其发现者偶然创造之物而非仅仅是指发现之物［2］。具体到基因技术专利，美国专利商标局2001年《专利审查指南》规定，若专利申请所披露的只是某一新发现的基因的核苷酸分子结构，而不含该分离的基因的用途，则不得获准专利。

Myriad案中，Myriad公司试图从其基因专利产品的研发投入、投资风险、实用价值等方面为其相关专利权提供正当性依据。但是，在一审法院和终审法院看来，涉案产品只要属于“发现”范畴，哪怕是具有突破性、创新性乃至卓越性的“发现”，无论研发投入有多大、投资风险有多高、实用价值有多强，涉案产品都不能够自动获得专利法第101条意义上的可专利性。值得注意的是，我国有学者主张中国在生物技术专利保护制度设计中，鉴于基因工程涉及巨大的经济利益，专利技术完全是一种商业竞争的工具，应该淡化“发明”与“发现”的区别［3］。而Myriad案显示，美国在基因专利保护的司法实践中不但没有淡化对“发明”与“发现”的传统区分，反而使这种区分更具针对性。笔者认为，在生物技术领域，我国专利法应该一如既往地坚持严格区分“发明”与“发现”的做法。第一，我国在生物技术领域的投资主体主要是国家，而专利权的享有却仅限于某些实体，这就势必造成“经费由全民投入，专利权由部分人享有”的结果。第二，我国当下巨大的贫富差距极有可能制约穷人对生物技术应用成果的获取能力，而尽可能假“发现”之名将某些生物技术剔除出可专利性范围，势必增加穷人享受生物技术新成果的机会。在人类基因这一涉及天良的领域，法律人尤其应该始终保持敬畏性的谨慎。Myriad案中最高法院Scalia大法官在判决书最后一页上有关其本人分子生物学知识及其本人信仰与判决结果关系的说明或许可以作为笔者观点的佐证。第三，包括WTO《TRIPS协议》在内的许多知识产权条约所确立的规则都有利于生物技术发达成员方，而不利于生物技术落后成员方。“当某一天我国成为世界的下一个技术中心，不得不极力保护自己的先进生物技术的时候，或许才是我们采取更积极的专利制度的适宜时机”［4］。

3.2 美国司法机关依法享有的自由裁量权为其应对现代科技的挑战提供了可能性

美国司法判例所确立的区分自然之物与人造之物的标准是，二者之间是否存在显著不同特征，而从美国法院在Myriad案中援引的相关案例看，涉案产品的功能或作用则是进行这种区分时应该考虑的重要因素。但是，Myriad案涉及的分离DNA和cDNA与人体内自然状态下存在的DNA的比较区分却呈现出更加复杂的情况。究其原因，基因物质与其他化学物质不同，除了具备自身的物理、化学性质之外，同时还是遗传信息携带者。某一DNA分子无论是自然存在还是由人工合成，其所携带的信息都是相同的;某一基因序列无论是存在于人体还是细菌，其遗传信息也是相同的［5］。若仅从化学结构看，分离DNA和cDNA都是独立的人造分子，显著不同于人体内天然存在的DNA，理应具有可专利性;若单从遗传信息携带者这一生物功能的角度看，分离DNA和cDNA与体内DNA并无差别。实际上，Myriad案一审法院重在生物功能比较，二审法院重在化学结构的比较，导致判决结果迥异。使情况变得更为复杂的是，分离DNA和cDNA还具有人体内自然存在的DNA所不具备的除遗传信息携带功能之外的诸如探针、引物等其他功能。

Myriad案最高法院显然并未将“化学结构—生物功能”二分法贯彻到底。最高法院认为，Myriad公司专利请求关涉的是基因序列所包含的信息内容，而不是特定分子的特殊化学构成，导致了分离DNA无法获得专利。由此可以推知，假设Myriad公司专利请求指向的是化学结构特征，其涉案产品则可能被认定为具有可专利性，这显然是持化学结构说。在审查cDNA的可专利性时，最高法院一方面承认了cDNA的核苷酸序列不是由实验室技术人员所为而是由自然形成这一事实，另一方面又强调在制作cDNA时实验室技术人员创造了新的东西，即以去掉内含子、保留外显子的方式使得cDNA不同于其从中衍生的天然DNA。由此，我们似乎可以认为，最高法院在做比较时，分子结构与信息内容都在考虑之列，关键在于侧重点的选取。如何侧重取决于法官的自由裁量。不过，笔者认为，较之分离DNA和cDNA，经由改变天然核苷酸序列而获得的具有更高人工干预度的DNA的可专利性应该是不容置疑的。原因有二:一是此类DNA不属于Myriad案审理范围;二是美国专利商标局明确指示其专利审查员，今后此类DNA的专利仍然有效。

3.3 Myriad案成为美国生物技术发明专利保护史上又一具有里程碑式转折意义的判例

从世界范围看，美国最高法院在本案中对待生物技术发明的态度有“逆潮流而动”之嫌，却是符合美国国内专利政策发展趋势的。1982年美国专利商标局颁发第一张基因专利证书以来，有数以千计的涵盖特定基因或者基因片段的DNA序列获得专利［6］。美国专利商标局在其2001年《专利审查指南》中写道，1952年美国专利法立法史表明，“太阳底下一切人造之物皆具有可专利性”，而分离DNA具有可专利性正是反映了美国国会的立法意图。

到了Myriad案，至少在生物技术发明领域，美国开始释放出收紧专利授予的信号。该案一审法院坚决地站在了美国专利商标局的对立面，而终审法院也否认了分离DNA的可专利性，并对cDNA的可专利性做了某些限制。美国政府在Myriad案中两次以法庭之友身份表达了分离DNA不具可专利性的观点。参议院则通过提案明确承认了立法对可专利性主题所做的限制。就在Myriad案最高法院做出终审判决的当天，美国专利商标局在给其专利审查员的临时备忘录中便指出，该判决致使该局有关与核苷酸相关技术的专利审查政策产生重大变化，仅仅因采用分离技术而得到的自然产生的核苷酸或其片段从此不再具有可专利性。总之，后Myriad案时代，分离DNA不再具有可专利性。另外，后Myriad案时代并非所有cDNA都能获得专利保护。例如，与自然DNA无法区分的极短的cDNA片段、某些病毒合成的cDNA，以及不满足诸如专利法第102条、第103条、第112条要求的cDNA，就不能够获得专利保护。再如，被改变的核苷酸基数目的多寡也可能影响到该类DNA的可专利性。

［1］王岩．知识产权资产——从法律到经济的枢纽概念［J］．知识产权，2013，(7)．

［2］Linda J Demaine，Aaron Xavier Fellmeth．Reinventing the Double Helix:A Novel and Nonobvious Reconceptualization of the Biotechnology Patent［J］．Stan．L．Rev．，2002，(55):303．

［3］张炳生．论现代生物技术的可专利性主题［J］．法学，2008，(7)．

［4］赵雷．美国2011年专利法第一案Myriad案评析——人类基因可专利性的再思考［J］．知识产权，2012，(6)．

［5］Gregory Dolin．Exclusivity without Patents:The New Frontier of FDA Regulation for Genetic Materials［J］．IOWA law review，2013，(98):1402-1403．

［6］Dan L Burk，Mark A Lemley．Policy Levers in Patent Law［J］．VA．L．REV．，2003，(89):1575，1625-1626．