放弃的范围

胡伟华

解释权利要求并确定保护范围是专利侵权诉讼的核心问题。为了使权利人在保护其发明时不会受制于权利要求的语言，等同原则将专利保护范围扩大到权利要求的字面含义之外，赋予权利人主张其权利要求技术特征的等同物的权利。另一方面，禁止反悔原则在某些情形下被用来限制等同原则的适用，其规定权利人在专利审查程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，不能作为等同物而重新进入专利的保护范围。问题在于，权利人应审查员的要求对权利要求进行修改，如果修改后的权利要求对修改前的权利要求进行了限缩，那么修改前较大范围与修改后较窄范围之间的中间技术方案是否都属于禁止反悔所谓的“放弃的技术方案”？法院是否应当允许权利人主张与修改后的技术特征等同的特征？对此，理论界与实务界一直存有争议，有的认为权利人放弃了全部的中间技术方案（以下简称“全部放弃”），有的认为权利人只是放弃了部分的中间技术方案（以下简称“部分放弃”）。鉴于此，本文意图通过解析权利人放弃的范围，探究禁止反悔原则的合理适用问题。

一、案例呈现：放弃范围界定的实践分歧

案例一：原告慈溪密封材料厂在专利申请过程中将权利要求表述为：“在该辅助材料的表面浸渍与原辅材料都相适应的有机类粘接剂”。审查员在专利授权程序中认为“有机类粘接剂”涵盖的范围过大，得不到说明书的支持。针对审查意见书，原告将权利要求修改为“在该辅助材料的表面浸渍与原辅材料都相适应的有机类粘接剂丁晴、氯丁、醋酸乙烯酯的一种”。被告萧山密封材料厂的产品使用的是丙烯醋酸水溶性聚合物。审理法院认为，修改后的权利要求范围虽然不能覆盖所有的有机粘接剂，但并非排除了“丁晴、氯丁、醋酸乙烯酯”以外的所有有机粘接剂，因而不能适用禁止反悔原则，被控侵权产品对涉案专利构成等同侵权。

案例二：原告中誉公司具有名称为“一种舵机”的实用新型专利的独占许可权，该专利权利要求将舵机驱动电路板上作为直线型电位器的导流条明确限定为“条形的银膜”，并且“条形的银膜”属于为维持专利权有效而在权利要求中增加的技术特征。被告九鹰公司的产品与原告专利的区别之一是，被告产品的技术特征为印制在驱动电路板上的“镀金铜条”。审理法院认为，原告在无效宣告程序中放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案，不能认为被控侵权技术方案中的“镀金铜条”与原告专利中的“银膜”属于等同的技术特征而将其纳入专利保护范围，被控侵权产品对涉案专利不构成侵权。

以上两个案件中，权利人都对权利要求进行了限缩性修改，法院对因修改而导致放弃的范围做出了截然不同的认定。在案例一中，法院认为权利人只是放弃了部分中间技术方案，对修改后的技术特征可以与被控侵权物的相应特征作等同比较；在案例二中，法院认为权利人放弃了全部中间技术方案，不能对修改后的技术特征主张等同物。上述判决思路反映出司法实践对限缩性修改中权利人放弃范围认定的差异。

二、理性思考：两种规则的利弊分析与现实选择

主张“部分放弃”的人认为，权利人本无意将所有中间技术方案排除在外，其放弃的内容视具体情况而定，禁止反悔的适用并非绝对排除等同的适用。而“全部放弃”的逻辑在于，无论权利人出于什么原因做出了缩小专利保护范围的表示，都应当认为是对其专利保护范围的一种限制，等同原则再无适用余地。两种规则在实践中都有其利弊。

（一）“部分放弃”的弹性与代价

“部分放弃”体现了对发明人主观意思的充分尊重，赋予权利人较为广阔的争辩空间，如在案例一中，审理法院充分认可了“部分放弃”规则。在案例二中，如果根据“部分放弃”规则，并不能简单认定权利人放弃了包含“镀金铜条”技术特征的技术方案。这种规则无疑有利于制止竞争者简单的模仿与抄袭，激发权利人的创新热情。

“部分放弃”的问题在于侵权诉讼中，难以确定权利人在申请过程中放弃范围的界限在何处，导致权利范围的不确定性。由于竞争者无法准确地预测专利保护范围，只能冒着侵权的风险对产品进行回避设计，这给竞争者的模仿开发带来了较大的负担。

（二）“全部放弃”的刚性与损害

在“全部放弃”规则之下，专利产品的保护范围限定在修改后的字面含义，法院无需考虑权利人放弃了哪些技术方案，哪些技术方案依然属于权利人的等同范围，这无疑提高了审判效率。公众能够通过公示的授权文件确定专利保护的准确范围，其从事产品开发设计时只要避开此保护范围，就不会有构成侵权的风险。

与此同时，“全部放弃”弱化了专利权所能提供的保护，导致抄袭者做出与发明实质相同的产品仍能轻易地逃避侵权指控。专利权无法得到充分的保护，其商业价值将大幅降低，从而发明人进行自主创新的动力就会减弱。

（三）两种规则比较下的现实选择

尽管“部分放弃”存在放弃范围难以查明的缺陷，然而，为了追求审判效率而牺牲权利人应得的权利是不合理的。基于以下的理由，“部分放弃”应当是适用禁止反悔的较优选择。

1、权利要求修改的难以避免

由于存在“讨价还价”的专利审查程序，申请人总是试图提出一个尽可能宽范围的权利要求，以实现自身利益最大化，而审查员出于公众利益的考虑，通常会提出异议，缩小权利要求的保护范围。大多数专利，特别是发明专利，在授权之前都修改过权利要求。指望权利人一开始就提交一个范围刚刚好、不需要修改的权利要求是很困难的。另一方面，语言常常无法精确地表达发明的概念，尤其是发展快速的技术，在早期阶段更难以用文字确实地撰写出发明内容。因此，权利要求常需在申请过程中修改才能恰当地表达所欲请求的权利。

2、两种情形的公平考量

在案例二中假设出现这样的情形：权利人在原始提交的权利要求中直接使用“条形的银膜”作为技术特征，而并非在无效程序中才增加此技术特征，那么，在侵权纠纷中，权利人是否可以主张“镀金铜条”为等同特征？答案应当是肯定的。在案例二实际和假设的两种情形中，最后授权并向社会公示的权利要求并没有任何区别，区别仅在于前者有一个修改的过程。由于权利要求的修改是完全符合专利法规定的，因而第一种行为并不应当受到“惩罚”。

3、专利制度激励创新的导向

知识产权的合理性，并不在于为私权保护而保护，而在于实现知识创新、社会进步的政策目标。显然，“完全放弃”挫伤了权利人对专利制度的信心。如果简单的技术替换能轻易地避开侵权，则没有人愿意为了获得专利权投入经济成本，去抢占设计研发制高点。对专利权的弱保护，表面看来可以带来一时的好处，使知识的传播成本降低，却会动摇专利制度的根基。“部分放弃”的确抑制了竞争者简单模仿的冲动，但并不妨碍竞争者独立的开发和高水平的创新。因而，“部分放弃”相较于“完全放弃”，有利于促进社会主体的自主创新。

三、理清界限：“部分放弃”规则下放弃范围的认定路径

“完全放弃”对放弃范围的僵化界定引起权利人与公众利益的失衡，而“部分放弃”自身适度的弹性使之能够担负起调节双方利益平衡的任务。现在的问题在于，如何在“部分放弃”规则之下厘清放弃的范围，从而使专利保护范围具有可预测性。本文提出从以下四个方面判断权利人放弃的范围。

（一）放弃的前提条件：区分权利人修改的原因

若规定权利要求修改的所有情形都产生禁止反悔，虽然有利于司法操作的便利，但过度限制了专利保护范围。权利人并非为了使专利符合授权的实质条件所作的修改，例如为了消除其与审查员的理解差异，而对原始申请文件的内容所作的澄清性修改，并没有改变专利的保护范围，不应适用禁止反悔。禁止反悔只应当适用于权利人为了使专利符合授权的实质条件而修改的情形，这些实质条件包括：新颖性、创造性，权利要求书得到说明书的支持，清楚、简要地限定专利保护范围，独立权利要求应当包括发明的全部必要技术特征等。

（二）放弃的外观表示：权利人有明确的放弃行为

申请人主观上是否有放弃的意图很难确定。有学者认为，一律以内心的效果意思为准，则相对人难免蒙受不测之损害，应以表示行为作为本体，采取客观的判定标准，即判断放弃要看是否有明确的放弃行为。例如，在解某诉海尔公司专利侵权案中，解某在专利授权阶段明确声称“非法用户不能正常使用”的情形不属于专利保护范围，因此，法院根据这种明确的放弃适用了禁止反悔。在优他公司与万高公司等专利侵权案中，专利说明书强调“煎煮2次与煎煮3次相比，可以降低生产成本，所以选择煎煮2次”，而修改后的权利要求明确地描述为“煎煮2次”，最高人民法院据此认为权利人放弃了“煎煮3次”的技术方案。

明确的放弃行为不仅包括明示，还包括默示。这种默示形式是根据权利人的某种行为，按照逻辑推理或者生活习惯推断出权利人的内在意思。在午时药业提审案中，专利修改前的权利要求记载的包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案，并未出现在修改后的权利要求中，最高人民法院认定权利人放弃了前述技术方案。这种放弃就是基于权利人对前述具体的技术方案弃而不用，根据逻辑、习惯推断其已经放弃，类似于专利法中的“捐献”规则。所不同的是，“捐献”规则中权利人丧失的是“说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案”。

（三）放弃的内在要求：竞争者对放弃内容的合理信赖

合理信赖是适用禁止反悔的必要条件。专利法与侵权法中的禁止反悔的显著区别在于，专利法中的禁止反悔并不需要特定的当事人证明自己基于被告的陈述实际产生了有害自己权益的信赖，相反，当事人只要证明一个客观的竞争者将会产生合理的信赖，就可以主张禁止反悔的保护。这种相对宽松的条件设置，要求竞争者的合理信赖必须建立在确切的事实基础之上，即竞争者确实能够基于权利人明确的放弃行为获知其放弃的意思表示。同时，禁止反悔的适用受专利法中其他明确并且同等重要的规定的限制，这些因素应当予以综合考虑。如《专利法》第三十三条赋予了权利人修改专利申请文件的权利，竞争者应该预见到专利申请文件有可能被申请人修改过，其产生的信赖应当是适度的。在限缩式修改中，竞争者信赖的内容应该是权利人放弃了修改前的较大权利范围，而没有理由信赖权利人放弃了修改后的权利要求的等同物。

（四）放弃的逻辑程序：排除与现有技术的关联

美国最高法院在Festo案中认为禁止反悔并不绝对排除等同原则的适用，当专利文件修改的原因无法确定时，法院推定权利人放弃了修改前和修改后之间的技术方案，权利人亦可以凭借三种方法推翻此项推定：一是证明与修改后的技术特征等同的被控侵权物的相应技术是权利人在专利申请时所不可预见的；二是证明审查期间修改专利的原因与被控侵权物并无实质的直接相关；三是证明存在其他不可归责于权利人的情形。有学者认为前述三种情形并不容易证明：对于第一种情形，被控侵权物的相应技术内容大多是专利申请时就已经存在的技术，很少是“不可预见的”，第二种情形则过于抽象不利于操控，第三种情形则较为少见。本文认为，限缩式修改往往是针对审查员提出申请文件相对于引证的现有技术缺乏新颖性、创造性等问题进行的，故修改原因与被控侵权物的相关性，可以理解成现有技术与被控侵权物的关联性。借鉴Festo案提出的直接相关性规则，应用“部分放弃”规则判断是否侵权的逻辑程序包括：

步骤一：判断被控侵权技术方案与现有技术的技术特征是否相同或等同，若相同或等同，则认为权利人放弃了被控侵权技术方案，若不相同或不等同，则进入步骤二。

步骤二：判断被控侵权技术方案与修改后权利要求的技术特征是否相同或等同，若相同或等同则构成侵权，否则不构成。

如在案例二中，被控侵权人可以主张“镀金铜条”技术特征与某项现有技术相同或等同，若相同或等同，则认为权利人放弃了包含“镀金铜条”技术特征的技术方案，不构成侵权。若被控侵权人没有主张或主张不成立，权利人可以就“条形银膜”与“镀金铜条”作等同比较，由法院认定二者是否等同从而做出侵权与否的判决。

上述步骤意在让被控侵权方获得优先主张与现有技术等同的权利，在完全排除被控侵权技术方案与现有技术的关联后，再审视被控侵权技术方案与修改后的权利要求的等同关系。由此，放弃范围判断的重心放在等同的运用上，使等同原则平衡利益的功能得到充分发挥。权利人放弃的内容被划定在现有技术及其等同物的范围内，竞争者可以在调查现有技术的基础上预测权利人放弃的范围。另一方面，这种划分也符合放弃的客观标准，即权利人客观上不可能将现有技术及其等同物纳入保护范围之内。当权利人的创新获得了恰如其分的回报时，就能达到激励创新与促进知识传播的双重目的。

结语

作为一种平衡法则，禁止反悔应当在防止专利权不合理扩张的同时，也关注权利人的正当权利不受损害。只有在权利人与公众的利益之间维持合理的平衡，专利制度促进创新的作用才能有效发挥。“完全放弃”过度限制了专利权的范围，其结果是鼓励低层次的模仿。采用“部分放弃”并厘清放弃范围，为权利人找回属于他自己的权利，同时又不妨碍公众对自由公知技术的使用和再创新，有利于专利制度的良性运行。