浅析包含商标或商品名申请的审查一致性问题

李征 王浩

一、前言

在实质审查过程中经常会见到申请人使用注册商标或者商品名称对技术方案进行阐述和说明，这一现象在化学领域中由为明显。而纵观审查指南与操作规程的相关规定，均未对权利要求书和说明书中商标或者商品名的存在做出严格禁止的规定，在具体操作上仍留有余地。

正是因为这样，在实际审查过程中，审查员在遇到各种各样的出现商标或是商品名的情况时，处理方式也不一致，有很多已经获得授权，如ZL97122089·1和ZL200610035466·0等；而还有一部分被驳回并进入复审程序，通过对目前已经公开的复审决定进行检索发现，共有6件因为存在的商标或商品名而导致不清楚的案件被驳回，但是经过复审审理后，驳回均被撤销；而查阅2006年以来局、中心及部门三级质检的情况，并没有发现因为申请文件中存在商标或商品名导致不清楚而被定的质检问题，也没有存在因认为商标或商品名不清楚而被定的过渡质疑的质检问题，可见质检部门对于这类问题采取的是较为宽松的尺度。

于是，笔者将结合《专利审查指南》以及《审查操作规程》中对申请文件中存在注册商标或商品名的相关规定，并对比欧美日专利审查部门对其的相关规定，通过对国内实审案例以及复审案例的分析和探讨，对涉及商标或商品名的申请文件的审查如何实现一致的问题提供一些借鉴。

二、结合案例的分析与讨论

1、现行审查指南与审查操作规程的相关规定

对于申请文件中注册商标和商品名称的使用，现行的审查指南中存在以下规定：“说明书中无法避免使用商品名称时，其后应当注明其型号、规格、性能及制造单位。说明书中应当避免使用注册商标来确定物质或产品”。可见，商标和商品名称允许其在不得已情况下有条件的在说明书中使用。

而在现行的审查操作规程中，对说明书中注册商标和商品名称的使用做出了如下规定：“在说明书中仅使用商标或商品名表示发明中涉及的产品或物质的，所用商标或商品名应当在申请日之前具有已知的确切技术含义，否则会导致所属技术领域的技术人员无法确认所述产品或物质，以致无法实现发明的技术方案。必须结合请求保护的技术方案的技术领域以及具体技术内容来判断是否允许在说明书中使用商标或商品名来表示产品或物质”。也就是说在审查操作规程对说明书中使用商标或商品名的限制也是有条件的使用，但是其尺度较审查指南宽松，须根据具体案情来具体分析。

但需要引起注意的是，对于确定专利权保护范围的权利要求书中出现的注册商标与商品名称如何处理和把握这一问题上，现行的审查指南和审查操作规程中的要求却是一致的严格。在审查指南中仅给出了化合物权利要求的要求：“化合物应当用通用的命名法来命名，不允许使用商品名或代号”。但对其他类型的权利要求并未给出相关的任何说明。而在现行的审查操作规程中，则规定了“一般不允许在权利要求中使用商标或商品名，除非所用商标或商品名在申请日前已具有已知的确切含义”。

2、欧美日三局的相关规定与做法

对于此种权利要求中使用注册商标或者商品名称的做法，欧洲专利局的审查员通常是不允许的，其主要原因也是因为商标或商品名所指代物质的不确定性，会引发专利权的不确定性和不稳定性。如果出现权利要求存在商标或商品名的情况，欧洲专利局的审查员一般会以权利要求不清楚提出审查意见并要求申请人做出修改，甚至如果在说明书中也仅使用商标或商品名对物质和产品进行说明的话，还会提出说明书公开不充分的审查意见。

同样的，美国专利商标局的审查指南和具体判例对此问题是有着明确的说明“商标或商品名是用于识别物品的来源而并非是物品本身，由于商标或商品名不能恰当地用来识别任何特定的材料或产品，因此其不能够准确地说明权利要求的范围”。即不允许在权利要求中使用商标或商品名，审查员会以该权利要求不满足35 U·S·C·112的要求而拒绝其权利要求。

日本专利特许厅对商标的使用也有着明确而严格的规定，日本专利审查基准第51·03章的记载，如果权利要求或者说明书中存在注册商标，原则上应该根据专利法第36条第6项第2款之规定发出不予接受通知书；但如果能够同时满足以下三个条件，则可接受：（i）所选用的商标对发明来说有着明确的意义；（ii）商标所指定产品的性能、组分以及结构都是确定和明确的；（iii）发明所记载的技术方案已经充分公开，并不依赖该商标所指定的产品可也能够实施。虽然该规定看似属于有条件的使用，但是在实际操作中，几乎没有能够同时满足以上三个条件的申请，因此基本上是不允许在权利要求中存在商标名。

由此可见，美、日、欧三局对权利要求中商标和商品名的使用都是有着严格的规定的，一般情况下都是对其予以禁止的。

3、国内实审与复审案例的分析与讨论

虽然从规章制度层面上看，对于涉及商标或是商品名的申请文件的审查，中国与欧、美、日三局的规定如出一辙，均是较为严格的限制，但是从国内目前的审查实际操作上看，情况并不是这样。

案例一：复审请求审查决定第FS20226号，在该案的复审过程中，合议组根据申请人提供了附件6和附件7认可了在权利要求中使用商品名Gelucire

50/13和Eudragit

L30D不会导致不清楚。理由是请求人提交的附件6（公开日期为1999年4月）和附件7（公开日期为1994年）分别明确说明了 Gelucire

50/13和Eudragit

L30D的组分，即Gelucire

50/13源自硬化棕榈油和PEG1500的反应且其组成包括20%的单-、二-和三-甘油酯，72%的PEGl500的单-和二-脂肪酸酯和8%的游离PEGl500；Eudragit

L30D是聚（甲基丙烯酸，丙烯酸乙酯）1：1，且附件6和7的公开日期均在本申请的申请日之前，即Eudragit

L30D和Gelucire

50/13在申请日前具有已知的确切含义。

其中附件6为封面印有“Pharmaceutical Excipient for Oral Semi-Solid Formulations”、“ Gelucire？50/13 CONTROLLED RELEASE AND INCREASED BIOAVAILABILITY”以及“WHERE SEMI-SOLID TECHNOLOGY TAKES FORM GATTEFOSSé”的复印件，其中第3页印有“PF-96327-1st Edition April 99-3000 ex”，共3页；附件7为Handbook of Pharmaceutical Excipients， Second Edition，1994年，封面页、版权页及第362-366页复印件，共7页。

案例二：复审请求审查决定第FS29324号，该案的权利要求1-3中出现商品名为Iriodin 的颜料，实质审查中审查员认为该商品没有明确的含义，并且申请人也未提供任何证据证明该商品在申请日前具有确切的含义，因而驳回该申请。申请人在复审时提交了附件1和附件2来证明Iriodin 颜料具有明确含义。其中附件1为Merck公司的Iriodin for Plastics产品手册，第1-15页，复印件共15页；附件2为Perlglanzpigmente， Maisch Roman/Weigand Manfred，1991，全书复印件共40页。

在前置审查过程中，国家知识产权局原审查部门认为：请求人提交了两份证据，但其中附件2只涉及有关珍珠色颜料的原理、性质的论述，没有涉及Iriodin 颜料的具体组分和构成，不能为其提供明确的定义；附件1作为一份产品目录，首先不是正规出版物，难以作为证据使用，其次附件1也没有具体的公开时间，从而难以确定其是否是申请日之前的现有技术，因此坚持驳回决定。

在复审过程中，申请人又提供了附件3-9作为证据陈述了权利要求中出现的Iriodin 商品名具有确切含义的理由，认为：（1）Iriodin 是德国Merck公司自二十世纪60年代即开始生产的珠光颜料，且其具有确定的含义；（2）Iriodin 颜料的不同在于颜色而不是化学性质，而且使用不同的颜料对本申请要求保护的模塑制品的防火性能损害不会到这些模塑制品不能用于飞机装潢的程度，并未对权利要求进行修改。其中附件3、5和9为Merck公司网站www·merck-chemicals·com：标题为分别为“50 years of effect pigment by Merck-Merck4Printing， Plastics， Coatings-Merck Chemicals”、“Pigment Type- Iriodin - Merck4Printing， Plastics， Coatings-Merck Chemicals”和“Merck Pigments unifies its product brands and brand architecture”的文章，网络打印件分别为共1页、1页和2页；附件4为“Iriodin 云母钛珠光颜料在塑料中的应用”，张昀，《塑料工业》第26卷第5期，44-45页，1998年9月，复印件共2页；附件6为“汽车涂料用珠光颜料Iriodin/Afflair的颜色配方”，Sigrid F· Teaney， Ingrid Denne， 《涂料工业》1994年第1期，第41-46、49页，复印件共7页；附件7为“Pearl luster pigments give plastics an edge”， Plastics Additives & Compounding，2000年11月，第30-31页，复印件共2页；附件8为EP0668092A1，公开日1995年8月23日，复印件共8页。据此，合议组接受了申请人的意见，撤销了原审查部门的驳回决定。

案例三：2010106057518，权利要求中出现“8）脱脂清洗工序：使用生田牌脱脂机，控制脱脂机速度为60～70m/min”，审查员在一通中指出权利要求不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定，申请人答复时改为“脱脂机”，最终审查员以权利要求修改超范围驳回了该申请。该案件经过部门审查标准执行一致性小组讨论认为，判断权利要求中出现商标名是否导致不清楚主要考虑以下两个方面：

1、该商标名代表的脱脂机在申请日前是否具有公认确切的结构和/或组成；

2、如果该商标名代表的脱脂机在申请日具有一系列公知的型号机型，该系列的脱脂机是否均能起到相同的作用。

如果不是上述两种情况，采用以下做法：

1、审查员通过初步检索发现该商标名无确切含义，可在第一次审查意见通知书中质疑该权利要求不清楚。

2、申请人在意见陈述中如果能找到证据证明在申请日前该商标或商品名所对应的设备是已知的，而且是固定不变的具有确切含义，则审查员接收认为克服了该缺陷；反之，如果该商标或商品名所对应的设备不是已知的，而且不是固定不变如有一系列结构不同的设备，则商标或商品名所对应的设备无确切含义，不予接收。

3、申请人如果修改权利要求，将该省标或商品名删除，则超出了原权利要求书所要求保护的范围是不允许的。

案例四：201010596644·3，权利要求中出现了“根据权利要求2所述的钢帘线拉拔润滑剂，其特征在于其中的油类添加剂包括棕榈油、长城5号锭子油和壳牌机油，三种成分按1：1～2·5：1～3的比例混合”，该案件提交部门会审认为，“壳牌”属于壳牌公司商标，壳牌机油的组成并不是固定不变的，随着时间的推移会不断推出基于新配方的新产品，因此，权利要求3的保护范围不清楚。

从以上的四个案例可以看出，在前审阶段，实审审查员对于包含商标或商品名的权利要求的处理还是比较谨慎和从严的，而复审则相对宽松，只要申请人能提供合理的证据证明包含该商标或商品名的限定指代的物质是有确切含义的，即予以接受。两者考虑的角度不同，前者更多关注的是专利权保护范围的边界是否清晰和权利是否稳定，而后者更多注重的是申请人的利益，从申请人的角度出发去考虑。

三、结语

通过上面的分析可知，审查指南和操作规程中对商标和商品名在申请文件中使用的限制并不完善，这也给审查员较为宽松的裁量权，在政策导向有变化或是自身的审查经验不断积累时，容易呈现截然不同的处理方式，使得针对这类问题的审查标准难以趋于一致。而对于此类问题，无论是认可或是不认可，均存在一定的问题和弊端，如果予以认可，那么这类权利要求在确定性和稳定性上都是经不起推敲的，在后续的确权和维权时就会非常被动，也可能造成比较严重的后果；如果不予以认可，我国目前处于知识产权事业发展的快速上升阶段，与其他发达国家比如欧美日的发展还是有较大的差距，广大民众对于知识产权的认知度还不够，一刀切必定不是合适的处理方式，也会损害了申请人的合法权益；而为了允许有条件的使用而在审查指南和操作规程中对其给出规范做法，需要限制到什么程度才能使得在实质审查操作过程中能有较为明确的指示，这一点希望能引起大家的共同关注，《专利审查指南》和《审查操作规定》对应部分也有待进一步完善。