商业秘密终局禁令救济的期限——美国经验和借鉴

张 媛 ，王 威 ，周东威，何铁军

(1.大庆师范学院 法学院，黑龙江 大庆 163712；2.黑龙江省八一农垦大学 ，黑龙江 大庆 163000)

在商业秘密救济制度设计上，美国独开禁令救济制度，包括临时禁令(Temporary Restraining Order)、初步禁令(Preliminary Injunction)和终局禁令(Permanent Injunction)三种。商业秘密具有“一旦丧失就永远丧失”[1]的特点，因此禁止侵权人或者潜在的侵权人使用或披露权利人的商业秘密，亦即商业秘密禁令救济，在商业秘密救济制度中具有首要意义。作为商业秘密救济最为发达的国家，美国独具特色的禁令救济制度一直为其他国家所效仿，如英国的诉间禁令(Interlocutory Injunction)和Anton Pille命令，以及日本的临时处分命令。

禁令救济制度与我国法律中的保全制度、先予执行制度不同，最大的区别在于前者具有实体效力，而后者更多的是程序效力。其与我国法律中的停止侵害制度亦存在区别，最大的不同在于前者为司法救济，而后者为行政救济。[2]鉴于我国目前在商业秘密救济制度的设计上仅有作为行政救济的“停止侵害”和事后作为司法救济的“损害赔偿”，学界多有倡导借鉴美国禁令救济制度以补充完善我国商业秘密救济制度的呼声，有大量学者对此进行了研究。但是，与美国学界对禁令救济期限的广泛讨论不同，我国鲜有学者对禁令救济期限进行研究。事实上，禁令制度是美国普通法上逐渐发展的一项制度，而禁令期限是禁令救济制度至为重要的一项内容。临时禁令和初步禁令往往在审判结束时被终局禁令所取代，具有临时性、短暂性，因而对禁令期限的讨论主要集中于相对长久的终局禁令上，确定终局禁令的期限是保障商业秘密权利人利益、侵权人利益和社会公共利益衡平的需求。随着商业秘密审判实践的发展，美国立法界、司法界和学界对终局禁令的期限也在争论中不断求同。因此，有必要考查美国在商业秘密终局禁令救济的期限上的实践和经验，如此，我国借鉴禁令救济制度时方可做到有的放矢。

一、 美国关于终局禁令期限的立法、司法演进

(一)普通法三大方法

1.Shellmar 方法

在Shellmar Prods.Co.v.Allen-Qualley Co.案[3]中，原告Shellmar Prods.公司在一审中因侵犯被告Allen-Qualley公司有关棒棒糖糖纸的商业秘密而被法院以终局禁令禁止制造、使用或销售该棒棒糖糖纸包装，或使用、披露制造该棒棒糖糖纸包装的工艺和机械。原告举证初审判决之后两项美国专利和一项英国专利获得了公开授权，即被告的商业秘密已完全公开，因而上诉美国第七巡回法院要求解除该项没有明确期限的终局禁令。第七巡回法院虽认可被告的商业秘密已被授权专利完全公开，但认为维持该项禁令的实施对于矫正上诉人在许可谈判中违反信义义务而公开商业秘密的行为是必要的，因此判决支持一审法院的判决。

在该判例中，美国第七巡回法院确立了Shellmar方法，亦即实施了违反信义义务的商业秘密侵犯人(misappropriator)无权在该商业秘密已被公开的终局禁令中被解除禁止义务。该方法具有一定的惩罚性，即凡是涉及信义义务违反的侵犯商业秘密案件，禁令救济的使用是当然之意，与该秘密公开与否无关。

2.Conmar方法

在Conmar Prods.Corp.v.Universal Slide Fastener Co.案[4]中，被告Universal Slide Fastener Co.善意地雇佣了与原告Conmar Prods.Corp.约定不公开商业秘密的几位员工，并从这些员工对商业秘密承诺的违反中获益。鉴于原告的商业秘密已经被被告获得的专利权所公开，初审法院驳回了原告的诉请。第二巡回法院支持了该项判决。Conmar方法是指，一项商业秘密侵权行为在该项商业秘密已逐渐被公知的情况下排除了其后的商业秘密侵权行为，此时不应再发布终局禁令。显而易见，Conmar方法是对Shellmar方法的完全颠覆。

3.Winston Research 方法

在Winston Research Corp.v.Minnesota Mining & Mfg.Co.案[5]中，Mincom以前的几位雇员设立了Winston Research公司并且利用Mincom的商业秘密开发了一项竞争产品，并且他们都与Mincom签订了保密条款。一审法院并未判决损害赔偿，但宣布了被告自判决之日起两年内不得公开或使用该商业秘密的终局禁令，理由是Mincom公司在判决宣告禁止的时期内产品的销售和公告将完全公开涉及的商业秘密，这将减少Mincom本来应该获得的商业秘密保护。但同时，为了阻止前雇员们获得相对于Mincom的错误的“领先”地位，法院又禁止其在特定期限内披露或使用该商业秘密。而此特定期限为在该项商业秘密公开后合法的竞争者开发一项竞争产品所需要的时间。

第九巡回法院在该判例中确定了Winston Research方法，即“相对于合法竞争者的领先地位”的方法，这是在Shellmar方法和Conmar方法之后美国判例法上确立的一项折中方法。首先，它惩戒了商业秘密侵权人，使其在特定期限内不能获得其侵权行为所带来的任何利益。其次，它将商业秘密被侵犯人置于在商业秘密公开之前相当于该商业秘密从未被侵犯的地位。最后，对商业秘密侵权人的竞争利益进行了最小限制，使其在商业秘密侵权人失去“领先地位”时获得公平竞争的机会，通过维护相关市场上的竞争也维护了公共利益。

Winston Research方法一经确立即被广泛采用，但对于“领先地位”期限的确定存在着争议。一些学者支持Winston Research判例中采纳的合法善意的竞争者开发竞争产品所需要的时间标准，即“客观标准”；另一些学者则支持采纳商业秘密侵权人不实施侵权行为开发竞争产品所需要的时间标准，即“主观标准”。

(二)成文法规定

1.《统一商业秘密法》

如前所述，Shellmar, Conmar和Winston Research方法均针对的是终局禁令在商业秘密逐渐公知的情况下如何确定期限的方法。美国《统一商业秘密法》第二条第(2)款规定未采纳Shellmar方法或Conmar方法，而是采取了类似Winston Research的方法，其规定：“现实的或潜在的侵权人可能被禁止。在商业秘密不复存在时，根据向法庭的申请，禁令应当被终止，但该项禁令可能由于消除侵权行为产生的商业优势而持续额外的一段合理时间。”[6]

《统一商业秘密法》在总体上采取了Winston Research的折中方法，细微的区别在于Winston Research使用的是“领先地位”方法，而后者采取的是“商业优势”表述，但在实际的审判实践中，两者并没有本质的区别。值得注意的是，《统一商业秘密法》明确了终局禁令期限计算采取的是主观标准。

2.《第三次反不正当竞争法重述》

《统一商业秘密法》的规定为《第三次反不正当竞争法重述》所支持，后者的第44条评论认为：“如果商业秘密一经进入公共领域，那么任何对侵权行为产生的领先地位或其他不公平优势的禁令救济都是恰当的。但是，如果被告不再保持不公平优势，那么对这种不再是商业秘密的信息的禁令就只是惩罚。鉴于竞争中的公共利益，这种惩罚性禁令在商业秘密案中一般来说是不恰当的。”[7]

可见，美国成文法在商业秘密逐渐公知的终局禁令期限上采纳了Winston Research方法，并且采用了主观标准计算方法。但其并未对商业秘密未公知依然存在的终局禁令期限作出规定。

二、 终局禁令期限的制度借鉴

(一) 法律背后的利益衡平

禁令制度在普通法上的演进反映了法律背后的利益平衡。最初的Shellmar方法强调对商业秘密所有人利益的侧重保护，无论该商业秘密是否已经公开。后来的Conmar方法则考虑了商业秘密侵权人的利益，若商业秘密已不复存在，此时若不解除对商业秘密侵权人的禁令，则意味着对其利益的限制。正如第七巡回法院1984年在American Can Co.v.Mansukhani 案[8]中所言“尽管反向工程或独立发展并不是以错误的方式获取商业秘密者的免除借口，但是它对原告的被保护利益和救济的适当范围施加了限制”。Winston Research方法则综合考量了商业秘密所有人的利益、商业秘密侵权人的利益和公平竞争的公共利益。对于商业秘密所有人来说，维护其相当于商业秘密未受侵犯状态下的利益；对于商业秘密侵权人来说，在其 “领先地位”不复存在之后，解除对其的禁令，从而维护其如同合法竞争者一样的利益；对于合法竞争者和公众而言，在商业秘密侵权人“领先地位”不复存在之后，通过维护市场上所有竞争者的竞争而维护整体竞争公共利益。

(二) 终局禁令期限的计算标准

1.商业秘密已公开的情形

前述普通法的Winston Research方法和《统一商业秘密法》以及《第三次反不正当竞争法重述》均涉及的是商业秘密已公开的情形，前两者均采用了主观标准，亦即商业秘密侵权人不实施侵权行为开发竞争产品所需要的时间。而《第三次反不正当竞争法重述》强调了主观标准，但同时也认为“在一些情况下”，适用客观标准是恰当的。

美国学者D.Kirk Jamieson认为“法院越来越一般地适用客观标准，尽管该方法通常并不明确”，同时也认为主观标准总是优先的，因为“被告获得的商业优势可能与一般的竞争者不同”[9]。Jamieson之所以会这样认为，是因为其忽视了商业秘密逐渐公知对商业秘密权利所产生的影响。如果曾经的商业秘密成为公知的话，那么商业秘密侵权人不通过侵权行为而生产竞争产品就不相关了，因为其他合法善意竞争者可以通过合法行为生产出竞争产品。笔者认为，在商业秘密已公开的情形下不能采用主观标准，还基于以下两点理由：

首先，如果商业秘密侵权人不通过侵权行为就缺少能力和资源来开发竞争产品的话，那么主观标准就根本无法计算。其次，运用主观标准来计算终局禁令期限还存在这样的疏漏：商业秘密侵权人的侵权行为往往会阻碍商业秘密所有人的正常商业运行，如Winston Research案中，前雇员们的离开导致Mincom需要一段时间招募新员工来熟悉相关商业秘密和进行生产流程。由于商业秘密所有人生产进程的被阻碍，商业秘密侵权人不通过侵权行为而生产竞争产品的时间相对会缩短。因此，利用主观标准来计算商业秘密已公开情形下的终局禁令期限的话，该期限不能反映真实的情形，而客观标准由于不受商业秘密侵权人对商业秘密所有人生产进程的影响更能反映客观情形。

2.商业秘密未公开的情形

如前所述，美国的普通法判例和成文法规定均未涉及商业秘密未公开的情形下如何确定终局禁令期限的问题。但在这种情形下，如果商业秘密虽未公开，但商业秘密侵权人的优势地位已不复存在的话，根据主观标准，终局禁令期限就应终止。美国学者Richard F.Dole, Jr认为在这种情况下适用主观标准是符合《统一商业秘密法》第二条的规定的，并认为这种情形下，商业秘密侵权人承担举证证明自己不通过侵权行为而生产竞争产品的时间的举证责任，如果无法完成这种举证责任，那么就无法解除禁令。这是因为，美国《联邦民事诉讼规则》第60条(b)(5)款和相关的州法都赋予了法院在情势变更时解除原禁令的权力。毕竟“有期限的禁令比没有明确期限的禁令更为可取”[10]。而第九巡回法院在K-2 Ski Co.v.Head Ski Co.[11]案中在商业秘密未公开的情况下，适用了Head Ski Co.合法地反向工程或独立发展滑雪产品的时间来计算其终局禁令期限，也即适用了主观标准。笔者认为，虽然主观标准的计算，也即要商业秘密侵权人举证证明自己不通过侵权行为开发竞争产品需要的时间，因不通过侵权行为并非事实行为而是一种推算，难免有失精确，但在商业秘密未公开的情况下，如果商业秘密侵权人已经失去“领先地位”而继续对其维持禁令则有失公允，因此在主观标准确实能计算的情况下，可以适用主观标准来解除终局禁令。

(三) 终局禁令期限的开始

明确了终局禁令期限的计算方法之后，要确定终局禁令期限，如何确定期限的开始同样是重要的。《统一商业秘密法》和《第三次竞争法重述》对此均未涉及。Winston Research案中确定的终局禁令期限为从判决之日开始，理由是商业秘密的公开从那一天开始。但此案中并没有发布初步禁令，如果在终局禁令之前，原告已经提起了范围与终局禁令范围相同的初步禁令的话，鉴于初步禁令已经剥夺了被告利用商业秘密获得“领先地位”的可能，因此终局禁令期限应从初步禁令发布之日开始。

还有一种观点认为终局禁令期限应从被告初次侵犯商业秘密行为之日开始。根据这种观点的话，如果终局禁令确定的期限短于法庭审判期限的话，那么法庭发布终局禁令就不再具有意义，因为此时终局禁令期限已终止。实际上，终局禁令期限从被告初次侵犯商业秘密行为之日起计算已成为法庭缩短终局禁令期限的一种司法手段。

笔者认为终局禁令期限的开始与终局禁令期限的计算标准相关。如果采纳的是客观标准，亦即计算商业秘密侵权人相对于合法善意的竞争者的“领先地位”期限，由于该标准适用于商业秘密已公开的情形，因此商业秘密进入公共领域之日即为终局禁令期限开始之日，故而应当认为终局禁令的开始之日为禁令发布之日。当然，如果在案件中先期发布了与终局禁令相同范围的初步禁令的话，由于初步禁令与终局禁令对商业秘密侵权人有相同的禁止效果，那么该开始之日应当为初步禁令发布之时。如果采纳的是主观标准，亦即计算商业秘密侵权人如果不实施侵权行为而生产竞争产品的期限，由于该标准适用于商业秘密未公开的情形，因此商业秘密侵权人初次侵犯商业秘密行为之日即为终局禁令开始之日。

(四) 终局禁令期限的终止

法院在发布终局禁令之时并不会明确确定禁令的期限，而是在禁令中附加一条款，该条款赋予被告向法庭申请解除本禁令的权利。自终局禁令开始之日起，经过相应终局禁令计算标准的期限之后，被告就可以向法庭申请解除该终局禁令，但重要的是被告必须承担证明终局禁令期限的举证责任，具体来说：

在商业秘密已公开的情形下，被告需要承担两项举证责任：一为该商业秘密已成为公知。这往往通过市场上其他竞争者的反向工程、专利授权来证明。另一为市场上其他合法善意竞争者通过合法行为生产竞争产品的期间。在商业秘密未公开的情形下，被告只需要承担证明自己不通过不恰当行为生产竞争产品的期间。值得注意的是，商业秘密所有人没有尽到保护商业秘密的责任并不能解除被告的终局禁令，尽管这会事实上导致商业秘密侵权人一定的竞争优势，但是终局禁令期限关注的是商业秘密侵权人的侵权行为所导致的“领先地位”。当然，要达到这样的举证责任的标准并不容易，若被告无法达到举证责任的标准，那么该终局禁令就不能解除，该终局禁令的期限不能终止。

[参考文献]

[1] 吴汉东，胡开忠.走向知识经济时代的知识产权法[M].北京.法律出版社,2002.

[2] 钟芸莹.商业秘密禁令救济制度研究[D].成都:西南财经大学，2007.

[3] Shellmar Prods.Co.v.Allen-Qualley Co., 87 F.2d 104 (7th Cir.1936), cert.den., 301 U.S.695 (1937).

[4] Conmar Prods.Co.v.Universal Slide Fastener Co., 172 F.2d 150 (2d Cir.1949).

[5] Winston Research Corp.v.Minnesota Mining & Mfg.Co., 350 F.2d 134 (9th Cir.1965).

[6] Unif.Trade Secrets Act, §2(a).

[7] Restatement of the Law (Third) of Torts: Unfair Competition §44, cmt c..

[8] American Can Co.v.Mansukhani, 742 F.2d 314, 334 n.24 (7th Cir.1984).

[9] D.Kirk Jamieson, Just Deserts: A Model to Harmonize Trade Secret Injunctions, 72 Neb.L.Rev.539, 518.

[10] Richard F.Dole, Jr., Permanent Injunctive Relief for Trade Secret Misappropriation without an Express Limit upon Its Duration: the Uniform Trade Secrets Act Reconsidered, Boston University School of Law, Journal of Science and Technology Law[EB/OL].http://bujostl.org/working.php.

[11] K-2 Ski Co.v.Head Ski Co., 506 F.2d 471 (9th Cir.1974).