新商标法59条3款的理解和适用

文 / 蒋利玮 / 北京市第三中级人民法院

新商标法59条3款的理解和适用

文 / 蒋利玮 / 北京市第三中级人民法院

新商标法59条3款规定的商标在先使用抗辩未明确其适用要件是否要求商标注册人是恶意或善意，但无论采恶意说、善意说、或兼顾恶意善意的混合说，均存在难以自圆之处，有必要采取漏洞补充的方法予以解释。

2013年8月30日新修订的商标法第59条第3款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。该条款系商标法中首次对在先使用抗辩进行规定，将于2014年5月1日开始实施，但是该条款具体应当如何适用，在新法实施之前如何与现有的司法政策衔接，尚不明确。笔者不揣浅陋，对上述问题试作分析。

一、适用要件

从条文本身来看，商标法59条3款的适用要件包括：（1）双方的商标系在同一种或类似商品上的相同或近似商标；（2）在原告商标申请日之前，被告先于原告商标申请人使用商标；（3）在原告商标申请日之前，被告使用商标有一定影响1.“原告”、“被告”是诉讼法中一审程序的概念，上述要件中更准确的表述可能是“被控侵权人”、“被控侵权商标”、“请求保护商标”、“主张权利商标”等，但为了简明扼要，本文仍然选择不那么准确又不至于产生歧义的“原告”、“被告”、“原告商标”、“被告商标”的称谓。。第一个要件是在先使用抗辩适用的前提条件，第二、三个要件则分别是形式要件和实质要件。只有被告使用商标构成侵权的前提下，才有必要考虑适用在先使用抗辩。如果侵权不成立，则无需考虑抗辩是否成立。是否构成侵权，应当依照新商标法57条2. 新商标法57条： 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；……进行判断。同时，第一个要件还有一层含义是：被告使用的商标是未注册商标。如果被告使用商标系注册商标，则该纠纷属于注册商标之间的纠纷，应当依据新商标法第45条通过宣告无效程序解决3. 最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定第1条第2款：原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。。

相对而言，上述第二、三个要件更为复杂，下文分开论述。

（一）形式要件：在原告商标申请日之前，被告先于原告商标申请人使用商标。

1、被告在原告商标申请日之前使用商标。

根据新商标法33条、36条2款4. 新商标法33条：对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。新商标法36条2款：经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。规定，商标专用权自初步审定公告三个月期满之日起计算。商标提出申请之后至获得商标专用权之前，不存在侵犯注册商标专用权的可能。但是，法律规定在先使用抗辩，指的是在原告商标申请注册日之前的使用，而不是原告商标核准注册日之前的使用。被告在商标申请日之后核准注册日之前的使用情况，虽不构成侵权，但也不允许作为抗辩事由。其理由在于维护商标申请在先原则5. 新商标法31条：两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标。，鼓励商标注册。“从发展看，应当引导和鼓励经营者将其商标申请注册，以增强自我保护手段，避免发生纠纷或者发生纠纷后也易于处理。”6. 参见全国人大常委会法制工作委员会民法室编著：《<中华人民共和国反不正当竞争法>释义》。事实上，不仅在先使用抗辩，驰名商标抗辩也是以商标申请日作为标准时。7. 最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释11条：被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：……（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。

新商标法48条8. 新商标法48条：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。与之前的商标法实施条例3条相比，增加了“用于识别商品来源”的表述。该表述揭示了商标使用的实质。所谓商标使用，是指商标通过市场交易活动在相关消费者中实际发挥区分商品来源作用的过程。如果没有被相关消费者接触，或者没有发挥区分商品来源的作用，例如没有证实已经投入市场的商品外包装、无法确定发行范围的内部刊物，则不能认定为商标使用。

2、被告先于原告商标申请人使用。

2012年12月28日全国人大常委会法制工作委员会公布的商标法修正案（草案）58条3款9. 商标法修正案（草案）58条3款：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。参见http://www.npc.gov. cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2012-12/28/content_1749326.htm。并没有使用“先于商标注册人使用”的表述。可见，“先于商标注册人使用”是立法者在最后的修改过程中增加的内容。考虑到商标权变更，所谓的商标注册人，应当理解为商标申请人，而并非商标专用权人。需要注意的是商标申请人的使用，并不一定是在商标申请日之后，而有可能在商标申请日之前。如果被告虽然在原告商标申请日之前使用商标，但是在原告商标申请人之后使用，则无论被告使用商标在原告商标申请日之前是否具有一定影响，均不允许适用在先使用抗辩。

3、在先使用抗辩的标准时不以商标权转让发生变更。

在原告商标系受让取得的情况下，能否认为原告系受让之后取得商标权利，被告可以依据商标申请日之后原告受让之前的商标使用情况主张抗辩？答案是否定的。在先使用抗辩实质上是注册商标与未注册商标之间的冲突，显然不能因为注册商标的转让而对其权利施加限制，或者因此给予未注册商标一方更多的优惠。

（二）实质要件：在原告商标申请日之前，被告使用商标有一定影响。

1、在原告商标申请日之后，被告使用商标有一定影响不能作为抗辩理由。

在原告商标申请日之前，被告使用商标尚未达到一定影响，但在之后达到一定影响的，能否适用在先使用抗辩？答案也是否定的。最高人民法院知识产权庭孔祥俊庭长曾有精准的论述：“注册商标具有排斥相同类似商品上的相同近似商标的法律能力，在后商标不能因为无视在先注册商标的存在而进行的在后使用等，反而构成知名商品特有名称等，亦不能因此产生法律上的权利。”“至于如果禁止此种已有一定影响的在后商标的使用，是否剥夺了它的贡献，会不会不公平？我的回答是咎由自取，明知法律上的不能为而为之，对于不利后果应该早有预见，不应该报侥幸心理，当然应当承担由此带来的法律风险。”10. 新商标法32条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

2、商标法59条3款未区分原告商标注册是否存在恶意，即未区分被告使用商标具有一定影响是否应当及于原告商标申请人。

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》18条2款规定，在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应当认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其具有一定影响。该条款虽然是对旧商标法31条、新商标法32条10的解释，但基于法律用语同一解释的规则，新商标法59条3款中的“有一定影响”和新商标法32条中的“有一定影响”应当作同一解释。在具体个案中，如何掌握一定的持续时间和区域历来存在争议。持续时间是必须满1年，还是3个月也可以？区域是必须在某省某市，还是在某县也可以？还有的观点认为应弱化持续使用时间和区域的客观标准，采用主观标准，即在先商标使用为在后商标申请人应知或明知即可认定为在先商标使用“有一定影响”。

如果采用主观标准解释“有一定影响”，则说明新商标法59条3款中的商标注册人明知或应知在先商标使用，其注册商标存在恶意。反之，如果采用客观标准解释“有一定影响”，则新商标法59条3款中的商标注册人注册商标可能是善意的，也可能是恶意的。当然，还可以对新商标法59条3款中的“有一定影响”作限缩解释，即新商标法32条中的“有一定影响”是与“不正当手段”相联系，因此应当解释为在后商标申请人明知或应知在先商标使用，而新商标法59条3款中的“有一定影响”没有涉及“不正当手段”，因此应当解释为在后商标申请人不知晓在先商标使用情况，在后商标申请人与在先商标使用人均是善意的。为了便于分析，不妨将上述三种解释分别称为：恶意说、混合说、善意说。

从新商标法59条3款规定 “先于商标注册人使用”来看，善意说可能不成立。因为即便在先商标使用人晚于商标注册人使用，仍然有可能在商标申请日之前经过使用具有一定影响，即原告使用商标在先，被告使用商标在后，之后在原告申请商标之前被告商标经过使用已经具有一定影响，且双方互不知晓对方商标，此时双方都是善意的。这种情形与“先于商标注册人使用”情形本质上无差异。既然立法者明确排除其中一种情形，则应当认为善意说不成立，否则规定“先于商标注册人使用”毫无意义。基于同样的理由，混合说也不能成立。

在后商标申请人与在先商标使用人均是善意的情形是否允许在先商标使用人主张不侵权抗辩，理论上存在争议。孔祥俊庭长曾对此进行总结并论述：“一是认为为体现鼓励商标注册的立法精神，体现注册商标强保护及维护注册商标在国内市场使用上的统一性，防止相关公众混淆，应当不允许在先使用商标继续使用和进行侵权抗辩；二是认为既然在先使用是善意的，不允许使用或者不侵权抗辩不公平；三是折中观点，即允许在原使用范围内使用和不侵权抗辩。这些观点各有道理，在法律尚无规定的情况下，该问题尚不突出，情况也比较复杂，表态的时机和条件尚不成熟。该问题最好留给立法去解决。”

如果采取恶意说，即认为新商标59条3款中的“有一定影响”指的是商标注册人明知或应知在先商标使用人的使用，则在法律后果上会与新商标法32条产生冲突。根据新商标法32条，在先商标使用人使用的商标及于在后商标申请人，在后商标申请人明知或应知在先商标使用人使用的商标，则其提出的在后商标申请不予注册或应予无效。而根据商标法59条3款，在先商标使用人使用的商标及于在后商标申请人，在后商标申请人明知或应知在先商标使用人使用的商标，在先商标使用人仅能在原使用范围内使用商标且应当附加区别标识。换而言之，在先商标使用人通过行政程序可以宣告在后的注册商标无效，进而可以自由使用商标；在民事诉讼程序中主张抗辩则只能在原使用范围内使用且需附加区别标识。法律后果上的明显不同，将鼓励当事人通过行政程序解决争议，在民事诉讼程序中则申请诉讼中止，严重削弱在先使用抗辩存在的独立价值，使其依附于行政程序，而且降低民事诉讼效率11. 民事诉讼程序一审审限6个月，二审审限3个月。根据新商标法45条，商标宣告无效程序的审查期限是12个月。后续的行政诉讼程序一审审限3个月，二审审限2个月。因此，比较而言，民事诉讼程序更为迅捷。。如果在先使用抗辩成立，而人民法院拒绝中止诉讼程序直接判决，则行政程序宣告注册商标无效将导致民事判决中的限定使用范围和附加区别标志无需执行，明显损害司法判决的权威。

按照体系解释的方法，则更倾向于采用善意说。因为立法者仅对注册商标违反新商标法32条抢注在先使用并有一定影响的商标作了允许抗辩的规定，但对注册商标违反新商标法13条侵犯驰名商标权利，违反新商标法15条侵犯被代理人或被代表人利益，均未作允许抗辩的规定，似乎可以推论立法者在新商标法59条3款规定的内容与新商标法32条、13条、15条均有所不同，前者商标注册人系善意，后者商标注册人系恶意。

采用恶意说更为迫切的问题是该条规定如何与现行的司法政策衔接。按照最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发〔2011〕18号）22条、注册商标权人的注册商标属于复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标、抢注被代理人或者被代表人的商标或者以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标，被诉侵权的在先商标使用人以此为由提出抗辩的，应当予以支持。按照现行的司法政策，民事侵权抗辩与行政宣告无效的法律后果是大致相当的，前者是驳回原告诉讼请求，后者是宣告原告注册商标无效。如果在后商标注册人在2014年5月1日新商标法实施之前请求判令在先商标使用人在原有范围内使用商标且附加区别标志，人民法院应当如何处理则变成十分棘手的问题。

从上述论述可以，无论采取善意说，还是采取恶意说，在解释上均存在一定的缺陷，因此有必要采取漏洞补充的方式对新商标法59条3款进行解释。一种方案是坚持善意说，弱化“先于商标注册人使用”的要件，即对于在先商标使用人在商标注册人之后使用，但在商标申请日之前已经达到一定影响，且双方均为善意的，允许在先商标使用人在原使用范围内继续使用，但应当附加适当区别标识。另一种方案是坚持恶意说，在法律效果上与新商标法32条、新商标法45条1款规定12. 新商标法45条1款： 已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。的5年宣告无效申请期限相统一，即规定在商标注册之日起5年内主张在先使用抗辩成立的，应当判决驳回原告诉讼请求；在商标注册之日起满5年主张在先使用抗辩成立的，应当判决被告在原有使用范围内使用且应当附加适当区别标志。当然，还可以将上述两种方案混合，即分别规定商标注册人为恶意、善意两种不同情形的适用要件和法律后果。

二、法律后果

根据新商标法59条3款规定，商标在先使用抗辩成立的法律后果是注册商标专用权人无权禁止他人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。其中，“附加适当区别标识”容易解释，人民法院可以在征求双方当事人意见的基础上，根据具体情况判令被告附加地名、企业名称等标识，或者单独加以说明等方式作为区别标识。对于“原使用范围”，则可以比照专利法中的先用权抗辩进行解释。

专利法69条2项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称专利侵权解释）15条3款规定，专利法69条2项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

与专利相比，商标的使用范围除应当限定商品生产规模或服务提供规模以外，还应当限定商品或服务种类。日本商标法32条1款规定：“在他人商标注册申请前，在日本国内不是出于不正当竞争的目的，而在该商标注册申请的指定商品或指定服务或与其类似商品或类似服务上使用该商标或与其近似商标的结果，在该商标申请注册之际，已使消费者广为知晓该商标表示与其业务相关的商品或服务时，其使用者当在继续于其商品或服务上使用该商标的场合，则拥有在其商品或服务上使用该商标的权利。该业务的承继者也同样如此。”日本商标法虽未限定商品生产规模或服务提供规模，但其对在先使用抗辩的实质要件为“消费者广为知晓”，相对我国规定的“有一定影响”更为严格，这种情形下限定规模已无意义。因此，对新商标法59条3款中“使用范围”的解释应当与该条中“有一定影响”的范围相当，即解释为在原商品生产规模或服务提供规模内提供已有的商品或服务，不包括与之类似的商品或服务。

所谓“原使用范围”，还涉及到时间的界定。对于使用时间的界定，应当与前述善意说、恶意说相关联。如采善意说，在后商标注册人为善意，则为了维护商标申请在先的注册制度，应当严格解释“原使用范围”为在后商标申请日之前的使用范围；如采恶意说，在后商标注册人为恶意，则为了制止恶意抢注，统一新商标法59条3款和新商标法32条、45条1款的法律后果，应当将“原使用范围”解释为在后商标注册日满5年之前的使用范围。

最后，对于商标在先使用抗辩，应当借鉴《专利侵权解释》15条4款规定13.《专利侵权解释》15条4款：先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。，即抗辩权专属于在先商标使用人，不得转让或许可，但可以承继。

三、结论

新商标法59条3款未明确在后商标注册人是否存在恶意，是否知悉在先商标使用人的使用。如采善意说，则该条款限定在先商标使用人“先于商标注册人使用”没有意义，因为还存在在先商标使用人虽晚于商标注册人使用，但双方均为善意的情形。如采恶意说，则该条款的法律后果与相同情形下依据新商标法32条提起宣告无效程序的法律后果不同，鼓励当事人申请中止民事诉讼程序，影响民事诉讼效率，削弱在先使用抗辩独立存在的价值。

有鉴于上述法律漏洞，建议在对新商标法出台司法解释的过程中对上述问题予以明确：

1、如采善意说，则应当弱化新商标法59条3款的“先于商标注册人使用”的条件，规定在先商标使用人在商标注册人之后使用，但在商标申请日之前已经达到一定影响，且双方均为善意的，允许在先商标使用人在原使用范围内继续使用，但应当附加适当区别标识。“原使用范围”解释为在先商标使用人在在后商标申请日时已经使用的商品或服务所达到的商品生产规模或服务提供规模。

2、如采恶意说，则应当统一新商标法59条3款与新商标法32条、45条1款的法律后果，规定在商标注册之日起5年内主张在先使用抗辩成立的，应当判决驳回原告诉讼请求；在商标注册之日起满5年主张在先使用抗辩成立的，应当判决被告在原有使用范围内使用且应当附加适当区别标志。“原使用范围”解释为在先商标使用人在在后商标注册日之日起满5年时已经使用的商品或服务所达到的商品生产规模或服务提供规模。

3、可以将上述两种方案混合，即分别规定在先商标使用人、商标注册人均为善意，以及在先商标使用人善意、商标注册人恶意两种情形下的抗辩的适用要件和法律后果。

4、在先使用抗辩权专属于在先商标使用人，不得转让或许可，但可以承继。

参考文献

【1】孔祥俊. 论我国商标司法的八个关系【J】知识产权. 2012(7).